Yhteiset säännöt tavaramerkin suojaamiseen ja käyttöön vahvemman brändin puolesta

Franchising-yrittäjä saa hyvän pohjan toiminnalleen saadessaan alusta alkaen käyttöönsä Franchising-antajan suojaaman, markkinoilla jo testatun ja tunnetun brändin. Tunnettu brändi on keskeinen osa yrityksen menestystarinaa, ja jokainen Franchising-ketjun jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan brändin tunnettuuteen ja sen kasvuun. Oikein käytetyt tavaramerkit, logot ja iskulauseet vahvistavat brändin arvoa. Ketjun tunnuksia tulee käyttää niiden rekisteröidyssä muodossa. Tavaramerkkeihin tehdyt muutokset, esimerkiksi muutokset kuvioelementeissä tai sijamuotojen lisääminen tavaramerkin perään, eivät välttämättä ole merkin käyttämistä sen rekisteröidyssä muodossa.

Pahimmassa tapauksessa tavaramerkin käyttäminen ei-rekisteröidyssä muodossa edesauttaa merkin vesittymistä tai sen muuttumista yleissanaksi. Hetekka ja aspirin ovat hyviä esimerkkejä tavaramerkeistä, jotka vesittyivät ja joista tuli yleissanoja. Ajankohtaisempi esimerkki on Polaroid, joka kuitenkin vielä pyrkii aktiivisilla toimenpiteillään pelastamaan Polaroid-nimen muuttumisen yleissanaksi. Kenelläkään ei lähtökohtaisesti ole yksinoikeutta yleissanaan, vaan tällaiset merkit jäävät markkinoilla kaikkien vapaasti käytettäväksi.

Yhtä lailla tavaramerkki, jota on käytetty ei-rekisteröidyssä muodossa, saattaa johtaa rekisteröinnin kumoamiseen kolmannen tahon vaatimuksesta, jos tavaramerkin haltijalla ei ole vaadittaessa antaa riittävää näyttöä rekisteröidyn merkin käytöstä rekisteröidyssä muodossa.

Tavaramerkkirekisteröinti on nimittäin kumottavissa kolmannen hakemuksesta, mikäli sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön haetuille tavaroille tai palveluille, taikka sitä ei ole otettu käyttöön rekisteröidyssä muodossa, kohdemaan tavaramerkkilainsäädännöstä riippuen yleistäen, 3-5 vuoden sisällä merkin rekisteröintipäivästä tai vastaavasti, jos merkin käyttö on yhtäjaksoisesti keskeytyneenä ilman syytä kohdemaan tavaramerkkilainsäädännöstä riippuen yleistäen 3-5 vuoden ajan.

Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – mitä vaaditaan?

Tavaramerkin käyttämättömyyteen perustuvan kumoamisen estämiseksi tavaramerkin haltijan tulee erityyppisillä todisteilla näyttää toteen, että rekisteröity tavaramerkki on käytössä. Käyttönäytön mitä lähtökohtaisesti ei tarvitse olla määrällisesti paljon, tulee selkeästi osoittaa rekisteröidyn tavaramerkin käyttö rekisteröidyille tavaroille ja palveluille. Tämän lisäksi käyttönäytöstä tulee käydä ilmi relevantti ajanjakso, jolloin tavaramerkkiä on käytetty sekä relevantti maantieteellinen alue, missä merkkiä on käytetty. Mikäli haltija ei pysty toimittamaan näyttöä merkin käytöstä, rekisteröinti voidaan kumota kokonaan tai osittain.  Tästä syystä tavaramerkkien ja tunnusten käytöstä on hyvä kerätä vuosien varrella näyttöä, kuten markkinointimateriaalia (myös kolmansien tuottamaa), tuotepakkauksia, markkinatutkimuksia ja/tai esimerkiksi myynti- ja markkinointibudjettitietoja.

Hyvänä muistutuksena käyttönäytön tarpeellisuudesta toimii EU-tavaramerkkiviranomaisen (”EUIPO”) tammikuussa 2019 antama päätös (no 14788 C), koskien McDonald’s EU-tavaramerkin BIC MAC (EUTM 000062638) kumoamista. EUIPO kumosi tuolloin rekisteröinnin johtuen riittämättömästä näytöstä merkin käytölle. McDonald’s toimitti huomattavan määrän käyttönäyttöä, sisältäen mm. työntekijöiden valaehtoisia lausuntoja, mutta EUIPO:n mukaan näyttö ei ollut tarpeeksi laaja tai objektiivinen. EUIPO:n perustelujen mukaan McDonald’s näyttö ei sisältänyt mm. itsenäistä ja puolueetonta näyttöä siitä missä ja miten tavaramerkin sisältämiä tuotepakkauksia ja esitteitä oli ollut jakelussa tai osoituksia siitä, että tuotteita olisi myyty, eikä informaatiota mistä maista/paikoista ja milloin McDonald’s nettisivuilla oli vierailtu (sivustot, joissa merkki BIC MAC oli käytössä).

Toiminimi-/aputoiminimisuoja ei korvaa tavaramerkkisuojaa

Tunnuksen käyttö sen rekisteröidyssä muodossa korostui myös markkinaoikeuden antamassa päätöksessä (MAO 572/20), jossa markkinaoikeus kumosi aputoiminimen Auto 1, koska tunnusta ei ollut käytetty rekisteröidyssä muodossa vaan ainoastaan muodossa ”auto1.fi”. Tavaramerkin osalta merkin pieni ”modernisointi”, nykypäivään sopivaksi, kuten esimerkiksi kuviomerkin fonttimuutos, tai jopa merkin käyttö muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, on kuitenkin oikeuskäytännön mukaisesti sallittua.

Markkinaoikeus katsoi yllä mainitussa päätöksessään, että toiminimeen on tavaramerkkiä vähäisemmässä määrin tarvetta tehdä muutoksia toiminimen sopeuttamiseksi markkinaolosuhteisiin, ottaen huomioon toiminimen eri tehtävät, erottaa yritys/toimija toisesta yrityksestä/toimijasta, verrattuna tavaramerkin tehtävään erottaa haltijan tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Markkinaoikeus huomioi myös, että toiminimeen voi sisältyä vain sanallisia elementtejä, toisin kuin tavaramerkkiin, joka voi olla minkälainen merkki tahansa, kunhan se täyttää tavaramerkkilaissa asetetut vaatimukset.  Muutos sanallisissa elementeissä voidaan ajatella olevan huomattavasti suurempi muutos kuin esimerkiksi kuvioelementin fonttimuutos.

Samassa yhteydessä on myös syytä huomioida, että rekisteröity tavaramerkki antaa laajemman suojan loukkaustilanteissa kuin esimerkiksi aputoiminimi. Tämä juontuu myös oikeuksien eri tehtävistä. Toiminimen tehtävänä on yksilöidä yritys/toimija, mutta tavaramerkillä tulee olla erottamiskykyä eikä eri merkkien välillä, jotka kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita ja/tai palveluita, saa vallita edes sekaantumisvaaraa. Tästä johtuen tavaramerkillä saatavan suojan laajuus suhteessa kilpailijoiden samankaltaisiin merkkeihin on yleisesti ottaen Suomessa huomattavasti parempi tavaramerkillä, kuin aputoiminimellä.

Kattavasti yrityksen tavaroille ja palveluille kohdistettu, tarpeen mukaan jokaisen brändimuutoksen yhteydessä uudelleen haettu tavaramerkkisuoja, tavaramerkin oikeanlainen käyttö sekä mahdollisiin loukkaustilanteisiin puuttuminen, on äärimmäisen tärkeää erityisesti liiketoimintamallissa, jossa menestys perustuu vahvasti brändiin ja sen erottamiskyvyn vaalimiseen. Tällä tavoin voidaan myös estää ikävia yllätyksiä.