Värikäs tulkinta mustavalkoisiin kuviomerkkeihin
Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkosto European Trade Mark and Design Network, TMDN pyrkii yhtenäistämään EU-alueen tavaramerkkikäytäntöjä. TMDN julkaisi 15.4.2014 mustavalkoisten ja harmaasävyisten kuviomerkkien suoja-alan yhtenäisiä käytäntöjä koskevan yhteisen tiedonannon Common communication on the Common practice of the Scope of Protection of the Black and White Marks.
TMDN:n jäseniä ovat sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) eli OHIMin, lisäksi kaikki kansalliset virastot. Uusi käytäntö on voimassa 15.7.2014 alkaen sen implementoineissa 23 tavaramerkkivirastossa OHIM mukaan lukien.
Suomi ja Ruotsi jättäytyivät uudistuksen ulkopuolelle. Suomalaisten tavaramerkinhaltijoiden toimintaan merkittävimmin vaikuttaa se, miten käytäntö implementoidaan OHIMissa.
Tulkinta muuttuu
Yhteisessä tiedonannossa otetaan kantaa mustavalkoisten merkkien suoja-alaan ja erityisesti siihen, miten merkkejä tulkitaan merkin tosiasiallista käyttöä arvioitaessa, prioriteetin määrittämisessä ja relatiivisten esteiden tutkinnassa.
OHIM ei enää katso mustavalkoista ja värillistä merkkiä identtisiksi, jollei muutos värityksessä ole merkityksetön. Muutoksen merkityksettömyydellä tarkoitetaan sitä, ettei kohtuullisen valistunut kuluttaja huomaisi eroa merkkien välillä, muutoin kuin tarkastellessaan merkkejä rinnakkain. Tiedonannon esimerkeistä päätellen muutoksen tulee käytännössä olla lähes huomaamaton, jotta eriväriset merkit katsottaisiin identtisiksi.
Yhtenäisen käytännön ulkopuolelle on jätetty muun muassa merkkien suoja-alan tulkinta loukkaustapauksissa. Ongelmallista on, että loukkausarvioinnissa ja rekisteröinnin esteiden arvioinnissa käytetään samaa arviointia merkkien sekoitettavuudesta. Näitä kahta ei tulisi siis täysin erottaa toisistaan, ja niiden tulisikin selkeyden vuoksi noudattaa samaa linjaa.
Mustavalkoisen kuviomerkin suojan laajuudessa on perinteisesti ollut eroja kansallisten tavaramerkkivirastojen välillä. Mustavalkoisen merkin rekisteröintiä on monin paikoin pidetty tavaramerkkiportfolioiden niin sanottuna perusrekisteröintinä, ja sen on ajateltu kattavan merkin käytön myös kaikissa mahdollisissa väreissä.
Kuviomerkki on ollut järkevää rekisteröidä mustavalkoisena, jotta se saa laajimman mahdollisen suojan. Monet tavaramerkkivirastot, kuten OHIM ja PRH, ovat tulkinneet mustavalkoisen rekisteröinnin hakijan tarkoittaneen, että rekisteröinti kattaa kaikki väriyhdistelmät.
Uusi käytäntö pyrkii huomioimaan merkin vain sellaisessa muodossa, jossa se on rekisteröity. Tämä kaventaa mustavalkoisena rekisteröidyn tavaramerkin suoja-alaa.
Mikä on tosiasiallista käyttöä?
Tavaramerkki tulee ottaa käyttöön viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä. Jos merkkiä ei käytetä siinä muodossa kuin se on rekisteröity, se voidaan mitätöidä.
Mustavalkoisen merkin tosiasiallista käyttöä arvioitaessa otetaan yhteisen tiedonannon mukaan merkin käyttö värillisessä muodossa huomioon vain, jos sana- ja kuvioelementit ovat vastaavat ja merkin erottamiskykyisin osa, värielementti ei ole merkittävä ja tavaramerkin erottamiskykyinen osa ja samaa varjostuksen kontrastia on noudatettu.
Uusi käytäntö tarkoittaa, että mustavalkoisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä arvioitaessa ei merkin käyttöä värillisenä oteta välttämättä huomioon, jos merkkiä on käytetty vain värillisessä muodossa eivätkä yllä kuvatut edellytykset värillisen merkin osalta täyty.
Mustavalkoinen merkki voidaan näin ollen mitätöidä, vaikka sitä olisikin käytetty sen rekisteröintihetkellä voimassa olleen käytännön mukaisesti.
Relatiiviset esteet ja prioriteetti
Rekisteröinnin relatiivisten esteiden kannalta muutos tarkoittaa, että merkin aiemman mustavalkoisen rekisteröinnin haltijan tulee näyttää merkkien välillä olevan aito sekaannusvaara, kun aikaisemmin haltija voi vedota suoraan merkkien identtisyyteen. Väitteentekijän onkin varauduttava esittämään rekisteriviranomaiselle näyttöä merkkien sekoitettavuudesta relevantissa kohderyhmässä.
Prioriteettikysymyksissä merkkien ei katsota olevan identtisiä, jollei muutos värityksessä ole merkityksetön. Jos merkkejä ei katsota identtisiksi, myöhemmälle värilliselle hakemukselle ei myönnetä prioriteettia tai vaihtoehtoisesti aiempi hakemus ei estä uuden prioriteettiajan myöntämistä värilliselle hakemukselle.
OHIM soveltaa uutta käytäntöä 2.6.2014 lähtien takautuvasti, eli kaikkiin relatiivisia esteitä tai merkin käyttöä koskeviin menettelyihin sekä hakemuksiin, jotka ovat olleet vireillä, kun uudistus astui voimaan. Näin tavaramerkki saa rekisteröinnillä kapeamman suoja-alan kuin hakija merkkiä hakiessaan ehkä oletti.
Myös jo rekisteröityjen merkkien suoja-ala mahdollisesti kapenee ja rekisteröinti voi olla tosiasiallista käyttöä koskevan käytännön vuoksi alttiina mitätöinnille.
TMDN:n yhteisellä tiedonannolla on taannehtivasti muutettu rekisteröityjen tavaramerkkien suoja-alan tulkintaa käytännössä ilman julkista keskustelua. Vaikka kysymyksessä on vain yhtenäisesti noudatettava käytäntö, ohjannee se todennäköisesti myös tuomioistuinten käytäntöä.
Tulkinnan taannehtivasta vaikutuksesta ei myöskään ole etukäteen tiedotettu kovin aktiivisesti, eikä tavaramerkinhaltijoille ole annettu riittävää mahdollisuutta reagoida muuttuneeseen käytäntöön esimerkiksi täydentämällä rekisteröintejään.
Toteutuuko yhtenäinen käytäntö?
Tavoite unioninlaajuisesta yhtenäisestä käytännöstä ei toteudu, koska osa jäsenvaltioista ei sitä implementoi. Näin ollen samalla rekisteröinnillä voi edelleen olla eri suoja-ala eri maissa. Lisäksi mustavalkoisten merkkien tulkinta eri tilanteissa voi erota toisistaan esimerkiksi loukkaustapauksissa.
Uusi käytäntö on vain yhtenäisesti noudatettava käytäntö eikä varsinaisesti uusi laintasoinen säännös. Tavaramerkin suojan laajuus määräytyy viime kädessä tuomioistuinratkaisujen perusteella. Esimerkiksi OHIMin tulkintaohje luokkaotsikoiden kattavuudesta vesittyi osittain EUT:n IP translator -ratkaisun (C-307/10) myötä. Ratkaisu esimerkiksi vesitti osittain OHIMin tulkintaohjeen luokkaotsikoiden kattavuudesta.
Tässäkin asiassa tulkintaohjeen merkitys saattaa jäädä tarkoitettua vähäisemmäksi. Oletettavaa ainakin on, että käytäntö saa varsinaisen muotonsa vasta tulevien ratkaisujen myötä. Mustavalkoisten merkkien suoja-alan laajuus on tällä hetkellä vähintään epäselvä.
Ennen kuin tulkintaan saadaan selvyys, tulee tavaramerkinhaltijoiden tarkistaa oma tavaramerkkiportfolionsa ja tarvittaessa jättää täydentäviä hakemuksia, jos tärkeitä merkkejä on käytetty vain värillisenä.
Uuden käytännön vuoksi tavaramerkinhaltijoiden tulee myös entistä tarkemmin päättää uuden merkin väritys ja sen perusteella jättää hakemus siinä tai niissä värivariaatioissa, joissa merkkiä tullaan käyttämään. Mikäli merkkiä ei ole rekisteröity siinä värityksessä kuin merkkiä käytetään, otetaan oikeudenmenetyksen riski.
Marianne Hollands
Asianajaja, Senior Associate
Asianajotoimisto Borenius Oy
