Monopoly -tavaramerkki mitätöitiin vilpillisen mielen perusteella

3/2021 3.5.2021
Monopoly game

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi 21 huhtikuuta 2021 merkittävän ratkaisun (T‑663/19) koskien tavaramerkin uudelleenrekisteröintiä vilpillisessä mielessä. Yleinen tuomioistuin arvioi ns. ”evergreening” (ikivihreistäminen) tavaramerkkien rekisteröintistrategiaa ja sen hyväksyttävyyttä EU tavaramerkkiasetuksen perusteella. Yleistäen evergreening -strategiassa on kyse siitä, että hakija rekisteröi saman tai samankaltaisen tavaramerkin uudestaan viiden vuoden määräajan aikana tarkoituksenaan välttää velvollisuus esittää näyttöä tavaramerkin käytöstä ja saadakseen keinotekoisesti uuden viiden vuoden suoja-ajan. 

Tapauksen tausta

Vuonna 2011 Hasbro rekisteröi EU-tavaramerkin sanalle “MONOPOLY” luokkiin 9, 16, 28 ja 41 kuuluville tavaroille ja palveluille. Ennen tätä Hasbro oli myös rekisteröinyt kolme EU-tavaramerkkiä samalle sanamerkille, ensimmäisen vuonna 1998, toisen vuonna 2009 ja kolmannen vuonna 2010, mitkä kaikki olivat rekisteröity luokkiin 9, 16, 25, 28 ja 41 kuuluville tavaroille ja / tai palveluille.

Vuonna 2015 kroatialainen lautapelin “DRINKOPOLY” omistajayhtiö Kreativni Događaji dooa vaati Hasbron vuoden 2011 rekisteröidyn tavaramerkin mitätöimistä perustuen Hasbron vilpilliseen mieleen tavaramerkkiä haettaessa. Kroatialaisen yhtiön mukaan kyse oli sellaisesta uudelleen hakemisesta, jonka tarkoituksena oli kiertää velvollisuus todistaa tavaramerkin todellinen käyttö.

EUIPO:n mitättömyysosasto hylkäsi alun perin mitätöintivaatimuksen, mutta Kreativni valitti päätöksestä EUIPO:n valituslautakuntaan (BoA). BoA päätti, että Hasbro oli toiminut vilpillisessä mielessä, kun se jätti vuoden 2011 rekisteröinnin tavaroille ja palveluille, jotka olivat identtisiä aikaisempien rekisteröintien kattamien tavaroiden ja palvelujen kanssa. BoA totesi, että Hasbron tarkoituksena oli hyödyntää EU:n tavaramerkkisääntöjä luomalla keinotekoisesti tilanne, jossa sen ei tarvitse todistaa aikaisempien tavaramerkkiensä todellista käyttöä mainituissa tavaroissa ja palveluissa ja kumosi osittain vuoden 2011 rekisteröinnin päällekkäisten luokkien osalta. Hasbro valitti unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Yleisen tuomioistuimen johtopäätökset

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että vilpillisen mielen käsite liittyy tavaramerkin hakijan subjektiiviseen motivaatioon, epärehelliseen tarkoitukseen tai muuhun pahaan motiiviin. Siihen sisältyy käyttäytyminen, joka poikkeaa hyväksytyistä eettisen käyttäytymisen periaatteista tai rehellisistä kaupallisista ja liiketoiminnallisista käytännöistä.

Aikaisemman oikeuskäytännön mukaisesti vilpillisen mielen arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät tavaramerkkihakemuksen jättöhetkellä. Tällöin on arvioitava, onko tavaramerkkirekisteröinti väärinkäyttöä, ristiriidassa rehellisten liiketoiminnan käytäntöjen kanssa, onko hakemuksen jättämisen taustalla perusteltu liiketoiminnallinen logiikka ja mikä on rekisteröintiin johtanut tapahtumainkulku.

Unionin yleisen tuomioistuin totesi, että vaikka saman tavaramerkin toistuvat rekisteröintihakemukset eivät ole nimenomaisesti kielletty tavaramerkkiasetuksessa, voidaan tällinen uudelleenrekisteröinti katsoa tehdyn vilpillisessä mielessä, mikäli sen tarkoituksena on väärinkäyttää tavaramerkkijärjestelmää välttämällä käyttämättä jättämisestä aiheutuvia seuraamuksia (kts. Pelikan, T‑136/11). Hasbron mukaan “MONOPOLY” -merkki rekisteröitiin uudelleen useista syistä, joiden tarkoituksena oli helpottaa heidän tavaramerkkisalkkunsa hallinnointia.

Hasbron mukaan Monopoly oli ”niin kuuluisa, että olisi mielikuvituksellista ehdottaa, ettei se ole käyttänyt tavaramerkkiä pelien yhteydessä”. Edelleen Hasbro vetosi käyttönäytön keräämisen ja todistamiseen liittyvän menettelyn aiheuttavan heille merkittäviä kustannuksia ja mikäli tällainen menettely katsottaisiin vilpilliseksi mieleksi, tulisi EUIPO hukkumaan mitättömyyskanteisiin kaikissa uudelleenrekisteröintitapauksissa. Lisäksi Hasbro vetosi siihen, että evergreening -strategia on yleisesti hyväksytty ja käytössä myös muilla toimijoilla.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että Hasbro on myöntänyt, että uudelleenrekisteröinnin tarkoituksena on ollut keinotekoisesti luoda tilanne, jossa sen ei tarvitse todistaa tavaramerkin käyttönäyttöä ja tällainen menettely on katsottava hakijan vilpilliseksi mieleksi ja tavaramerkkiasetuksen 59(1) artiklan mukaiseksi mitättömyysperusteeksi. Tuomioistuin painottaa, että olennaista arvioinnissa on hakijan tarkoitus hakemushetkellä. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi väitteen, jonka mukaan uudelleenrekisteröinti (evergreening) strategia on yleisesti hyväksytty ja käytössä, koska siitä ei ollut esitetty mitään näyttöä.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Hasbron valituksen. Päätös ei ole lainvoimainen.

Tavaramerkin uudelleenrekisteröintiä harkittaessa

Yleinen tuomioistuin vahvisti EUIPO:n linjauksen siitä, että uudelleenrekisteröinti voi täyttää vilpillisen mielen edellytykset. On kuitenkin muistettava, että pelkästään uudelleenrekisteröinti ei ole osoitus vilpillisestä mielestä vaan huomioon on otettava kaikki seikat kokonaisuutena ja erityisesti hakijan tarkoitus. Vilpillinen mieli voi olla kyseessä, jos on olemassa objektiivisia merkityksellisiä ja yhtäpitäviä seikkoja, jotka ovat omiaan osoittamaan, että tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättöpäivänä sen hakijalla oli tarkoitus joko vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saada yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin (kts. C‑371/18, SkyKick). Myös liiketoiminnallinen logiikka on huomioitava. Mikäli uudelleenrekisteröinnin perusteena on esimerkiksi logon päivitys ja modernisointi, ei kyseessä ole lähtökohtaisesti vilpillinen mieli (kts. BoA T‑136/11, Pelikan) taikka mikäli tarkoitus on päivittää tai tarkentaa palveluiden ja tavaroiden käytössä olevia luokkia (kts. EUIPO:n mitättömyysosaston tapaus 5817C DIRECTV). Lisäksi on muistettava, että vilpillisen mielen osalta näyttötaakka on mitätöintivaatimuksen esittäjällä.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Edilexissä 30.4.2021.

Kirjoittaja tutkii tällä hetkellä vilpillisen mielen käsitettä EU:n tavaramerkkioikeudessa Hankenin kauppakorkeakoulussa immateriaalioikeuteen painottuneessa maisterikoulutusohjelmassa.

Kuva: Joshua Hoehne, Unsplash

Kirjoittajat