Uusi peruste jäljittelyn kieltämiseksi: Maineen norkkimisoppi

Maineen norkkiminen tarkoittaa toisen elinkeinonharjoittajan toimintaan, tuotteeseen, tunnukseen tai vastaavaan liittyvän maineen ja tunnettuuden eli goodwill-arvon hyväksikäyttöä tavalla, joka ei välttämättä aiheuta sekaannusvaaraa.

Tyypillisesti maineen norkkimisessa on kyse melko tarkasta, mutta ei orjallisesta jäljittelystä. Esimerkiksi niin sanotut look-alike-tuotteet, jotka muistuttavat ulkoasultaan tunnettuja merkkituotteita olematta kuitenkaan niiden identtisiä kopioita, voivat merkitä maineen norkkimista. Lisäksi maineen norkkiminen voi ilmetä esimerkiksi tunnetun logon tai muun tunnuksen jäljittelynä ja jopa toisen yrityksen koko liiketoimintakonseptin kopiointina.

Ruotsissa maineen norkkiminen (renommésnyltning) on jo pitkään hyväksytty itsenäisenä kanneperusteena markkinatuomioistuimessa. Suomessa markkinaoikeus on perinteisesti edellyttänyt sekaannusvaaraa menettelyn kieltämiseksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) nojalla. Tämän seurauksena jäljittelyyn puuttuminen on voinut olla vaikeaa, jos jäljittelijä on estänyt sekaannusvaaran esimerkiksi käyttämällä markkinoinnissaan selkeästi omaa nimeään tai muuta tunnustaan.

Kiista goodwill-arvosta

Mahdollisuudet suojautua epäasianmukaista kilpailua vastaan paranivat merkittävästi huhtikuussa 2012, kun markkinaoikeus antoi päätöksen MAO 121/2012 (Granströms Båtvarv). Siinä se vahvisti maineen norkkimisen olevan SopMenL 1.1 §:n yleislausekkeen vastaisena kiellettyä riippumatta siitä, aiheutuuko menettelystä sekaannusvaara vai ei.

Tapauksessa oli kyse hakijayhtiö Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab:n sekä vastaajayhtiö P&M Granströms Båtvarv Oy:n ja sen omistajien välisestä riidasta, joka koski oikeutta käyttää tunnusta Granströms Båtvarv telakkatoiminnassa ja siihen liittyvien palvelujen markkinoinnissa.

Hakijayhtiön toimitusjohtaja U.G. sekä vastaajayhtiön hallituksen puheenjohtaja P.G. olivat aikaisemmin harjoittaneet yhdessä telakkatoimintaa Kb Granströms Båtvarv Ky -nimisen kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä. P.G.:n jätettyä kommandiittiyhtiön ja perustettua P&M Granströms Båtvarv Oy:n U.G. oli irtisanonut kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen ja perustanut Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab:n.

Markkinaoikeudessa hakijayhtiö vaati, että vastaajayhtiötä kielletään käyttämästä markkinoinnissaan ilmaisuja ”Granströms Båtvarv” ja ”Granströms Båtvarv Oy” sekä myös koko toiminimeään siten, että sen alkuosa ”P&M” on pienemmällä tekstikoolla kuin sen loppuosa.

Hakijayhtiön mukaan menettely luo vaikutelman, että vastaajayhtiö olisi jatkanut 1960-luvulla perustetun kommandiittiyhtiön tunnettua ja arvostettua liiketoimintaa, vaikka todellisuudessa tätä liiketoimintaa oli jatkanut hakijayhtiö.

Vastaajayhtiö kiisti vaatimukset korostaen muun muassa, että kommandiittiyhtiön goodwill-arvo ei ollut siirtynyt hakijayhtiölle. Vastaajayhtiö ei näin ollen ollut voinut käyttää hyväkseen sitä myöhemmin perustetun hakijayhtiön goodwill-arvoa. Vastaajayhtiön markkinoinnista ei myöskään ollut aiheutunut sekaannusvaaraa yhtiöiden välillä.

Markkinaoikeus uudistaa tulkintaa

Markkinaoikeus ratkaisi asian hakijayhtiön eduksi. Perusteluissaan markkinaoikeus totesi ruotsalaiseen oikeuskäytäntöön viitaten, että maineen norkkimisesta on kyse, kun elinkeinonharjoittaja oikeudettomasti luo markkinoinnissaan mielleyhtymän toisen elinkeinonharjoittajan toimintaan, tuotteeseen, tunnukseen tai vastaavaan voidakseen hyötyä toisen elinkeinonharjoittajan kohdeyleisön keskuudessa itselleen rakentamasta maineesta.

Tällainen hyväksikäyttö on omiaan tavalla tai toisella vahingoittamaan sen kohteeksi joutunutta elinkeinonharjoittajaa ja heikentämään kohdeyleisön kokonaiskuvaa markkinoista.

Maineen norkkiminen voidaan markkinaoikeuden päätöksen mukaan kieltää, kun jäljitelty toiminta, tuote, tunnus tai vastaava on markkinoilla niin tunnettu, että kohdeyleisö yhdistää sen tiettyyn elinkeinonharjoittajaan. Sitä vastoin kiellon määräämisen edellytyksenä ei ole, että menettely olisi tahallista tai että siitä aiheutuisi sekaannusvaara.

Markkinaoikeus on sittemmin toistanut Granströms Båtvarv -tapauksessa omaksumansa tulkinnan lokakuussa 2012 antamassaan päätöksessä MAO 381/2012 (Fischer). Siinä markkinaoikeus kuitenkin hylkäsi hakemuksen, koska se katsoi hakijoiden tuotteiden omaperäisyyden ja tunnettuuden jääneen näyttämättä.

Markkinaoikeuden päätös hyväksyä maineen norkkiminen osaksi SopMenL 1.1 §:n soveltamiskäytäntöä on erittäin merkittävä. Se parantaa olennaisesti Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia suojautua epäasianmukaista kilpailua vastaan silloinkin, kun yksinoikeussuoja on jäänyt puutteelliseksi tai kun jäljittelijä on tarkoituksellisesti pyrkinyt välttämään yksinoikeuksien loukkaamista, mutta ei goodwill-arvon hyväksikäyttöä.

Tavaramerkkisuoja täydentyy

Maineen norkkimisoppi muistuttaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille tavaramerkkilain ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen nojalla myönnettävää erityssuojaa erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä vastaan. Kummassakaan suojamuodossa ei edellytetä sekaannusvaaraa, mutta molemmat tulevat kysymykseen vain, jos jäljittelyn kohde on riittävän tunnettu.

Tarkkaa prosenttimääräistä tunnettuuden kynnysarvoa ei ole mahdollista määrittää. Huomionarvoista kuitenkin on, että maineen norkkimisopissa kohderyhmän on yhdistettävä jäljittelyn kohde tiettyyn elinkeinonharjoittajaan eikä vain tiettyyn anonyymiin kaupalliseen alkuperään, kuten tavaramerkkioikeudessa.

Maineen norkkimisoppiin vedotaan tyypillisesti silloin, kun kieltovaatimusta ei ole mahdollista perustaa suoraan suojatun yksinoikeuden loukkaukseen. Tämä on järkevää, sillä yksinoikeuden loukkaus on yleensä helpompi näyttää toteen kuin maineen norkkiminen. Lisäksi hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset voidaan esittää samassa prosessissa suoraan yksinoikeuslakien nojalla – toisin kuin SopMenL:iin perustuvissa asioissa, joissa vahingonkorvausta on vielä toistaiseksi vaadittava erillisessä prosessissa.

Vaihtoehtoinen peruste kieltokanteen ajamiselle

Maineen norkkimisoppi voi soveltua myös silloin, kun kieltokanne olisi yhtä hyvin ajettavissa yksinoikeuden loukkauksen perusteella. Osoituksena tästä on Ruotsin markkinatuomioistuimen lokakuussa 2012 antama ratkaisu MD 2012:11 (Datoteket).

Siinä oli kyse logon jäljittelystä. Toiminimellä Datoteket elektroniikka-alan vähittäiskauppaa harjoittanut vastaaja käytti liiketoiminnassaan logoa, joka muistutti kuvioelementeiltään, kirjasintyypiltään ja väritykseltään hyvin paljon kantajan käyttämää Apoteket-logoa.

Markkinatuomioistuin katsoi kantajan logon olevan tunnettu erityisesti siksi, että kantaja oli lähes 40 vuoden ajan harjoittanut apteekkitoimintaa yksinoikeudella Ruotsissa samaa logoa tai sen muunnelmia käyttäen. Lisäksi kantajan markkinaosuus oli säilynyt merkittävänä apteekkitoiminnan vapautumisen jälkeenkin. Markkinatuomioistuimen mukaan vastaajan menettely oli maineen norkkimista, sillä vastaajan käyttämä logo aiheutti mielleyhtymän kantajan logoon.

Erikoista tapauksessa oli, että kantaja oli 2000-luvun puolivälin jälkeen suojannut logonsa kahdella kansallisella tavaramerkkirekisteröinnillä sekä yhteisön tavaramerkkirekisteröinnillä. Vastaajan tarjoamat tavarat ja palvelut poikkesivat kantajan tavaramerkkirekisteröintien kattamista tavaroista ja palveluista.

Kantaja olisi halutessaan voinut ajaa kieltokannetta Ruotsin tavaramerkkilain (varumärkeslag) nojalla. Markkinatuomioistuin ei kuitenkaan pitänyt Apoteket-logon kattavaa tavaramerkkisuojaa esteenä asian arvioimiselle maineen norkkimisena.

IPR-asioiden keskittämisen vaikutus

Maineen norkkimisoppi vaikuttaa osittain täydentävän yksinoikeussuojaa ja osittain olevan päällekkäinen sen kanssa. Usein on ainakin teoriassa mahdollista vaatia tietyn menettelyn kieltämistä sekä yksinoikeuden loukkauksen että maineen norkkimisen perusteella.

Käytännössä päällekkäisten vaatimusten esittäminen ei kuitenkaan tällä hetkellä ole prosessiekonomisesti järkevää. Tavaramerkki- ja mallioikeusasiat kuuluvat nimittäin toistaiseksi Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan, ja markkinaoikeus käsittelee ainoastaan SopMenL:iin perustuvat kieltovaatimukset.

Tilanne muuttuu syksyllä 2013, kun eduskunnan joulukuussa 2012 hyväksymä tuomioistuinuudistus toteutuu, ja kaikki immateriaalioikeudelliset riita-asiat keskitetään markkinaoikeuteen ensimmäisenä oikeusasteena. On varsin todennäköistä, että uudistuksen myötä maineen norkkiminen yleistyy ainakin toissijaisena kanneperusteena jäljittelytapauksissa.

Sarita Schröder
Associate
Asianajotoimisto Krogerus

Markkinaoikeuden päätökset:
http://www.markkinaoikeus.fi/fi/

121/2012, 4.4.2012
Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab > P&M Granströms Båtvarv Oy, PG och MG

381/2012, 13.11.2012
Oy Patrol Ab ja Fischer Sports GmbH > One Way Sport Oy

Marknadsdomstolen:
www.marknadsdomstolen.se/ > Avgöranden > Domar