G2/21 – Teknisen vaikutuksen osoittaminen myöhemmillä julkaisuilla
Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta antoi hiljattain päätöksen G2/21 liittyen teknisen vaikutuksen osoittamiseen tiedoilla, jotka eivät ole mukana hakemuksen alkuperäisasiakirjoissa. Päätöksen mukaan keksinnöllisyys on jatkossakin mahdollista tietyissä tilanteissa osoittaa tiedoilla, jotka eivät ole osa hakemustekstiä tai ennen hakemuksen tekemistä julkiseksi tullutta dokumenttia.
Keksinnöllisyyden arviointi EPO:ssa
Keksinnöllisyyttä arvioidaan Euroopan patenttivirastossa (EPO) sekä joissakin muissa virastoissa, mm. PRH:ssa, käyttäen ongelma-ratkaisu -periaatetta. Tärkeä osa tätä periaatetta on tekninen vaikutus, jonka piirre tai piirteet, jotka erottavat keksinnön lähimmästä tekniikan tason julkaisusta, saavat aikaan. Tästä teknisestä vaikutuksesta johdetaan se tekninen ongelma, jonka vaatimusten mukainen keksintö ratkaisee. Lopuksi tarkastellaan, ratkaiseeko jokin aiempi julkaisu yksinään tai toisen julkaisun kanssa saman ongelman samalla tavalla. Päätöksessä keskitytään nimenomaan tämän teknisen vaikutuksen todistamiseen tiedoilla, jotka eivät ole mukana hakemuksen alkuperäisasiakirjoissa.
Käsittelyt, joiden lopputulokseen annettu päätös vaikuttaa, olivat tauolla asian käsittelyn ajan. Mutta muuttaako G2/21-päätös näiden hakemusten käsittelyä tai tulevien hakemusten laatimista? Entä vaikuttaako päätös johonkin muuhun asiaan?
Myöhempien julkaisujen käyttöä ei ole lähtökohtaisesti poissuljettu
Vetoomuksen lähetteessä kysyttiin, miten vapaan todistusharkinnan periaate (principle of free evaluation of evidence) tulee ottaa huomioon, kun kyseessä on teknisen vaikutuksen osoittaminen julkaisulla, joka on myöhempi kuin patenttihakemuksen tekemispäivä (tai hakemuksen etuoikeuspäivä). Tyypillisesti tällaiset myöhemmät todisteet ovat vertailuesimerkkejä, eivätkä yleensä varsinaisia julkaisuja, vaikka toki niitäkin voidaan käyttää. Vertailuesimerkkien toimittaminen hakemuksen tekemispäivän jälkeen on ollut sallittua tähän asti, ja lisäesimerkkienkin tietyissä rajoissa. On myös mielenkiintoista, että päätöksessä puhutaan myös sellaisten julkaisujen käyttämisestä, jotka eivät ole olleet julkisia ennen hakemuksen tekemispäivää. Usein ennen hakemuksen tekemispäivää julkaistut tämän tyyppiset tiedot olisivat kuitenkin uutuudenesteitä, joten ennemmin kyse on tiedoista, jotka eivät ole mukana alkuperäisasiakirjoissa, kuin aiemmista julkaisuista.
Päätöksessä todetaan, että vetoomuksen lähetteessä käytetty termi ”uskottavuus” (plausibility) ei ole mikään erillinen ehto, joka tulisi ottaa huomioon patentoitavuutta arvioitaessa, vaan asia, joka tulee huomioida teknistä vaikutusta arvioitaessa. Myöskään kansallisista oikeuksien päätöksistä ei löytynyt perusteita pitää uskottavuutta erillisenä patentoitavuuden ehtona. Tästä syystä laajennettu valituslautakunta päätyi muotoilemaan kysymyksiä hieman, sillä päätöksen mukaan uskottavuus ei ole mikään poikkeus vapaan todistusharkinnan periaatteeseen, vaan jotain, joka hakijan tai haltijan tulee osoittaa voidakseen vedota kyseenalaistettuun tekniseen vaikutukseen.
Laajennettu valituslautakunta toteaa päätöksessään hyvin selvästi, ettei ole mahdollista jättää huomioimatta todisteita, jotka eivät ole olleet julkisia ennen hakemuksen tekemispäivää, pelkästään tästä syystä. Päätöksessä todetaankin, että vapaan todistusharkinnan periaatetta tulee noudattaa myös silloin, kun hakija tai haltija toimittaa todisteita teknisestä vaikutuksesta hakemuksen tekemispäivän jälkeen. Perusperiaate ei siis muutu päätöksen G2/21 seurauksena.
Lisäksi päätöksessä mainitaan, että vapaan todistusharkinnan periaate on yleisesti käytetty myös monissa EPC:n jäsenvaltioissa, ja se huomioidaan kaikessa EPOn päätöksenteossa, niin substanssi- kuin prosessiasioissa. Tätä periaatetta tulee siis noudattaa kaiken sellaisen tiedon suhteen, jonka käsittelyn osapuoli esittää kiistellyn asian tueksi, ja joka on oleellinen päätöksen lopputuloksen kannalta.
Muuttuuko jokin muu asia?
Päätöksessä käydään läpi useita EPOn valituslautakuntien päätöksiä asiaan liittyen. Yhteenvetona laajennettu valituslautakunta toteaa, ettei päätöksissä todellisuudessa käsitellä tätä asiaa eri tavoin, vaikka käytetyt termit voivatkin hieman erota toisistaan. Perusperiaatteena laajennettu valituslautakunta pitää sitä, mitä alan ammattilainen ymmärsi vaatimuksissa esitetyn keksinnön teknisen opetuksen olevan hakemuksen tekemispäivänä alkuperäisasiakirjojen sekä yleisen tekniikan tason perusteella.
Laajennetun valituslautakunnan lopullinen muotoilu eroaa hieman mm. siitä, mikä on EPOn käyttämän Guidelines-oppaan (Guidelines for examination at the EPO) muotoilu.
Päätöksen mukaan hakija tai haltija voi vedota tekniseen vaikutukseen, jos alan ammattilainen, tuntien yleisen tekniikan tason sekä alkuperäisen hakemustekstin, olisi ymmärtänyt tämän vaikutuksen sisältyvän (encompass) hakemuksen tekniseen opetukseen ja ilmentävän (embody) samaa alkuperäistä keksintöä. Guidelines (G-VII, 5.2) taas muotoilee asian niin, että uusi, myöhemmin esille tuotu tekninen vaikutus voidaan ottaa huomioon, mikäli alan ammattilainen tunnistaisi tämän vaikutuksen alkuperäisen teknisen ongelman vihjaamaksi tai siihen liittyväksi.
Erona on siis se, että aiemmin tekninen vaikutus on liitetty hakemuksessa alun perin esitettyyn tekniseen ongelmaan, mutta uudessa päätöksessä viitataan yleisemmin hakemuksen tekniseen opetukseen sekä keksintöön. Tämän perusteella on siis odotettavissa, että asiaa tulkitaan jatkossa jonkin verran aiempaa vapaammin. Mielenkiinnolla odotan, miten päätös vaikuttaa Guidelines-oppaan seuraavan version muotoiluun.
Kuten odotettua, päätöksessä tuodaan myös esille se, ettei kysymykseen ole mahdollista antaa selkeää, kaikkiin tapauksiin sopivaa kyllä- tai ei-vastausta, vaan kysymys on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Jostain syystä päätöksen mukaan lopputulos voi riippua myös jossain määrin tekniikan alasta. Patentoitavuuden edellytysten tulisi kuitenkin olla samat tekniikan alasta riippumatta, joten nähtäväksi jää myös, miten tätä päätöksen kohtaa tulkitaan käytännössä.
Tuleeko hakemukset jatkossa kirjoittaa eri tavalla?
Käytännössä voitaneen sanoa, ettei asia muutu ainakaan hakijan ja haltijan kannalta huonompaan suuntaan. Myös kolmansien osapuolien oikeudet on jatkossakin turvattu, sillä tämän päätöksen jälkeenkään hakijalla tai haltijalla ei ole mahdollista ns. ”vetää hatusta” jotain täysin uutta ja yllättävää teknistä vaikutusta, joka ei mitenkään liity alkuperäiseen keksintöön, ja näin perustella validisti keksinnöllisyyttä.
Näin ollen ei vaikuta siltä, että tämä uusi päätös vaikuttaisi hakemusten laatimiseen. Edelleenkin tulee hakemusta laadittaessa yrittää esittää kaikki mahdolliset tekniset ongelmat, jotka keksintö ja sen eri suoritusmuodot ratkaisevat, ja pyrkiä lisäämään näihin myös todisteita ja tukea hakemukseen.
Erityisesti kemian ja biotekniikan alalla kuitenkin usein tarvitaan keksinnön mukaisten esimerkkien lisäksi vertailuesimerkkejä keksinnöllisyyden tueksi. Päätöksen G2/21 mukaan hakijan ei siis edelleenkään tarvitse tehdä kattavaa ennakkouutuustutkimusta kaikkien mahdollisten lähelle tulevien julkaisujen löytämiseksi, ja niiden mukaisten vertailuesimerkkien lisäämiseksi hakemukseen. Toki tulee muistaa, että päätös pätee vain EPOssa, eikä esimerkiksi Euroopan ulkopuolella.
Vaikuttaako päätös johonkin muuhun asiaan?
Edellä esitetyn lisäksi voidaan huomioida, että päätöksen välipäätelmissä todetaan myös selkeästi, että EPOn valituslautakuntien päätösten mukaan on selvää, että myöhempiä tuloksia voidaan käyttää selityksen riittävyyden perustelemiseen huomattavasti suppeammin, kuin keksinnöllisyyden osoittamiseen. Esimerkit ja vertailuesimerkit tulevat siis jatkossakin olemaan tärkeitä jo hakemusta kirjoitettaessa.
Päätöksessä mainitaan myös, että väitetystä terapeuttisesta vaikutuksesta tulee olla todisteita hakemuksen alkuperäisasiakirjoissa. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli ilman näitä todisteita alan ammattilaisen mielestä ei olisi uskottavaa, että tällainen terapeuttinen vaikutus on olemassa. Tästä puutteesta ei siis ole mahdollista selvitä toimittamalla todisteita jälkikäteen.
Kuva: iStock/seb_ra
