G1/22 ja G2/22 – kenellä on oikeus pyytää etuoikeutta patenttihakemuksessa?

Euroopan patenttiviraston (EPO) laajennettu valituslautakunta antoi hiljattain yhdistetyissä tapauksissa G1/22 ja G2/22 päätöksen liittyen oikeuteen pyytää etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, kun hakijat eivät ole sama tai samat.

Päätöksen taustaa

Päätöksen taustalla on väitekäsittely (G1/22) ja hakemuskäsittely (G2/22), joissa ensihakemus on sama. Väitekäsittelyn eurooppapatentti (EP) perustuu PCT-alueellisen vaiheen hakemukseen, ja hakemuskäsittelyn EP-hakemus on tästä jaettu hakemus. Ensihakemus on tehty Yhdysvalloissa aiemman patenttilain ollessa voimassa, eli aikana, jolloin vain keksijät voivat olla hakijoita USA:ssa. Ensihakemuksessa hakijoina olivat kolme keksijää, ja PCT-hakemuksessa hakijoina olivat keksijät USA:n osalta sekä kaksi muuta tahoa muiden maiden osalta. Väite- ja hakemuskäsittelyissä etuoikeus oli todettu pätemättömäksi, sillä vain yksi keksijöistä oli siirtänyt oikeuden etuoikeuden pyytämiseen myöntövaiheen patentinhaltijalle ennen PCT-hakemuksen tekemistä. Kaksi muuta keksijää ovat tehneet tämän siirron vasta PCT-hakemuksen tekemisen jälkeen. Tämän seurauksena patentin vaatimus 1 ei ollut uusi ja hakemus hylättiin.

PCT:n yhteishakija-menettelytapa

PCT:ssä tunnetaan niin sanottu joint applicant approach, jonka mukaan, PCT-hakemuksessa ollessa kaksi hakijaa A ja B, jotka on nimetty hakijoiksi eri maiden osalta, ja PCT-hakemuksen pyytäessä etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, jossa vain A on hakijana, yhteisen hakemuksen tekemisen katsotaan tarkoittavan sitä, että hakijoilla on implisiittinen sopimus siitä, että myös B voi pyytää etuoikeutta. Ainoastaan esille tullessa olennaisia, tosiasioihin perustuvia seikkoja, ettei näin ole, voidaan asiaa tutkia tarkemmin.

EPOn ja EPC:n jäsenvaltioiden tämänhetkinen suhtautuminen etuoikeuden siirtymiseen

Pariisin sopimuksen (Art. 4A(1)) mukaan etuoikeus kuuluu ensihakemuksen hakijalle tai tämän oikeuksien haltijalle. EPO:n Guidelines for Examination-oppaan (A-III, 6.1) mukaan oikeus pyytää etuoikeutta (tai koko etuoikeushakemus) on tullut siirtää ennen myöhemmän EP-hakemuksen tekemistä, ja siirron tulee olla kansallisen lain mukainen. Mikäli EP-hakemuksessa on useita hakijoita, riittää että yhdellä hakijoista on oikeus pyytää etuoikeutta. Tämä voi toteutua esimerkiksi niin, että ensihakemuksen hakijat ovat EP-hakemuksessa hakijoina muiden hakijoiden lisäksi. Tämä vastaa PCT:n yhteishakija-menettelytapaa.

EPC:n (Euroopan patenttisopimus) mukaan hakijalla oletetaan olevan oikeus hakemuksen tekemiseen, eikä EPO:lla ole toimivaltaa päättää, kenellä on oikeus hakemukseen. Tällaiset asia kuuluvat kansallisten tuomioistuinten käsiteltäviksi kansallisen lain mukaisesti.

EPC:n jäsenvaltioissa taas on jonkin verran eri näkemyksiä siitä, voidaanko oikeus etuoikeuteen siirtää erikseen, ilman oikeutta tehdä hakemus, joka pyytää tätä etuoikeutta. Käytännössä lopputulos on kuitenkin kaikkialla sama, eikä laajennettu valituslautakunta löytänyt EPC:n jäsenvaltioiden laeista mitään viitettä siitä, että etuoikeuden siirtämiselle olisi tarkempia muodollisia vaatimuksia kuin hakemuksen siirtämiselle.

Laajennetun valituslautakunnan johtopäätökset

EPO:n laajennettu valituslautakunta oli ensinnäkin sitä mieltä, että EPO voi päättää, onko hakijalla tai haltijalle oikeus etuoikeuteen. Toiseksi laajennetun valituslautakunnan mukaan oikeus etuoikeuden pyytämiseen tulee arvioida EPC:n mukaan, joskin kansallinen laki voi myös tulla huomioitavaksi esimerkiksi arvioitaessa siirron osapuolien laillista statusta. Lisäksi laajennettu valituslautakunta totesi, ettei oikeuden siirtämiselle ole olemassa muodollisia vaatimuksia.

Johtopäätöksenä laajennettu valituslautakunta totesi myös, että lähtökohtaisesti tulee katsoa, että hakijalla tai haltijalla on oikeus etuoikeuteen. Todistustaakka, ettei oikeutta pyytää etuoikeutta olekaan, on osapuolella, joka näin väittää, ja väitteen tueksi on esitettävä tietoja, jotka tukevat vahvoja epäilyksiä siitä, ettei hakijalla ole hakemuksen tekemishetkellä ollut oikeutta etuoikeuteen.

Laajennettu valituslautakunta oli jopa sitä mieltä (päätöksen kappale 100), ettei oikeutta etuoikeuteen ole pakko siirtää ennen myöhemmän hakemuksen tekemistä, mikäli kansallinen laki ei tätä vaadi. Lautakunnan mielestä EPO ei siis voi vaatia enempää kuin kansallinen laki.

Laajennettu valituslautakunta siis vahvisti EPO:n aiemman suhtautumisen etuoikeuden siirtymiseen, eli muun muassa sen, että EP-hakemuksessa ollessa vähintään yksi sama hakija kuin ensihakemuksessa oli, tulee hakijoilla katsoa olevan oikeus etuoikeuteen, ellei muuta osoiteta. Siirron ajankohdan osalta lautakunta otti aiempaa liberaalimman kannan salliessaan siirron myös myöhemmän hakemuksen tekemisen jälkeen, kansallisen lain näin salliessa.

PCT:n yhteishakija-menettelytavan osalta lautakunta ei suoraan ottanut kantaa siihen, onko se validi tapa arvioida asiaa, mutta totesi PCT-hakemuksen tekemisen yhdessä osoittavan riittävällä tavalla vastakkaisten todisteiden puuttuessa, että hakijoilla on ollut implisiittinen tai epämuodollinen sopimus etuoikeuden pyyntöoikeuden siirtymisestä.

Onko tällä päätöksellä muita vaikutuksia?

Nähtäväksi jää, vaikuttaako laajennetun valituslautakunnan päätös myös muihin asioihin, kuten siihen, miten arvioidaan keksinnön riittävä selitys etuoikeushakemuksessa. EPO:n tämänhetkisen tulkinnan mukaan keksintö tulee olla esitetty riittävällä tasolla jo etuoikeushakemuksessa, jotta etuoikeus on validi. Tällä on merkitystä muun muassa keksinnöissä, jotka liittyvät mikro-organismeihin. Näiden osalta riittävä selitys toteutuu vain, kun mikro-organismista on tallennettu näyte talletuslaitokseen. USA:ssa on mahdollista tehdä tällainen talletus myös hakemuksen tekemisen jälkeen, kun taas Euroopassa talletus tulee tehdä viimeistään hakemuksen tekemispäivänä. Liberaaleimman tulkinnan mukaan myös tämä asia tulisi muuttumaan, jos etuoikeushakemusta tulkitaan kansallisen lain mukaan. Todennäköisempää on kuitenkin, ettei päätös G1/22 tule muuttamaan tilannetta tältä osin, sillä riittävä selitys on osa substantiivista patenttilakia, kun taas oikeuksien siirtymisen voidaan katsoa olevan enemmänkin osa proseduraalista patenttilakia huolimatta siitä, että etuoikeus vaikuttaa siihen, mitkä aiemmat julkaisut ovat oleellisia patentoitavuuden kannalta.

Kannattaa myös huomioida, että päätöksen perusteella (kappale 35) se koskee myös tilanteita, joissa patentoitavuuden esteeksi esitetty julkaisu pyytää etuoikeutta, eikä vain tilanteita, joissa käsittelyn kohteena oleva hakemus tai patentti pyytää etuoikeutta. Lähelle tulevien viitejulkaisujenkin etuoikeustiedot kannattaa siis tarkistaa.

Miten tämä päätös kannattaa huomioida käytännössä?

Päätöksen G1/22 ja G2/22 jälkeenkin on edelleen suositeltavaa varmistaa kirjallisella sopimuksella oikeus etuoikeuden pyytämiseen ennen hakemuksen tekemistä. Vaihtoehtoisesti, esimerkiksi hakemuksen tekemisellä ollessa kiire, myöhempi hakemus voidaan tehdä ensihakemuksen hakijan nimissä, ja siirtää uudelle hakijalle tekemisen jälkeen. EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätökset eivät nimittäin sido kansallisia tuomioistuimia, eivätkä myöskään yhdistettyä patenttituomioistuinta (UPC), vaikka toki EPO ja UPC pyrkivät harmonisoituihin käsittelyihin.

Kuva: iStock / arsenisspyros