Designrettens død?

Sakens historikk

Oslo byfogdembete gav ved kjennelse i 2017 en midlertidig forføyning etter begjæring fra Audi. Tolletaten ble ved denne pålagt å holde tilbake alle artikler som kunne utgjøre en krenkelse av Audis design og varemerker. Som følge av dette tilbakeholdt Tolletaten 32 av Starcos Angel-felger. Da Starco ble kjent med dette, begjærte de den midlertidige forføyningen opphevet.

Audi tok ut søksmål for Oslo tingrett med krav om at Starco skulle forbys å innføre, markedsføre og selge felgen Angel. I tillegg innga Audi et slettelseskrav til EUs registreringsmyndighet for immaterielle rettigheter (EUIPO) med krav om at designregistreringen av Angel-felgen ble kjent ugyldig. Audi anførte som grunnlag for kravet at Angels likhet med Audis egen felg gjorde at vilkåret om individuell karakter i EUs designforordning art. 6 ikke var oppfylt for Angel-felgen.

EUIPOs vurdering i ugyldighetssaken er tilnærmet lik vurderingen tingretten foretok av om Starcos felg var for lik Audis, men utfallet ble forskjellig.

Oslo tingrett gav, i motsetning til EUIPO, ikke Audi medhold. Audi anket deretter Oslo tingretts avgjørelse videre til Borgarting lagmannsrett, som opprettholdt tingrettens dom. Parallelt har Starco påanket EUIPOs avgjørelse, men den anken er foreløpig ikke behandlet.

Den konkrete designrettslige vurderingen

Den norske designloven § 9 fastslår at dersom noen i næringsvirksomhet utnytter en design som ikke gir «den informerte brukeren» et annet helhetsinntrykk enn en tidligere registrert design, utgjør det et inngrep i designhaverens enerett til den registrerte designen.

Hovedspørsmålet lagmannsretten måtte ta stilling til, var derfor om Angel-felgen gir samme helhetsinntrykk som Audis registrerte felgdesign.

Retten definerer den informerte bruker som en person som har «en viss kunnskap innen bilfelger, en viss grad av kunnskap om felgdesign og trender og hva disse vanligvis inkluderer og en relativt høy grad av oppmerksomhet». Det er viktig å presisere at denne brukeren ikke skal være noen ekspert på felger, men har mer kunnskap enn en vanlig forbruker.

Lagmannsretten legger til grunn at mulighetsrommet for felgdesign er begrenset, fordi designen i stor grad styres av kravet til felgens funksjonalitet, men påpeker at designere likevel har en viss frihet til å designe felgens utseende, bla. ved valg av antall eiker, formen på eikene og deres farge.

I denne saken er antall eiker og fargen på eikene lik, mens formen på eikene i all hovedsak også er det, med noen små ulikheter. Det virker som at lagmannsretten legger begrenset vekt på dette.

Over har vi inntatt et utvalg designregistrerte felger, som gir utrykk for variasjonsmuligheten, som kanskje ikke er så begrenset som lagmannsretten legger til grunn. Den observante leser ser kanskje også at vi har inntatt to identiske felger av hver type, med unntak felgene fra denne aktuelle saken.

Lagmannsretten sier seg enig med Starco i at produkttettheten gjør at designerens mulighetsrom er lite, og følgelig at det skal lite til før produktene er tilstrekkelig forskjellige til at det ikke foreligger inngrep. At høy produkttetthet på det aktuelle markedet er relevant, er anerkjent i EU-domstolens praksis, og i EUIPO-avgjørelsen mot Starco.

EUs underrett har tidligere uttalt at generelle trender ikke begrenser designeres frihet, men kan gjøre den informerte bruker mer følsom for detaljer.

Lagmannsretten legger vekt på at «designen med fem-eikers trapesform [ikke] lenger [er] moderne», mens «det vifteformede uttrykket» på begge felgene er en trend. Det siste mener de er et argument for at den informerte brukeren i større grad vil fokusere på detaljene som gir felgene ulikt helhetsinntrykk.

Videre mener lagmannsretten at felgen til Audi er så lite nyskapende til at den får et svekket vern.

Retten avslutter den konkrete vurderingen av designinngrep ved å sammenligne de to felgene. En sammenligning av Audis designregistrerte felger og felgene solgt av Starco viser at de er like. Felgene er illustrert ved bildet nedenfor:

Det sentrale for lagmannsretten er «særlig forskjellene i de splittede eller gaffelformede tynne eikene og hulrommene», som retten mener gir et ulikt helhetsinntrykk av felgene.

I vurderingen fokuserer lagmannsretten på detaljene, slik de mener den informerte brukeren vil gjøre. Hvis man derimot også vurderer helheten, slik som EUIPO ser ut til å gjøre i større grad, ser man at begge felgene har fem eiker og et trapes-/viftedesign. Eikene er like store, med svært like grå/sølvdetaljer der de innerste eikene er helt grå/sølv, mens de ytterste eikene med knekk har en tynn grå/sølvstripe. Hvis man ikke aktivt leter etter ulikheter i detaljene, ser man at felgene er svært like. Dette illustreres også av bilder av felgen til Audi (til venstre) og Angel-felgen (til høyre) plassert ved siden av hverandre:

Noen avsluttende refleksjoner

Det kan settes spørsmålstegn ved om norsk rett er i disharmoni med EU-retten. Videre er det bemerkelsesverdig at lagmannsretten i sin vurdering ikke så mye som nevner EUIPO-avgjørelsen, til tross for at de kommer til et annet resultat i en tilnærmet lik vurdering. Terskelen lagmannsretten oppstiller for at noe skal karakteriseres som et designinngrep, er etter vårt syn høy. Man kan stille seg spørsmålet om hvis ikke dette utgjør et designinngrep, hva vil da gjøre det? Hvis denne dommen blir retningsgivende er en fare for at designvernet uthules.

En mulig konsekvens av dette er at det kun er tilnærmet helt identiske kopier som vernes av designretten i Norge, med en annen praksis enn i våre naboland.

Videre er lagmannsrettens bruk av Starcos «grundig[e]» rapport i vurderingen noe vi stiller spørsmålved. Dommen gir inntrykk av at rapporten er en teknisk sakkyndig rapport med bevismessig verdi, hvilket kan betviles. Audis egen rapport ble ikke nevnt i dommen.

Med den informasjonen og de bildene som fremgår av dommen, er det etter vår mening tilstrekkelig stor likhet mellom Audi og Starcos felger til å kunne fastslå at Starco har gjort et inngrep i Audis designregistrering. I motsetning til hva lagmannsretten kommer til, er vi enige med EUIPO i at designeren ved utformingen av bilfelger har stor grad av frihet.

For å svare på det innledende spørsmålet, «Er designretten død?», så er svaret vårt nei, designretten er ikke død. Avgjørelsen kan imidlertid skape stor usikkerhet for designinnehavere, og være til hinder for at selskaper ønsker å bruke ressurser på designregistrering i Norge. I lys av dommens mange uavklarte og ubesvarte spørsmål, er vi mange i bransjen som både håper og tror at saken blir tatt inn til behandling i Høyesterett, og at vi får en grundigere vurdering der.

Bilder: Unsplash.com, Patentstyret (https://search.patentstyret.no/advanced/#/design?size=50)