Analogiamenetelmäpatentin ekvivalenssitulkinta norjalaisittain:
(IPRinfo 1/2010)
Analogiamenetelmäpatentin suojapiiriä tulkittaessa lähtökohtana on pidettävä patenttivaatimuksia ja niissä kuvattuja menetelmiä.
Suomessa on viime aikoina kirjoitettu ja keskusteltu paljon analogiamenetelmäpatenttien suojapiiristä, ja aiheesta on myös käynnissä useita oikeudenkäyntejä.
Lääkeaineiden tuotepatenttikiellon vuoksi uusille lääkeaineille haettiin suojaa vuoteen 1995 asti laatimalla patenttivaatimukset menetelmämuotoon. Suomessa ei ole korkeimman oikeuden ratkaisua näiden erikoisten patenttien tulkinnasta.
Norjan patenttilaki vastaa Suomen patenttilakia, ja siellä on voimassa samanlaisia analogiamenetelmäpatentteja kuin Suomessa.
Norjan korkein oikeus antoi 2.9.2009 kiinnostavan ratkaisun (HR-2009-01735-A) analogiamenetelmäpatentista. Asia koski turvaamistoimen yhteydessä esille noussutta kiistaa tällaisen patentin suojapiiristä ja niin kutsutusta ekvivalenssitulkinnasta.
Myös EPC 2000 otettava huomioon
Norjalainen patentti NO 177590 koski donepetsil -nimistä lääkeainetta. Alempi oikeusaste oli myöntänyt patentinhaltijalle turvaamistoimen, mutta valitustuomioistuin oli kumonnut päätöksen.
Patentinhaltija valitti korkeimpaan oikeuteen, jossa asia otettiin käsiteltäväksi patenttilain 39 §:n tulkintaan liittyvänä asiana. Selvitettävänä oli siis analogiamenetelmäpatentin suojapiiri.
Korkein oikeus vahvisti ensin, että myös analogiamenetelmäpatentin tulkinnan lähtökohtana on patenttilain 39§ ja patenttivaatimusten sanamuoto. Kiistan yhteydessä oikeuden tulee tehdä kokonaisarviointi, jonka perustana ovat patenttivaatimukset siten kuin alan ammattimies ne luontevasti ymmärtäisi.
Vaikka ekvivalenssia ei ole määritelty Norjan (kuten ei Suomenkaan) patenttilaissa, vaatimusten tulkinnassa on otettava huomioon Euroopan patenttisopimus EPC 2000 ja sen artiklan 69 ekvivalenssia koskeva lisäpöytäkirja. Tämän perusteella korkein oikeus totesi, että myös Norjassa on voitava tehdä patenttivaatimusten niin kutsuttu ekvivalenssitulkinta.
Ekvivalenssitulkinnan kriteereistä yksimielisyys
Osapuolet ja oikeus olivat yhtä mieltä siitä, että ekvivalenssi edellyttää kolmen kriteerin toteutumista:
1) loukkauskohteen on ratkaistava sama ongelma kuin patentoidun keksinnön;
2) tehtyjen muunnosten tai modifikaatioiden on oltava alan ammattimiehelle ilmeisiä;
3) loukkauskohde ei saa kuulua tekniikan tasoon.
Osapuolten erimielisyys koski sitä, ulottuuko suoja muihin menetelmiin, joilla tuote voidaan valmistaa, vai ainoastaan patenttivaatimusten menetelmään ja sen modifikaatioihin.
Korkein oikeus yhtyi valitustuomioistuimen käsitykseen, jonka mukaan termillä modifikaatio on itsenäinen merkitys, ja se tarkoittaa, että muut menetelmät jäävät suojan ulkopuolelle. Muut kuin patenttivaatimusten mukaiset menetelmät jäävät oikeuden mukaan suojan ulkopuolelle, vaikka alan ammattimiehelle olisi ollut ilmeistä päätyä tällaisiin muihin menetelmiin ja käyttää niitä.
Suojan kohde on patentti- vaatimuksissa kuvattu menetelmä
Norjan korkeimman oikeuden käsitys ei tue Suomessa esille tuotua tulkintaa (ks. Norrgård, M. ja Bruun, N., Analogiamenetelmäpatentin suojapiiri. Osa 2, Lakimies 6/2007, s. 860-862), jonka mukaan analogiamenetelmäpatentin suojapiiri ulottuisi myös muihin kuin patenttivaatimusten määrittelemiin menetelmiin, ja suojan ulkopuolelle jäisivät ainoastaan keksinnölliset menetelmät eli sellaiset, jotka eivät olleet alan ammattimiehelle ilmeisiä.
Analogiamenetelmäpatenttien tulkinnassa on myös usein väitetty, että vaihtoehtoinen menetelmä olisi loukkaava, ellei sillä saavuteta teknisiä etuja verrattuna patentoituun menetelmään.
Norjan korkein oikeus kumoaa myös tämän väitteen. Ei siis voida vaatia, että vaihtoehtoinen menetelmä edustaisi kyseisellä tekniikan alalla kehitystä (innovaatiota) tai olisi patentilla suojattua menetelmää parempi. Ottaen huomioon, että itse tuotteeseen ei ollut mahdollista saada patenttia, on täysin sallittua käyttää muita menetelmiä, jotka poikkeavat patentilla suojatuista menetelmistä.
Norjan korkein oikeus vahvistaa siten, että myös analogiamenetelmäpatentin suojapiirin tulkinnassa lähtökohtana ovat patenttivaatimukset ja niissä kuvatut menetelmät. Varsinaisen suojan kohteena on menetelmä(t). Jos patentinhakija haluaa saada laajan suojan, hänellä on oikeus kuvata patenttivaatimuksissa kaikki hakemusajankohtana tuntemansa menetelmät.
Ekvivalenssi ulottaa suojan lähes identtisiin menetelmiin
Norjalaisen päätöksen mukaan ekvivalenssioppi on apuväline, jolla suoja ulotetaan menetelmiin, jotka ovat jokseenkin identtisiä patenttivaatimusten kanssa, ja joita siksi voidaan kuvata patentin modifikaatioina.
Vertailussa on arvioitava, onko loukkaavaksi väitetty menetelmä riittävän läheinen patenttivaatimuksessa kuvatulle menetelmälle, jotta sitä voitaisiin luonnehtia jokseenkin identtiseksi.
Muunlainen tulkinta etääntyisi liian kauas tulkinnan lähtökohdasta, jonka mukaan patenttivaatimukset määräävät suojan laajuuden.
Suomessa korkein oikeus ei ole useista hakemuksista huolimatta myöntänyt valituslupaa analogiamenetelmäpatenttien suojapiirin tulkintaa koskevassa asiassa.
Suomessa onkin totuttu viittaamaan muissa Pohjoismaissa annettuihin ratkaisuihin. Nähtäväksi jää, muodostaako norjalainen päätös vastaavanlaisen yhteispohjoismaisen ohjenuoran kuin patenttialan aikaisemmat, sinänsä harvinaiset Pohjoismaiden korkeimpien oikeusasteiden ratkaisut.
Tapauksen faktoja
Eisai Co. Ltd. on norjalaisen patentin NO 177590 ja siihen liittyvän lisäsuojatodistuksen haltija. Patentin hakemisvuosi oli 1988, ja patentti myönnettiin 1995. Patenttisuoja päättyy 2012.
Patentti koskee donepetsiili-nimisen lääkeaineen valmistusmenetelmää.. Vuoteen 1992 asti Norjassa ei ollut mahdollista saada tuotepatentteja lääkkeille. Lääkettä markkinoi Norjassa Pfizer AS.
Sloveniassa toimiva Krka-konserni valmistaa geneerisiä lääkeaineita, joita myy ja markkinoi sen pohjoismainen tytäryhtiö Krka Sverige AB. Krka on kehittänyt oman menetelmänsä, jolla se valmistaa geneeristä donetsipiiliä ja se sai tuotteelleen Norjan lääkevirastolta markkinointiluvan 2008.
Eisai ja Pfizer hakivat heti väliaikaista kieltoa lääkkeen markkinointiin. Alioikeuden nimittämät kaksi asiantuntijaa katsoivat, että Krka-yhtiön menetelmä oli periaatteellisesti erilainen kuin patenttimenetelmä. Tuomioistuin myönsi kuitenkin turvaamistoimen, koska menetelmä oli patentin läheinen vaihtoehto.
Krka valitti hovioikeuteen, joka 5.3.2009 kumosi alioikeuden päätöksen. Ratkaisu perustui em. asiantuntijoiden näkemykseen, että Krkan menetelmä oli erilainen kuin Eisain, ei pelkästään sen modifikaatio. Hovioikeus tulkitsi ekvivalenssioppia siten, että menetelmävaatimuksen patenttisuoja ei ulotu muihin menetelmiin saman aineen tuottamiseksi, vaikka alan ammattimiehelle patentin perusteella olisi ilmeistä päätyä ko. menetelmään ja käyttää sitä.
Pia Hjelt
Patenttineuvos
Borenius & Co Oy Ab
Eisai Co. Ltd. ja Pfizer AS saivat korkeimmalta oikeudelta valitusluvan. Se pysytti hovioikeuden ratkaisun artikkelissa kuvatulla tavalla.
Høyesterett (Norjan korkein oikeus), 2.9.2009
HR-2009-01735-A, (sak nr. 2009 / 738),
Eisai Co. Ltd. ja. Pfizer AS Pfizer Kuten v. Krka Sverige AB
Niklas Bruunin ja Marcus Norrgårdin selvitykseen perustuva kaksiosainen artikkeli ”Analogiamenetelmäpatentin suojapiiri” julkaistiin Lakimies-lehden numeroissa 5/2007 ja 6/2007. Se on julkaistu myös Hankenin henkilökuntasivuilla:
http://www.hanken.fi/staff/manorrga/blog/files/Norrgard%20Bruun%20Lakimies%202007%20%28Osa%201%29.pdf
