Punchbowl-mediayhtiölle takaisku tavaramerkkiriidassa
Tavaramerkkioikeuden ja ilmaisunvapauden ristiriitatilanteisiin kehitetyn Rogers-testin soveltamista täsmennettiin kesäkuussa 2023, kun Yhdysvaltain korkein oikeus antoi ratkaisunsa tapauksessa VIP Products LLC v. Jack Daniels. Korkeimman oikeuden ratkaisu aiheutti täyskäännöksen myös tavaramerkkiriidassa, jossa valitustuomioistuin oli ehtinyt muodostaa kantansa myöhempää tavaramerkkiä suosivaksi.
Punchbowl-tapauksen lähtökohdat
Kantaja Punchbowl on teknologiayhtiö, jonka palveluihin kuuluvat erityisesti erilaisiin tapahtumiin liittyvät kutsut ja onnittelukortit. Punchbowlin tavaramerkki rekisteröitiin Yhdysvaltain teollisoikeuksien virastossa (USPTO) vuonna 2013. Rekisteröinti kattaa Nizzan sopimuksen mukaiset luokat 035, 038, 041 ja 042. Vastaajan, Mediayhtiö AJ Pressin omistama ja hallinnoima Punchbowl News perustettiin vuonna 2021. Punchbowl News on tilauspohjainen verkkojulkaisu, joka uutisoi Yhdysvaltojen hallinnosta ja politiikasta. Verkkojulkaisun nimen taustalla on se, että termi ”punchbowl” on tunnettu Yhdysvaltain salaisen palvelun koodinimenä Capitolin hallintorakennukselle. Punchbowl News -tavaramerkki rekisteröitiin vuonna 2021 kattamaan luokat 009, 035 ja 041. Punchbowl nosti kanteen AJ Pressiä vastaan tavaramerkkiloukkauksesta ja vilpillisestä kilpailusta.
Merkkien sama sanallinen osa ja kaksi yhteistä tavaramerkkiluokkaa vihjaavat, että kyseessä voisi olla tavaramerkkiloukkaus. Tosiasiallisesti yritykset toimivat kuitenkin eri markkinoilla, ja niiden tavaramerkit esitettiin usein yhdessä yrityksen logon ja/tai sloganin kanssa. Yhdysvaltain oikeuskäytännössä on myös työkalu sellaisten tilanteiden arviointiin, jossa aikaisemman merkin käytön katsotaan olevan ilmaisunvapauden kannalta tärkeää: Rogers-testi.
Mikä Rogers-testi?
Yhdysvaltain valitustuomioistuin (Court of Appeals for the Second Circuit) antoi 1989 tuomion tapauksessa Rogers v. Grimaldi. Tuomiossa määritellään tavaramerkkilain (Lanham Act) ja Yhdysvaltain perustuslakiin sisältyvän sanan- ja ilmaisunvapauden (First Amendment) välistä suhdetta. Kantaja, näyttelijä Ginger Rogers, oli tunnut tunnetuksi erityisesti 1930- ja 1940-luvuilla tuotetuista musikaaleista, joista useissa hän näytteli Fred Astairen kanssa. Rogers halusi estää nimiparin ”Ginger and Fred” käytön kabaree-esiintyjistä kertovassa fiktiivisessä elokuvassa, sillä hän koki elokuvan nimen hyötyvän oikeudettomasti maineestaan. Nimen käytön torpatakseen Rogers nosti kanteen elokuvatuottaja Alberto Grimaldia ja tuotantoyhtiö MGM:ää vastaan.
Kanne ei lopulta menestynyt ja elokuva sai pitää nimensä. Oikeuskäytäntöön jäi kuitenkin elämään työkalu, joka nykyään tunnetaan Rogers-testinä; tavaramerkkilakia tulisi soveltaa taiteellisiin teoksiin ainoastaan silloin, kun yleinen etu kuluttajien sekaannusvaaran välttämiseen painaa enemmän kuin yleinen etu ilmaisunvapauteen. Harhaanjohtavien otsikoiden tapauksessa tämä punninta ei yleensä tue tavaramerkkilain soveltamista, ellei otsikko ole täysin epäolennainen teoksen sisällön suhteen. Mikäli teoksen otsikolla on taiteellista merkitystä, tavaramerkkilakia tulisi soveltaa vain silloin, kun otsikko nimenomaisesti johtaa harhaan teoksen lähteen tai sisällön suhteen.
Mutta sitten takaisin Punchbowl-tapaukseen.
Alioikeuden tuomio ja valitustuomioistuimen ensimmäinen kannanotto
Alioikeus (Central District of California) sovelsi Rogers-testiä ja tuli siihen tulokseen, ettei AJ Press ollut loukannut Punchbowlin aikaisempaa tavaramerkkiä. Alioikeus katsoi, että AJ Pressin merkki muodosti itsessään ilmaisunvapauteen kuuluvan suojatun ilmaisun eikä ollut nimenomaisesti harhaanjohtava tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla. Tähän arvioon ei vaikuttanut se, että AJ Press käytti merkkiä oman kaupallisen brändinsä rakentamiseen.
Valitustuomioistuin (Court of Appeals for the Ninth Circuit) vahvisti alioikeuden tuomion marraskuussa 2022. Valitustuomioistuin katsoi AJ Pressin käyttäneen tavaramerkkiään eri kontekstissa kuin teknologiayhtiö, jonka lisäksi AJ Press oli lisännyt merkkiin omaa ilmaisuaan käyttämällä sitä yhdessä Capitol-rakennusta kuvaavan logon ja sloganin kanssa. Näin ollen käyttö ei valitustuomioistuimen mielestä ollut nimenomaisesti harhaanjohtavaa ja puolsi Rogers-testin läpäisemistä.
Valitustuomioistuimen ratkaisu oli linjassa myös tuoreen oikeuskäytännön kanssa, sillä se oli vuonna 2020 antanut tuomion tapauksessa VIP Products LLC v. Jack Daniels. Tässä tavaramerkkiriidassa koiranleluja valmistava yritys oli saanut tislaamoyrityksen peräänsä, kun se oli valmistanut kuuluisaa viskipulloa mukailevan lelun. Valitustuomioistuin oli Rogers-testiä soveltamalla katsonut, että viskipullon ulkomuotoa humoristisesti jäljittelevä koiranlelu ei herättänyt tarvetta tavaramerkkilain soveltamiseen ilmaisunvapauden kustannuksella.
Punchbowl-tuomion vahvistaminen noudatti siten valitustuomioistuimen mukaan selkeää kaavaa; jos vinkuva koiranlelu oli riittävän omaperäinen ilmaisu Rogers-testin soveltamiseen ja läpäisemiseen, oli Yhdysvaltain politiikkaan viittaava termi ”Punchbowl” yhtä lailla suojaamisen arvoinen ilmaisunvapauden turvaamiseksi.
Sitten jotain käänteentekevää tapahtui.
Korkeimman oikeuden ratkaisu tapauksessa VIP Products LLC v. Jack Daniels
Viikko sen jälkeen, kun valitustuomioistuin vahvisti alioikeuden Punchbowl-tuomion, Yhdysvaltain korkein oikeus myönsi valitusluvan Jack Daniels-tapauksessa. Koska alioikeuden Punchbowl-tuomion vahvistaminen perustui sekä Jack Daniels-ratkaisuun että muihin Rogers-testiä koskeviin ennakkotapauksiin, valitustuomioistuin lykkäsi Punchbowlin täytäntöönpanoa odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua.
Osapuolet ja valitustuomioistuin eivät joutuneet pidättämään henkeään kovin pitkään, sillä korkein oikeus antoi Jack Daniels-ratkaisun kesäkuussa 2023 (IPRinfon uutisen tuomiosta löydät täältä). Korkein oikeus otti asiakseen selventää Rogers-testin soveltamisen rajoja. Koska VIP Products käytti Jack Daniels -tavaramerkkiä mukailevaa merkkiä Bad Spaniels ja viskipullon ulkomuotoa (trade dress) selvästi oman tuotteensa alkuperän ilmoittamiseen, Rogers-testiä ei tarvinnut soveltaa. Pelkästään parodistisen viestin välittäminen ei vienyt tapausta automaattisesti Rogers-testin piiriin. Käyttö omien tuotteiden alkuperän ilmaisemiseen vei pohjan myös tavaramerkkilain mukaisten parodiaa ja ei-kaupallista käyttöä koskevien poikkeusten soveltamiselta. Arviointi tuli sen sijaan tehdä tavaramerkkilain mukaisen sekaannusanalyysin perusteella, jonka lopputulokseen merkin parodinen luonne voi kuitenkin korkeimman oikeuden mukaan vaikuttaa.
Uusi ratkaisu valitustuomioistuimelta
Korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen valitustuomioistuin arvioi tilannetta uusin mittatikuin. AJ Pressin katsottiin käyttävän merkkiään tavaramerkkinä erottamaan uutispalvelunsa muista palveluista. Kun merkkiä tosiasiallisesti käytettiin alkuperän ilmaisuun, Rogers-testiä ei tullut soveltaa sen vuoksi, että merkki sisälsi myös muuta ilmauksellista sisältöä. Tästä huolimatta sekaannusanalyysissä olisi relevanttia ottaa huomioon merkin ilmauksellinen käyttö ja se, että sana ”punchbowl” oli tavanomainen englanninkielinen sana. Valitustuomioistuin kumosi aikaisemman tuomionsa ja palautti asian alioikeuteen, jonka tehtäväksi jää suorittaa sekaannusanalyysi.
Valitustuomioistuimen ratkaisun voit lukea täältä.
Kuva: Unsplash / engin akyurt