EUT arvioi viitteellisen käytön ulottuvuutta tavaramerkkidirektiivien välillä
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 11.1.2024 ratkaisun asiassa C‑361/22, joka koski pääosin aikaisempien tavaramerkkidirektiivien 89/104/ETY ja 2008/95/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja nykyisen tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan määritelmiä tavaramerkin viitteellisestä käytöstä.
Tapauksessa Buongiorno Myalert SA (Buongiorno) oli aloittanut vuonna 2010 mainoskampanjan, johon sisältyvän arvonnan yhtenä palkintona oli 1 000 euron arvoinen ZARAn lahjakortti. Tilaajan klikattua mainosbanneria arvontaan osallistuakseen seuraavalle näytölle tuli esiin lahjakortin muotoon viittaava suorakulmion kehystämä merkki ”ZARA”. Industria de Diseño Textil SA (Inditex) nosti Buongiornoa vastaan loukkauskanteen tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden loukkauksesta kansallisen tavaramerkkilain sekaannusvaaraa ja tavaramerkin maineen hyväksi käyttämistä sekä tälle maineelle aiheutunutta haittaa koskevilla perusteilla. Inditexin kanne hylättiin ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimissa, jonka jälkeen Inditex teki kassaatiovalituksen ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.
Direktiivien 89/104/ETY ja 2008/95/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaisesti tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohta taas sisältää yleisemmän määritelmän tavaramerkin käytöstä viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esitti EUT:lle kysymyksen siitä, onko tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 laajemmassa määritelmässä viitteellisestä käytöstä kyse aiempiin tavaramerkkidirektiiveihin implisiittisesti sisältyneen seikan selventämisestä, vai onko direktiivillä 2015/2436 laajennettu viitteellisen käytön ulottuvuutta.
Julkisasiamies Maciej Szpunar antoi tapaukseen ratkaisuehdotuksensa 7.9.2023 (uutisen ratkaisuehdotuksesta voit lukea täältä). Julkisasiamies päätyi ratkaisuehdotuksessaan siihen, ettei direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu laajempi viitteellistä käyttöä koskeva määritelmä kuulu direktiivin 2008/95/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, jollei kyse ole tavaramerkin tarpeellisesta käyttämisestä tämän kolmannen osapuolen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Julkisasiamies perusteli erityisesti EUT:n aikaisempaan oikeuskäytäntöön ja direktiivin 2015/2436 valmisteluasiakirjoihin vedoten, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli tosiasiallisesti laajentaa viitteellisen käytön ulottuvuutta unionin tavaramerkkiuudistuksen yhteydessä.
Unionin tuomioistuin oli julkisasiamiehen kanssa samoilla linjoilla ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelussa. EUT:n mukaan direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan syntyhistoria tukee tulkintaa, jonka mukaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala on suppeampi kuin kyseisen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala. Näin ollen kansallisen tuomioistuimen tulee kaikki pääasian olosuhteet huomioon ottaen ratkaista, onko Buongiorno mainoskampanjassaan käyttänyt ZARA-tavaramerkkiä direktiivin 2008/95 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ja jos näin on, arvioitava kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan kannalta, onko tämä käyttö tarpeen Buongiornon tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja mahdollisesti onko tämä käyttö hyvän liiketavan mukaista.
Unionin tuomioistuimen ratkaisun mukaan direktiivin 2008/95/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on siis tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluu kolmannen hyvän liiketavan mukaisesti harjoittama tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tämän tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina ainoastaan silloin, kun tällainen tavaramerkin käyttäminen on tarpeen kolmannen kaupan pitämän tavaran tai sen tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
Pääset lukemaan EUT:n tuomion täältä.
Kuva: Unsplash / Christian Lue