Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksen tavaramerkin haltijan yksinoikeuden rajoituksen laajuudesta

Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies antoi 7. syyskuuta 2023 asiassa C-316/22 ratkaisuehdotuksen koskien ZARA-tavaramerkin oikeuksien loukkausta. Tapauksessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyi, onko direktiivin (EU) 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdalla muutettu tavaramerkin haltijan yksinoikeuden rajoituksen laajuutta vai sisältyikö rajoitus jo direktiivien 89/104/ETY ja 2008/95/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Asiassa yritys Buongiorno Myalert SA oli aloittanut 2010 mainoskampanjan, jonka yhteydessä se tarjosi tilaajalahjana oikeutta osallistua arvontaan. Arvonnan palkintona oli ZARA :n lahjakortti. Mainosbanneria klikkaamalla arvontaan osallistuakseen tuli näkyviin merkki ”ZARA” suorakulmion kehystämänä. Industria de Diseño Textil, SA -yhtiö nosti Buongiornoa vastaan loukkauskanteen tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden loukkauksesta. Kanteen nostaja vetosi kansallisen tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin b ja c kohtaan perustuvan kanteen tueksi sekaannusvaaraan sekä tavaramerkin maineen hyväksi käyttämiseen ja tälle maineelle aiheutuneeseen haittaan. Valitus hylättiin ensimmäisessä ja toisessa oikeusasteessa ja Inditex teki valituksen Espanjan ylimpään yleiseen tuomioistuimeen Tribunal Supremoon, joka esitti asiasta ennakkoratkaisupyynnön. Inditex vaati, että ennakkoratkaisupyyntö jätetään tutkimatta.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin piti epäselvänä direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa käytettyä ilmaisua ”erityisesti”, joka ei esiintynyt direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. Kohdassa todetaan, että tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Tuomioistuin pohti, onko tätä viitteellisen käytön ulottuvuutta laajennettu. Sen mukaan Buongiornon menettely vastasi paremmin direktiivi 2015/2436 sanamuotoa kuin direktiivin 89/104 sanamuotoa.

Tuomioistuin pyrki siis kysymyksellään selvittämään, onko direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että nykyisen direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa ”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina” kuuluu direktiivin 89/104 6 artiklan soveltamisalaan. Julkisasiamies otti asian tutkittavaksi, mutta huomioi, että ennakkoratkaisupyynnössä oli viitattu direktiiviin 89/104, joka korvattiin direktiivillä 2008/95, joka tuli voimaan 28.11.2008. Tapaus oli tapahtunut 2010, joten julkisasiamies tarkasteli asiaa direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Ennen ennakkoratkaisukysymykseen liittyvän oikeudellisen ongelman käsittelemistä, julkisasiamies kiinnitti huomiota direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan suhteeseen. Julkisasiamies huomioi, että direktiivin 2008/95 6 artiklan soveltaminen vaatii sitä, että tavaramerkkiä on käytetty tavalla, jota merkin haltija voi vastustaa artiklan 5 mukaisesti. Arviointi siitä, onko menettely tavaramerkin suhteen ollut lainmukaista 6 artiklan 1 kohdassa c alakohdassa tarkoitetun säännöksen kannalta, voidaan siis esittää vain, jos menettelyä pidetään 5 artiklassa tarkoitettuna menettelynä. Ennen kuin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voisi lausua viitteelliseen käyttöön perustuvasta väitteestä, sen pitäisi arvioida onko Buongiornon menettely tapauksessa ollut 5 artiklan 2 kohdan mukaista. Tapauksessa Inditex oli vedonnut kansallisen tavaramerkkilain 34 pykälään, jolla oli täytäntöönpantu 5 artiklan 2 kohta.

Lisäksi julkisasiamiehen mukaan tässä tapauksessa oli määritettävä rajat direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle perustellun syyn käsitteelle ja 6 artiklan 1 kohdan lopussa käytetylle hyvän liiketavan käsitteelle, jotta voidaan ratkaista, merkitseekö ensin mainitussa säännöksessä tarkoitetun perustellun syyn puuttuminen sitä, että käyttö ei voi olla jälkimmäisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan mukaista. Kun kyseessä on 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu loukkaus, merkkiä käyttäneen on osoitettava, että käyttöön on ollut perusteltu syy. Vetoaminen perusteltuun syyhyn voi vaikuttaa johtavan samaan lopputulokseen kuin vetoaminen 2008/95 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaramerkkiin kohdistuviin rajoituksiin. Kuitenkin, jotta 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kohdistuvaan rajoitukseen voi vedota, on merkin käytön oltava muun muassa 1 kohdan lopussa edellytetyllä tavalla hyvän liiketavan mukaista.

Tästä perustellun syyn ja hyvän liiketavan suhteesta julkisasiamies totesi, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ei ole minkäänlaista varausta, joka voisi estää säännöksen soveltamisen silloin, kun kyse on direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksesta. Vaikka edellytyksiä arvioitaessa jotkin huomioon otettavat seikat voivat olla päällekkäisiä, arviointien yhteydessä ei noudateta samaa lähestymistapaa. Julkisasiamies huomioi myös, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rajoitusta voidaan soveltaa myös silloin, jos tavaramerkin haltija voi vedota direktiivin 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi annettuun kansalliseen säännökseen, kuten kyseessä olevassa tapauksessa oli tehty. Kyseessä olevien artikloiden välillä ei siis todennäköisesti ole ristiriitaa.

Direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan vertailussa julkisasiamies viittasi direktiivin 2015/2436 valmisteluasiakirjoihin. Julkisasiamies katsoi, että 14 artiklan tarkoitus ei ollut vain selventää tai täsmentää 6 artiklan rajoja, vaan sen oli tarkoitus toimia tavaramerkkiin kohdistuvana uutena rajoituksena, joka kattaa viitteellisen käytön yleensä. Direktiivien 89/104 ja 2008/95 artikloilla oli selkeästi suppeampi ulottuvuus. Julkisasiamiehen mukaan myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö vahvistaa käsitystä artikloiden suppeammasta ulottuvuudesta verrattuna 2015/2436 direktiivin artiklaan. Tämä tulkinta on myös laajasti hyväksytty oikeuskirjallisuudessa.

Näiden perustelujen nojalla julkisasiamies ehdotti ennakkoratkaisupyyntöön vastattavan, että 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava niin, että nykyisen direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa ”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina” ei kuulu ensin mainitun säännöksen soveltamisalaan, jollei kyse ole tavaramerkin tarpeellisesta käyttämisestä tämän kolmannen osapuolen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen pääset lukemaan täältä.

Kuva: Unsplash / Tingey Injury Law Firm