EUIPO:lta uusi päätös EU-tavaramerkkihakemuksen muuntamisesta kansallisiksi hakemuksiksi

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) suuri valituslautakunta antoi vastauksen EUIPO:n pääjohtajan kysymyksiin ja vahvisti Nightwatch –päätöksen (R 1241/2020-4) . Suuren lautakunnan mukaan EU-tavaramerkkihakemus voidaan muuntaa kansalliseksi hakemukseksi, jos se peruutetaan EUIPOn hylkäävän päätöksen jälkeen valitusaikana.

Asiassa on kyse EU:n tavaramerkkiasetuksen (2017/1001) 3 jaksossa säädetystä EU:n tavaramerkkihakemuksen muuntamisprosessista, jossa EU-tavaramerkkihakemus tai rekisteröinti voidaan muuntaa kansallisiksi hakemuksiksi EU:n jäsenvaltioissa, jos tietyissä jäsenvaltioissa ilmenee ongelmia, jotka estävät EU-tavaramerkin rekisteröinnin koko EU:ssa. Esille oikeudellisen epäselvyyden toi EUIPO:n valituslautakunnan 26.09.2022 antama päätös tapauksessa ‘Nightwatch’ (R1241/2020-4). Suuri lautakunta antoi päätöksensä (R0497/2024-G) asiaan 15.10.2024. Tapausta on käsitelty aiemmin IPRinfo  uutisessa(17.4.2024), josta voit lukea tarkemmin pääjohtajan kysymyksistä ja tapauksen taustasta.

Nightwatch tapaus

Tiivistetysti tapauksessa oli kyse EU-tavaramerkkihakemuksesta sanamerkille NIGHTWATCH, jonka EUIPO hylkäsi. EUIPO mukaa sanamerkin katsottiin olevan englantia äidinkielenään puhuvien keskuudessa kuvaileva ja vailla erottamiskykyä. Hakija peruutti hakemuksen ennen valitusajan päättymistä ja pyysi hakemuksen muuntamista kansallisiksi hakemuksiksi.  EUIPO ei hyväksynyt muuntamishakemusta Iso-Britannian osalta sen perusteella, mitä aiemmassa päätöksessä oli todettu englanninkielisestä kohderyhmästä. Hakija perusteli hyväksymistä, sillä ettei EUIPO:n aikaisempi päätös ehtinyt peruutuksen vuoksi saada lainvoimaa.  EUIPO:n neljäs valituslautakunta antoi päätösen vuonna 2022, jonka mukaan EUIPO:n on sallittava hakemuksen muuntaminen, jos EU-tavaramerkkihakemus peruutetaan ennen kuin hylkäävä päätös hylkäävä päätös on saanut lainvoiman. Kyseinen päätös oli ristiriidassa EUIPO:n aiemman käytännön kanssa.

EUIPO:n pääjohtajan esittämät kysymykset

Nightwatch-tapauksesta EUIPO:n pääjohtaja João Negrão esitti helmikuussa vuonna 2024 kysymyksiä EUIPO:n suurelle valituslautakunnalle, sillä asiaa ei käsitelty Euroopan unionin tuomioistuimessa (EUT). EUIPO:n pääjohtaja voi –tavaramerkkiasetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi – tarvittaessa esittää suurelle valituslautakunnalle oikeuskysymyksiä, erityisesti jos lautakunnat ovat tehneet toisistaan poikkeavia päätöksiä. Asia tuli pääjohtajan mielestä siirtää suuren valituslautakunan käsiteltäväksi, jotta saataisiin mahdollinen perusteltu lausunto luomaan johdonmukaisuutta. Aiempi linja oli perustunut ratkaisuun Optima (R 331/2006-G), jossa EU-tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen oli mahdollista valitusaikana, mutta hylkäävällä päätöksellä saattoi olla mahdollisia vaikutuksia tavaramerkkihakemukseen.

Pääjohtaja esitti kysymyksiä, joiden mukaan suuren valituslautakunnan tuli arvioida, sisältääkö tavaramerkkiasetuksen 139(2)(b):n ilmaisu ”viraston päätös” myös sellaiset valituslautakunnan päätökset, joista ei ole valitettu, mutta joiden perusteena oleva EU-tavaramerkkihakemus on peruutettu valitusajan aikana? Entä onko tilanne erilainen, jos viraston päätöksestä on valitettu, mutta EU-tavaramerkkihakemus peruutetaan ennen valituksen lopullista hylkäämistä?

Suuren valituslautakunnan päätös

EU-tavaramerkin muuntamista koskevat vaatimukset vahvistetaan EU:n tavaramerkkiasetuksen 139 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, jossa kielletään muuntaminen jäsenvaltioissa, joissa: ” viraston tai kansallisen tuomioistuimen päätöksen mukaan EU-tavaramerkkihakemuksen tai EU-tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiselle, menettämiselle tai mitättömyydelle on peruste.”

Suuri valituslautakunta tulkitsi ”viraston päätös” -ilmaisua niin, että artiklassa 139(2)(b) viitataan lopulliseen päätökseen. Tätä arvioidessa se kiinnitti huomiota tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 1 kohtaan sekä 71 artiklan 3 kohtaan, joissa säädetään toimenpiteistä, jotka aiheuttavat päätöksen voimaantulon. Suuri valituslautakunta totesi, että hakija voi vapaasti peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen voimaantuloa riippumatta siitä, onko valitus tehty. Lisäksi suuri valituslautakunta tarkensi, ettei EU-tavaramerkkihakemuksen peruuttamisen jälkeinen mahdollinen hylkäyspäätös tule enää voimaan eikä sillä ole myöskään oikeusvaikutuksia. Päätöksestä ei siis tule lopullista eikä sillä ole vaikutuksia, jos ennen muutoksenhaun päättymistä hakemus vapaaehtoisesti peruutetaan.

Alkuperäiset uutiset löydät täältä.

Pääjohtajan kysymykset alustuksineen voit lukea täältä. 

Suuren valituslautakunnan päätöksen voit lukea täältä. 

Lue lisää:
EUIPO:n pääjohtaja pohtii kiperiä prosessikysymyksiä – IPRinfo 17.4.2024.

Kuva: Unsplash/ ALEXANDRE LALLEMAND