EUIPO:n pääjohtaja pohtii kiperiä prosessikysymyksiä

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) pääjohtaja João Negrão on antanut joukon kysymyksiä laajennetussa kokoonpanossa toimivalle valituslautakunnalle (suuri lautakunta). EUIPO:n pääjohtaja voi –tavaramerkkiasetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi – tarvittaessa esittää suurelle lautakunnalle oikeuskysymyksiä, erityisesti jos lautakunnat ovat tehneet toisistaan poikkeavia päätöksiä.

Kysymysten tausta

Pääjohtajan esittämät kysymykset koskevat tavaramerkkiasetuksen 3 jaksossa säädettyä EU-tavaramerkkihakemuksen muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi. EU-tavaramerkin hakija voi pyytää hakemuksensa muuntamista, jos hakemus on hylätty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi. Pääjohtajan mukaan on kuitenkin oikeudellisesti epäselvää, tuleeko hakemuksesta olla lainvoimainen hylkäävä päätös ennen sen peruuttamista ja muuntamishakemuksen jättämistä. Muuntamisprosessia koskevan oikeudellisen epäselvyyden toi esille EUIPO:n valituslautakunnan päätös tapauksessa ‘Nightwatch’ (26/09/2022, R 1241/2020-4).

Nightwatch-päätös

Tapauksessa hakija jätti EU-tavaramerkkihakemuksen sanamerkille NIGHTWATCH luokissa 9, 10 ja 44. EUIPO hylkäsi hakemuksen, koska se katsoi sanamerkin olevan kuvaileva ja vailla erottamiskykyä englantia äidinkielenään puhuvien keskuudessa. Hakija ei valittanut päätöksestä vaan peruutti hakemuksen ennen valitusajan päättymistä. Peruutuksen jälkeen hakija pyysi hakemuksensa muuttamista kansallisiksi hakemuksiksi Iso-Britanniaan, Benelux-maihin, Espanjaan, Italiaan, Ranskaan ja Puolaan. EUIPO ilmoitti hakijalle, ettei muuntamishakemusta voida hyväksyä Iso-Britannian osalta, koska sanamerkin todettiin aikaisemmassa päätöksessä olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön englanninkieliselle kohderyhmälle. Virasto viittasi omiin tavaramerkkiohjeisiinsa, joiden mukaan hakijan olisi pitänyt valittaa viraston päätöksestä ennen muuntamista koskevan hakemuksen jättämistä. Hakijan mukaan viraston olisi tullut hyväksyä muuntamishakemus myös Iso-Britannian osalta, sillä EUIPO:n aikaisempi päätös ei peruutuksen vuoksi ehtinyt saada lainvoimaa.

EUIPO:n valituslautakunta teki asiassa ratkaisun, joka lopulta johti viraston pääjohtajan nyt esittämiin kysymyksiin. Valituslautakunnan mukaan muuntamista ei tule sulkea pois tavaramerkkiasetuksen 139 artiklan 2 kohdan perusteella, jos hakija on EUIPO:n hylkäävän päätöksen jälkeen peruuttanut hakemuksensa ennen valitusajan loppumista. Valituslautakunta katsoi, että hakemuksen peruuttamisen tulee olla mahdollista prosessin jokaisessa vaiheessa, eikä EUIPO:n päätös saa lainvoimaa ennen valitusajan loppumista. Valituslautakunnan mukaan on tarpeetonta ja prosessiekonomian kannalta haitallista vaatia hakijaa valittamaan päätöksestä ainoastaan sitä varten, että EU-tavaramerkkihakemus voidaan peruuttaa valituksen jälkeen. EU-tavaramerkkihakemuksen muuntaminen oli näin ollen hyväksyttävä myös Iso-Britannian osalta, ja valituslautakunta palautti asian virastolle rekisteröintitoimenpiteitä varten.

EUIPO:n pääjohtajan kysymykset

Koska tapausta ei ole käsitelty Euroopan unionin tuomioistuimessa, pääjohtaja pitää asianmukaisena oikeusvarmuuden ja yhdenmukaisuuden vuoksi pyytää asiasta suuren lautakunnan perusteltu lausunto. Kysymykset suurelle lautakunnalle ovat vapaasti suomennettuna seuraavat:

1. Sisältääkö tavaramerkkiasetuksen 139(2)(b):n ilmaisu ”viraston päätös” myös sellaiset rekisteröintiesteitä koskevat päätökset, joista ei ole valitettu, mutta joiden perusteena oleva EU-tavaramerkkihakemus on peruutettu valitusajan kuluessa?
2. Onko vastaus kysymykseen 1 erilainen, jos viraston päätöksestä on valitettu, mutta EU-tavaramerkkihakemus peruutetaan ennen valituksen lopullista hylkäämistä?
3. Sisältääkö tavaramerkkiasetuksen 139(2)(b):n ilmaisu ”viraston päätös” myös sellaiset valituslautakunnan päätökset, joita ei ole saatettu unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta joiden perusteena oleva EU-tavaramerkkihakemus on peruutettu valitusajan aikana?
4. Onko vastaus kysymykseen 3 erilainen, jos valituslautakunnan päätös on saatettu unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta EU-tavaramerkkihakemus peruutetaan ennen kanteen lopullista hylkäämistä?
5. Onko vastaus kysymyksiin 1-4 erilainen riippuen siitä, tehdäänkö päätös ex parte – tai inter partes -menettelyssä? Jos on, missä määrin?

Pääjohtajan kysymykset alustuksineen voit lukea täältä.

Kluwer Trademark Blog -kirjoituksen aiheesta löydät täältä.

Kuva: Unsplash / Alexey Larionov