Vilpillisessä mielessä tehty rekisteröinti tavaramerkkioikeudessa – käyttöalan laajeneminen viime vuosien ilmiönä

Lähtökohtana on, että vilpillisessä mielessä tehty tavaramerkin rekisteröintihakemus voi johtaa hakijan kannalta tiettyihin ikäviin seurauksiin. Yhteisön tavaramerkin kohdalla vilpillisessä mielessä tehty rekisteröinti on ehdoton mitätöintiperuste, kun Suomessa sen soveltamisalaa on laajennettu suostumuksenvaraiseksi hylkäämisperusteeksi tilanteissa, joissa haetaan vilpillisessä mielessä rekisteröintiä samaan tai samankaltaiseen tavaramerkkiin, joka nauttii ulkomailla tavaramerkkisuojaa.

Vilpillinen mieli on autonominen EU-oikeuden käsite, jota tulee tulkita yhdenmukaisesti eri jäsenvaltioissa ja teoriassa itsenäisesti suhteessa erilaisiin kansallisiin traditioihin.  Vilpillistä mieltä koskevat säännökset ovat kuitenkin avoimen tunnusmerkistön säännöksiä (kuten sopimusoikeuden puolella OikTL 36 §:n mukainen kohtuuttomuus), sillä niissä ei mitenkään täsmennetä sitä, mitä vilpillinen mieli tarkoittaa ja millaisissa tyyppitilanteissa se voisi tulla sovellettavaksi.  Näitä kysymyksiä on selvennetty monissa EU-tuomioistuinten ratkaisuissa, joiden kautta on mahdollista arvioida oikeustilaa.

Tavaramerkkien kollisiotilanteet perinteisenä käyttöalueena

Perinteisesti vilpillistä mieltä koskevalla, tai sitä muistuttavalla, sääntelyllä on pyritty estämään first-to-file -järjestelmän väärinkäyttönä pidetty tilanne, jossa hakija ennättää rekisteröimään kolmannen osapuolen joko kotimaassa käyttämän tai ulkomailla rekisteröimän ja/tai käyttämän merkin. Tämän jälkeen rekisteröintiä hakenut voisi yksinoikeutensa turvin sulkea markkinoilta kolmannen osapuolen merkin tai esimerkiksi pyytää tältä rahaa merkin luovuttamisesta. Tällaista toimintaa on harjoitettu erityisesti tietyissä ulkomaisissa oikeusjärjestelmissä, kuten Kiinassa, siten, että rekisteröintiä pyritään hakemaan yleisesti tunnetuille tavaramerkeille (ilmiöön viitataan usein käsitteellä trademark squatting).

Koska tavaramerkki on territoriaalisesti rajoitettu yksinoikeus ja tavaramerkkien määrä on nykyisin valtava, käytännössä vilpillisen mielen vähimmäiskriteereinä tällaisissa tilanteissa on se, että hakijan voidaan olettaa riittävällä todennäköisyydellä olleen tietoinen toisesta merkistä. EUT linjasi ensimmäistä vilpillistä mieltä koskevassa merkittävässä Lindt -ratkaisussa (C-529/07), että tietoisuus ei ole kuitenkaan itsessään riittävää, vaan vilpillisen mielen arvioinnissa on otettava huomioon tämän lisäksi myös i) hakijan aikomus estää toista tavaramerkkiä jatkamasta merkin käyttöä ja ii) merkin nauttima oikeudellisen suojan taso. Lindt-kriteerit on selvästi muotoiltu erityisesti perinteisiä vilpillistä mieltä koskevia tilanteita koskien, jossa vilpillinen mieli nähdään poikkeuksena first-to-file -järjestelmästä. Käytännön tilanteissa vilpillisen mielen käsilläoloa tällaisissä tilanteissa ei ole kuitenkaan usein helppo ratkaista. Monesti ei ole selvää esimerkiksi se, onko hakija tiennyt toisen käyttämästä merkistä. Tällaiset vilpillisen mielen tyyppitilanteet erilaisine variaatioineen käsittävät edelleen merkittävän osan vilpillistä mieltä koskevista ratkaisuista.

Puute aikomuksessa käyttää tavaramerkkiä

Tavaramerkki on kiinteässä yhteydessä tavaroihin ja palveluihin. Tavaramerkin tarjoaman yksinoikeuden justifikaationa on nimenomaisesti se, että sitä tosiasiallisesti käytetään tavaroiden ja palveluiden tunnusmerkkinä, jolloin tavaramerkki toimii alkuperän osoittajana tuoden kansantaloudellisia hyötyjä. Rekisteröinnin yhteydessä tavarat ja palvelut on yksilöitävä, ja yksilöinti määrää merkittäviltä osin merkin suoja-alaa. Rajoituksia tavaroiden ja palveluiden yksilöinneille ei juuri aseteta. Näin ollen tavaramerkit voidaan periaatteessa rekisteröidä lukemattomille palveluille ja tavaroille riippumatta siitä, onko hakijalla liiketoiminnallista intressiä tällaiseen rekisteröintiin.[1]

Perinteisesti rekisteröintikäytännössä tendenssinä on ollut määritellä tavaroiden ja palvelujen joukko jossain määrin laajemmaksi verrattuna siihen, mikä olisi liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Tarkoituksena on ollut laajentaa tällaisillä ns. puolustavilla rekisteröinneillä merkin suoja-alaa erityisesti liiketoiminnan lähimarkkinoille.  Tämän lisäksi laajoilla yksilöinneillä voidaan ottaa huomioon liiketoiminnan laajentuminen tulevaisuudessa, sillä suoja-alaa ei voida enää rekisteröinnin jälkeen laajentaa. Tosiasialliseen käyttöön nähden liian laajoja rekisteröintejä on toisinaan kritisoitu siitä, että ne paisuttavat tavaramerkkirekisteriä, lisäävät kolmansien osapuolten etsimiskustannuksia ja heikentävät oikeusvarmuutta. Erotuksena edellä tarkasteltuihin tilanteisiin, joissa haettava merkki on kollisiossa aiemman merkin kanssa, puolustavat rekisteröinnit eivät siis tyypillisesti kohdistu varsinaisesti tiettyyn kolmanteen osapuoleen. Tavaramerkin käytön kontrollointi tapahtuu siten, että merkki on mahdollista mitätöidä viiden vuoden jälkeen, jos sitä ei ole tänä aikana tosiasiallisesti saatettu käyttöön unionin alueella. Tavaramerkin haltijalla on näin lähtökohtaisesti viiden vuoden suoja-aika.

Viimeisten vuosien aikana EU:n oikeuskäytännössä on laajennettu vilpillisen mielen soveltamisalaa merkkien välisistä kollisiotilanteista muihin tilanteisiin, muun muassa puolustaviin rekisteröinteihin. Tärkeänä ovenavaajana oli Koton-ratkaisu, jossa EUT linjasi, että rekisteröintihakemus voidaan katsoa jätetyn vilpillisessä mielessä siitä huolimatta, ettei kolmas osapuoli käytä kyseisen hakemuksen tekohetkellä sisämarkkinoilla samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten. Lindt-kriteerit ovat Koton-ratkaisusta lähtien selkeästi linjattu ei-tyhjentäviksi kriteereiksi, joita ei välttämättä edes ole mahdollista soveltaa tosiseikastoltaan toisenlaisissa tilanteissa.

Tällaisena toisenlaisena tosiseikastona voidaan mainita tilanteet, jossa mitättömyyskanne perustetaan siihen, että vilpillistä mieltä osoittaa tavaramerkin rekisteröinti ilman tosiasiallista tarkoitusta käyttää sitä ollenkaan tai suhteessa kaikkiin tavaroihin tai palveluihin. Sky-ratkaisussa kyse oli väitetysti jälkimmäisestä tilanteesta. EUT linjasi ratkaisussa, ettei tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä voida olettaa pelkästään sen perusteella, että rekisteröintihakemuksen jättöhetkellä hakijalla ei ollut liiketoimintaa, joka vastaisi hakemuksen kattamia tavaroita ja palveluja. Toisaalta EUT jätti kuitenkin oven avoimeksi vilpillisen mielen täyttymiselle tällaisissa tilanteissa toteamalla, että tavaramerkin rekisteröinti ilman, että hakijalla on mitään aikomusta käyttää sitä kyseisen rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluja varten, voi kuitenkin merkitä vilpillistä mieltä, jos on olemassa objektiivisia merkityksellisiä ja yhtäpitäviä seikkoja, jotka ovat omiaan osoittamaan, että kyseisen tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättöpäivänä sen hakijalla oli tarkoitus joko vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saada, edes kohdistamatta toimiaan erityiseen kolmanteen osapuoleen, yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin.

Oikeusohje on hyvin tulkinnanvarainen, mutta tässä riittää todeta, että tietyissä tilanteissa se, että hakijalla ei ole mitään kaupallista logiikkaa hakea tietyille tavara- ja palveluluokille rekisteröintiä, voi osoittaa vilpillistä mieltä ilman, että merkki itsessään on rekisteröintihetkellä minkäänlaisessa kollisiotilanteessa muiden merkkien kanssa. Sky-ratkaisusta voidaan päätellä, että kynnys merkin osittaiseen tai kokonaiseen mitätöintiin tällaisissa tilanteissa on kuitenkaan suhteellisen korkealla. Tosiasiallisen käytön ja tavara- ja palveluluokkien vastaamattomuus sinänsä ei ole itsessään osoitus vilpillisestä mielestä, vaan edellytetään lisänäyttöä, joka osoittaisi moitittavaa aikomusta hakijan puolelta. Tätä voidaan perustella sillä, että vilpillinen mieli tulee pystyä yhteensovittamaan tavaramerkkijärjestelmän peruslähtökohdan kanssa, jonka mukaan tosiasiallista käyttöä ei ole edellytetty rekisteröintihetkellä.

Evergreening-ilmiö

Vilpillistä mieltä koskeva mitätöintiperuste on laajentunut sovellettavaksi myös tilanteissa, joissa kysymys on ollut siitä, että hakija uudistaa tavaramerkkihakemuksensa ennen viiden vuoden suoja-ajan päättymistä. Tällöin hakijalle saattaa koitua se hyöty, että se välttyy esittämästä tosiasiallista käyttönäyttöä viiden vuoden ajalta, mikä voi vähimmillään vaatia kustannuksia, tai epäonnistuessa johtaa tavaramerkin mitätöintiin. Ilmiöön, joka on toisenlaisessa yhteydessä tuttu myös patenttioikeuden puolelta, on viitattu käsitteellä evergreening.

Asiaa koskevat merkittävimmät ratkaisut on annettu viime vuosina, Pelikan (T-112/117) ja Hasbro (T‑663/19). Pelikan-ratkaisussa vilpillisen mielen ei katsottu olevan käsillä, koska uusi hakemus oli liittynyt tavaramerkin päivittämiseen, eli merkkiin oli tehty myös pieniä muutoksia osana brändin uudistamista. Tämän katsottiin olevan legitiimi syy uudelle hakemukselle. Sen sijaan Hasbro-ratkaisussa vilpillisen mielen konstitutioi se, että hakija oli uudella hakemuksellaan pyrkinyt kiertämään käyttönäytöstä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia (kyseisessä tapauksessa oli selvää, että laajalti tunnettua Monopoly-merkkiä sinänsä oli käytetty viiden vuoden aikana).

Näin ollen, kuten liiketoimintaan nähden liian laajoja tavara- ja palveluluokituksia koskevissa tilanteissa, rekisteröinnin liiketoiminnallinen logiikka nousee merkittäväksi tekijäksi evergreening-tilanteissa.  Tähän liittyy myös mielenkiintoinen kysymys todistustaakan jakautumisesta. Sinänsä on selvää, että vilpillisen mieleen vetoavan on pystyttävä näyttämään sitä konstituoivat seikat toteen. Yhtä lailla on ollut selvää, että todistustaakka voi kääntyä, jos kantaja kykenee riittävissä määrin osoittamaan näyttöä sellaisista seikoista, joiden perusteella olisi mahdollista päätellä hakijan olleen vilpillisessä mielessä rekisteröintihetkellä. Todistustaakan tarkka jakautuminen on kuitenkin monimutkainen asia. EUYT otti kantaa todistustaakan jakautumiseen Hasbro-ratkaisussa todeten, että usein nimenomaan sillä taholla, jota syytetään vilpillisestä mielestä, on paras tietämys aiheesta. Vilpillisen mielen ollessa jonkinlainen subjektiivinen olotila, todistelu keskittyy nimenomaan hakijan motivaatioon ja niihin ulkoisiin toimiin ja olosuhteisiin, jotka ilmentävät hakijan motivaatiota. Onkin selvää, että vilpilliseen mieleen vetoavalla on heikommat todistelumahdollisuudet, ja tämä saatetaan toisinaan ottaa huomioon todistustaakan jakautumisessa. EUYT:n ratkaisulla ei ehkä varsinaisesti muutettu todistustaakan jakautumista, mutta se ilmentää sitä, että todistustaakka saattaa kääntyä suhteellisen helpostikin vastapuolelle.

Lopuksi – mitä yhtäläisyyksiä on löydettävissä edellä tarkastelluista tilanteista?

Edellä on hahmoteltu niitä vilpillistä mieltä koskevia tyyppitilanteita, jotka ovat saaneet viime vuosina eniten huomiota. Näistä tilanteista esiintyy luonnollisesti lukuisia muunnelmia ja jokainen tapaus on tosiseikastoltaan ainutlaatuinen. Näin ollen edellä käsitellyt tilanteet ja tapaukset eivät missään nimessä ole tyhjentäviä. Jo tässäkin tarkasteltu riittää kuitenkin osoittamaan sen, että vilpillisen mielen käyttöala on kasvanut tavaramerkkioikeudessa. Samalla on entistä hankalampi hahmottaa soveltamisalan täsmällisiä rajoja runsaasta oikeuskäytännöstä huolimatta. Kehitystä saatetaan kritisoida oikeusvarmuuden näkökulmasta. Toisaalta vilpillistä mieltä koskeva avoin säännös on tarjonnut EU:n tuomioistuimille mahdollisuuden dynaamisella ja teleologisella tulkinnalla puuttua erilaisiin rekisteröintitilanteisiin, jotka ovat tavaramerkkioikeuden ja yleisemminkin EU-oikeuden tavoitteiden näkökulmista ei-hyväksyttäviä, kuten rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan edistämisen tavoitteet.

Vilpillistä mieltä koskevan sääntelyn teoreettinen jäsentäminen ja systemaattinen tarkastelu tavaramerkkioikeuden järjestelmässä olisi tutkimuksellisesti mielenkiintoista, mutta tämän artikkelin ulottumattomissa. On kuitenkin syytä edes lyhyesti pohtia sitä, onko edellä mainituille tyyppitilanteille löydettävissä joitakin yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin vilpillinen mieli paikkaa first-to-file järjestelmään sisältyvää riskiä järjestelmän väärinkäytöstä. Toisaalta sen sovellettavuutta on koeteltu tilanteisiin, joissa tavaramerkkiä haetaan liian laajalle tavara- ja palvelujoukolle suhteessa liiketoiminnalliseen logiikkaan. Tässä suhteessa sen soveltumista on toisinaan puollettu sillä, että se voisi paikata nykyisessä tavaramerkkijärjestelmässä olevaa kontrolloinnin puutetta ja siitä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia seurauksia, kuten kolmansien osapuolten oikeusvarmuuden heikkenemistä ja tavaramerkkirekisterien paisumista. Tällöin vilpillinen mieli kuitenkin törmää vaikealla tavalla yhteen viiden vuoden suoja-aikaa koskevan peruslähtökohdan kanssa, jonka ratkaisemiseen konkreettisessa tulkintatilanteessa ei ole oikeuskäytännöstä ainakaan vielä saatavilla kuin rajoitetusti tukea. Toisaalta vilpillisellä mielellä on pyritty myös tukemaan nykyisessä järjestelmässä tavaramerkin käyttöä koskevaa sääntelyä siten, että sillä voidaan puuttua evergreening-ilmiöön. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että vilpillisen mielen mitätöintiperusteeseen on pyritty turvautumaan niissä tilanteissa, joissa tavaramerkkioikeuden perusrunko ei tuota tyydyttäviä tuloksia järjestelmän tavoitteiden näkökulmasta. Se ei kuitenkaan missään nimessä voi olla ihmelääke toisinaan esille tuotuihin ongelmiin koskien tavaramerkkirekisterien paisumista ja suoja-alaltaan ylilaajoja rekisteröintejä.

[1] Poikkeuksena ovat tietyt yleistermit, kuten luokassa 7 koneet, joita ei ole EUIPO:n käytännössä hyväksytty ilman tarkennuksia.