Tavaramerkkilainsäädäntö uudistuu

Uudistetun tavaramerkkilain pitäisi tulla voimaan tammikuussa 2019. Max Oker-Blom arvioi artikkelissaan uudistusprosessin syitä, seurauksia ja puutteita sekä hallinnon että pk-yritysten näkökulmasta.

Kesäkuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 9-henkisen työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Uudistuksessa myös implementoidaan EU:n tavaramerkkidirektiivin määräykset. Työryhmä luovutti mietintönsä 19.3.2018, ja ministeriö pyysi 24 taholta 22.5.2018 mennessä lausunnot, joissa tuli kiinnittää erityistä huomiota ehdotettuihin tavaramerkkien ja toiminimien hallinnolliseen kumoamismenettelyyn sekä tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettelyyn. Hallituksen esitystä odotetaan eduskuntaan lokakuun 2018 alussa.

Euroopan komissio painotti 24.5.2011 julkaistussa EU:n teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskevassa tiedonannossaan (KOM (2011) 287 lopullinen), että tavaramerkkijärjestelmien on oltava nopeampia, laadukkaampia, johdonmukaisempia, käyttäjäystävällisempiä, yleisesti saatavilla ja uutta tekniikkaa hyödyntäviä.

Tavaramerkkidirektiivi on implementoitava tammikuussa

Koko Euroopan unionin kattava tavaramerkkijärjestelmä ja jäsenvaltioiden rinnakkaiset tavaramerkkijärjestelmät täydentävät toisiaan. Suojaa voi hakea jommankumman järjestelmän kautta tai hyödyntäen molempia, eikä läheskään kaikilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ole tarvetta koko EU:n kattavalle suojalle.

EU-tavaramerkistä säädetään yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 207/2009, jota on muutettu asetuksella (EU) 2015/2424. Muutokset tulivat voimaan 23. maaliskuuta 2016. Asetuksen 4 artiklassa lueteltavien eräiden säännösten soveltaminen alkoi kuitenkin vasta 1. lokakuuta 2017.

Vuosia kestäneen EU:n tavaramerkkilainsäädännön uudistustyön tuloksena on lisäksi valmistunut jäsenmaita välittömästi velvoittava muutettu (yllä mainittu) asetus sekä kansallista tavaramerkkilainsäädäntöä harmonisoiva uudistettu direktiivi (EU 2015/2436), jossa on 46 perustelukohtaa ja 57 artiklaa. Direktiivin ensimmäiseen lukuun sisältyy yleisiä ja toiseen aineellisia määräyksiä, kolmanteen taas menettelysäännöksiä. Neljäs luku koskee hallinnollista yhteistyötä ja viides muotosäännöksiä.

EU:n ensimmäinen tavaramerkkidirektiivi annettiin joulukuussa 1988 (89/104/ETY), ja sen säännökset implementoitiin Suomen tavaramerkkilakiin lailla 39/1993. Direktiivin konsolidoitu versio (2008/95/EY) myöhempine muutoksineen on voimassa 15. tammikuuta 2019 saakka. Uudistetun direktiivin pakolliset säännökset on pääosin saatettava voimaan jäsenvaltioissa viimeistään 14.1.2019. Jotta Suomi ehtisi ajallaan implementoida direktiivin, uutta tavaramerkkilakia koskeva hallituksen esitys tulisi antaa eduskunnalle alkusyksystä 2018.

Menettämismenettelyä koskevan 45 artiklan aikaraja umpeutuu kuitenkin vasta 14.1.2023. Tämä on myönnytys niille jäsenvaltioille, joiden mielestä tavaramerkin menettämistä tulisi ajaa vain oikeudessa. Työryhmä esittää, että myös artikla 45 pantaisiin täytäntöön Suomessa samalla kertaa kuin muut direktiivin määräykset.

Graafisesta esittämisvaatimuksesta on luovuttu

Hakijan ei jatkossa tarvitse enää esittää tavaramerkkiä graafisesti, mikä vaatimus on tuottanut haasteita nykyteknologian kehittyessä. Direktiivin johdanto-osan 13 perustelukohdassa painotetaan, että kansallisten tavaramerkkitoimistojen on käytettävä yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa. Tavaramerkki on kuitenkin edelleen esitettävä tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Tässä viitataan niin sanottuihin Sieckmann-kriteereihin (C-273/00), jotka jo pitkään ovat ohjanneet käytäntöä.

Eurooppalaisten asiamiesten keskuudessa esitystapaongelmia enemmän on keskusteltu kauttakuljetus- ja luokitusmenettelyistä. Nykydirektiivissä säädetään, että tavaramerkinhaltija voi kieltää maahantuonnin ja maastaviennin, mikäli kolmannesta maasta tuotu tavara rikkoo merkinhaltijan tavaramerkkioikeuksia. Säännöstä on tulkittu niin, että tavaroiden haltijalla tulee olla aikomus laskea tavarat liikkeelle kyseisessä maassa. Ratkaisuissaan EU:n tuomioistuin (EUT) on nimittäin katsonut, että kauttakuljetus voidaan kieltää vain, jos tavarat joutuvat ulkoisessa passitusmenettelyssä ollessaan jonkin sellaisen toimen kohteeksi, joka merkitsisi niiden liikkeelle laskemista kyseisessä kauttakulkuvaltiossa.

Ohjausta on otettu erityisesti Philips-Nokia -ratkaisusta (yhdistetyt tapaukset C-446/09 ja C-495/09), jossa EUT toteaa muun muassa, että kolmansista maista peräisin olevia tavaroita, jotka ovat unionissa tavaramerkkioikeudella suojatun tuotteen jäljitelmiä, ei voida pitää asetuksessa tarkoitettuina väärennettyinä tai laittomasti valmistettuina tavaroina pelkästään sen takia, että ne on tuotu unionin tullialueelle suspensiomenettelyssä eli edelleenvietäviksi. Jos tulliviranomainen kuitenkin epäilee, että tavarat aiotaan laskea liikkeelle EU:ssa, se voi ottaa ne haltuun.

Varsinkin ns. counterfeit-tuotteisiin eli väärennettyihin tavaroihin liittyviä tapauksia hoitavat asiamiehet ja monet EU:ssa toimivat yritykset ovat kritisoineet voimakkaasti tätä käytäntöä. Uuden direktiivin 10 artiklan nojalla onkin mahdollista estää kolmansia osapuolia tuomasta tavaroita jäsenvaltioon, jossa tavaramerkki on rekisteröity, vaikkei tuotteita luovuteta vapaaseen liikkeeseen. Estämisen edellytyksenä on, että tavaroissa on ilman lupaa tavaramerkki, joka on sama tai olennaisilta osiltaan sama kun tavaramerkki, joka on rekisteröity jäsenvaltiossa. Tämä estämisoikeus kuitenkin raukeaa, jos tavaroiden ilmoittaja tai haltija esittää näyttöä siitä, että rekisteröidyn merkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille määränpäävaltiossa. Tämä lisäys johtunee EU:n kautta kulkevan transitoliikenteen merkityksestä, ja täydellinen kielto vaikuttaisi esimerkiksi Amsterdamin ja Rotterdamin laivakuljetuksiin.

Luokituksessa ratkaisee kirjaimellinen merkitys

Tavaramerkit luokitetaan Nizzan sopimuksen järjestelmän mukaisesti (1957, SopS 53/1973). Uuden direktiivin mukaan luokkaotsikot kattavat vain nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen. Syynä on EU:n tuomioistuimen IP TRANSLATOR -ratkaisu (C-307/10) 19.6.2012, joskin EUT on sittemmin vahvistanut, ettei tiukentunut oikeuskäytäntö voi vaikuttaa takautuvasti.

Yksi keskustelua nostattanut osio direktiivin valmistelussa koski hallinnollisen menettämis- ja mitättömyysmenettelyn uudistamista. Direktiivin 45 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot sisällyttävät tavaramerkkilakeihinsa tehokkaan ja nopean hallinnollisen menettelyn tilanteisiin, joissa vaaditaan tavaramerkkien menettämistä tai julistamista mitättömiksi. Menettely ei saa rajoittaa osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Hallinnollisen menettämismenettelyn edellytyksiksi (artikla 2) on säädettävä, että tavaramerkki julistetaan menetetyksi, jos merkkiä ei tosiasiallisesti ole otettu käyttöön tai jos se on muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi. Tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi muun muassa silloin, jos tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä joko aikaisemman oikeuden voimassaolon vuoksi tai koska se sotii ehdottomia hylkäys- ja mitätöintiperusteita vastaan.

Täyttävätkö kansalliset tavaramerkkilait Euroopan komission tiedonannon tavoitteet jää lähivuosien aikana nähtäväksi. Luopuminen graafisesta esittämisvaatimuksesta tekee uusien merkkien rekisteröinnin joustavammaksi, ja piraattituotteisiin puuttuminen helpottuu. Luokitusta koskevan kirjaimellisen tulkinnan myötä tavaramerkkien soveltamisalan pitäisi täsmentyä, ja hallinnollisen menettämis- ja mitättömyysmenettelyn seurauksena kansallisten tavaramerkkirekisterien pitäisi selkiintyä. Säännökset esimerkiksi tavaramerkkien omistusoikeudesta, lisensioinnista sekä takuu- tai tarkastusmerkkejä ja yhteisömerkkejä koskevien sääntöjen implementointi selkeyttänevät kansallisia lainsäädäntöjä. Vaarana on tietysti, että säännösmäärän lisääntyessä syntyy uusia tulkintaongelmia.

Mietinnön kompromissit tuovat haasteita

Suomen tavaramerkkilainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva 192-sivuinen mietintö kuvaa sekä direktiiviä että nykytilannetta Suomessa, samoin tavaramerkkilainsäädäntöä muissa Pohjoismaissa. Ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi on selkeine lukuineen ja pykäläotsikoineen helposti luettava. Modernisointi tarkoittaa tässäkin pykälien lisäämistä, mutta perusteluina ovat muun muassa lakiehdotukseen sisällytetyt yhteisömerkkisäännökset.

Vuonna 2012 tavaramerkkilain ensimmäistä lukua uudistettaessa tiedusteltiin yrityksille ja asiamiehille suunnatulla kyselytutkimuksella muun muassa, oliko tarpeen säilyttää relatiivisten esteiden tutkiminen viran puolesta, kun EU-tavaramerkin rekisteröinnissäkin tutkitaan vain pakottavat eli absoluuttiset esteet. Selvä enemmistö vastanneista yrityksistä halusi säilyttää sen. Myös asiamiehet olivat samaa mieltä (TEM 38/2012), vaikka siirtyminen pelkkään jälkikäteiseen väitemenettelyyn relatiivisten esteiden osalta olisi todennäköisesti lisännyt heidän toimeksiantojaan. Norja ja Ruotsi ovat olleet uudistetuissa (2010 ja 2011 voimaan astuneissa) tavaramerkkilaeissaan relatiivisten esteiden ex officio -tutkimuksen puolella, mutta Tanska on luopunut relatiivisten esteiden tutkinnasta osittain jo 1990-luvun lopulla.

Uuden direktiivin valmistelun alkuvaiheessa komissio poisti tämän vaihtoehdon, mutta koska parinkymmenen jäsenmaan edustajat eivät pitäneet sen säilyttämistä ongelmana, mahdollisuus palautettiin. Koska jäsenmaa saa säilyttää säännöksen, että viranomainen tutkii sopimuksenvaraiset esteet viran puolesta, tämä linja säilyi myös Suomen työryhmän esityksessä. Ottaen huomioon Suomen pk-sektorin merkitys ratkaisu vaikuttaa perustellulta.

Luokitustulkintojen tiukentuessa herää kysymys, miten PRH:n tulisi relatiivisia esteitä tutkiessaan suhtautua suojaan, joka eri aikoina haettujen merkkien osalta määrittyy eri tavalla. Sivullisen on myös työlästä selvittää, mitä tavaroita tai palveluja on Nizzan sopimuksen yksittäisen merkin hakemispäivän mukaiseen painokseen kuulunut. Ulkopuoliselle voi syntyä käsitys, että jo rekisteröityjen merkkien suoja määrittyy direktiivin säännösten mukaisesti eli kirjaimellisesti.

PRH:n tavaramerkkirekisteriin merkityt kansalliset merkit voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensinnäkin ovat ne ennen EUT:n IP Translator -ratkaisua rekisteröidyt merkit, toisena tuomion jälkeiset sananmukaista tulkintaa edellyttävät rekisteröinnit. Kolmannen ryhmän muodostavat 1.10.2012 ja 31.12.2013 välisenä aikana PRH:ssa haetut rekisteröinnit, jolloin hakija sai sisällyttää tavaraluetteloon luokkaotsikon lisäksi maininnan ”kaikki muut palvelut/tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa”. Tästä viittauksesta on luovuttu 1.1.2014, josta lähtien on tullut luetella nimenomaan kaikki ne tavarat ja palvelut, joille suoja haetaan.

Työryhmässä pohdittiin kolmea vaihtoehtoa. Ensinnäkin ennen 1.10.2012 rekisteröityjen merkkien suojan tulkinta voitaisiin säilyttää ennallaan. Erityisesti elinkeinoelämän edustajat ovat pelänneet, että jo rekisteröityjen tavaramerkkien suojaa kavennetaan. Hallinnollisesta näkökulmasta on kuitenkin toivottavaa, että suojaa ja siten rekisteriä täsmennettäisiin. Toinen mahdollisuus on täsmentää merkkien suoja tietyn määräajan, esimerkiksi kahden vuoden, puitteissa lain voimaantulosta. EU-tavaramerkin osalta käytetty 6 kuukauden täsmennysaika on todettu keskusteluissa liian lyhyeksi. Lisäksi on ounasteltu, että viesti täsmennysmahdollisuudesta ei tule kaikkien tavaramerkkien haltijoiden tietoon, että se on kallis ja että se lisäksi kuluttaa PRH:n niukkoja resursseja. Kolmas vaihtoehto, johon mietinnössä päädyttiin, on hoitaa täsmennys viimeistään tavaramerkkiä uudistettaessa eli pisimmillään kymmenen vuoden kuluessa.

Mielestäni järjestelmän kannalta on tärkeätä, että tavaramerkkirekisteri on selkeä. Luokkamerkinnän täsmentäminen tavaramerkkiä uudistettaessa on kompromissi, ja (liian) pitkä ylimenokausi aiheuttaa epävarmuutta ja syö resursseja esimerkiksi mahdollisten riitojen muodossa. Suomen yrityksistä yli 95 prosenttia on pieniä tai keskisuuria, ja selkeä ja tehokas viranomaistoiminta helpottaa niiden toimintaa.

Toiminimien yleistoimiala aiheuttaa ongelmia

Tavaramerkin sopimuksenvaraisia esteitä arvioidessaan PRH suorittaa ristitutkimuksen eli tarkastaa haettuun tavaramerkkiin mahdollisesti sekoitettavissa olevia rekisteröityjä toiminimiä. Monet uusista toiminimistä rekisteröidään käyttämällä sanontaa ”kaikki laillinen liiketoiminta” tai nykyisin suhteellisen helposti valittavaa ”yleistoimialaa”, mikä voi muodostaa esteen uuden tavaramerkin rekisteröinnille. Tämä on sekä työryhmässä että epävirallisissa keskusteluissa tunnistettu ongelmaksi. Työryhmä on esittänyt, että asia otettaisiin käsittelyyn osakeyhtiö- tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä.

Tavaramerkkilakia uudistettaessa työryhmä ratkaisisi asian mahdollistamalla toiminimen hallinnollisen kumoamisen joko kokonaan tai osittain. Eriävän mielipiteen esittävä työryhmän jäsen huomauttaa, että tämä ei riitä, koska toiminimi voidaan kumota vain käyttämättömyyden perusteella, kun käyttöä ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä.

Tavaramerkeillä ja toiminimillä on eri funktio. Mielestäni olisikin perusteltua käsitellä niitä eri tavoin; hallinnollinen helppous ei saa muodostua markkinoinnin ja myynnin esteeksi. Pidemmällä juoksulla tämä palvelee myös pienyrityksiä, jotka jo perustamisvaiheessa joutuisivat miettimään, mitä toimintaa todella aikovat harjoittaa.

Kesäkuussa 2007 PRH perusti laajalti tunnetuista tavaramerkeistä luettelon, joka pohjaa muistioon hyvin tunnetuista tavaramerkeistä, KTM 9/2006). Syyskuussa 2017 TEM:n kuulemistilaisuudessa keskusteltiin lyhyesti siitä, tulisiko luettelo sisällyttää lakiin, jatkaa nykyisellään vai luopua siitä kokonaan. Yhteisymmärrys lienee siitä, että se joka tapauksessa jatkaisi PRH:n ylläpitämänä luettelona ilman oikeusvaikutuksia. Luettelo ei sovellu direktiivin systematiikkaan, mutta sen perustamiseen ja ylläpitämiseen sisältynyt työ menetettäisiin, jos se lakkautettaisiin. Moni suomalainen yritys on pitänyt listautumisen systematisoivaa vaikutusta hyvänä. Jopa korkein hallinto-oikeus on viitannut siihen tuoreessa ratkaisussaan (KHO 2017:92 Valioravinto).

Uudistustyön on jatkuttava

Uusi tavaramerkkidirektiivi vaikuttaa huomattavasti nykyisen tavaramerkkilain uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen. Arvailujen varaan jää, miksei Suomessa toteutettu jo 2000-luvun alussa modernia tavaramerkkilain kokonaisuudistusta. Siitä oli jo laadittu selkeä muistio (2001), joka tosin toimi taustamuistiona 2016 uudistetulle tavaramerkkilain 1 luvulle ja varsinkin sitä edeltävälle valmistelutyölle.

Direktiivin ansiosta meillä on seurattu muiden Pohjoismaiden tekemisiä tällä rintamalla. Suomen kaltaiselle pienelle EU-maalle on hyödyksi pysyä selvillä siitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa tehdään teollisoikeusalalla, onhan heillä isommat resurssit – esimerkiksi heinäkuussa 2011 voimaan tullutta Ruotsin tavaramerkkilakia oli valmistellut kaksi täysipäiväistä työntekijää lähes kymmenen vuotta.

Kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä siitä, että tavaramerkkiuudistus myös kansallisella tasolla on tällä erää pääsemässä päätepisteeseensä. Suomen pk-sektorille olisi ollut eduksi saada jo aikaisemmin läpinäkyvämpi, yhteneväisempi ja toiminimen käyttöä huomioiva tavaramerkkirekisteri. Toivon, että uudistustyö jatkuu tämänkin jälkeen muun muassa toiminimilain muuttamisella.