Tavaramerkkien menettämis- ja mitätöintimenettely: puolitoistavuotiskatsaus

5/2020 15.10.2020

Toukokuussa 2019 voimaan tulleella tavaramerkkilailla (544/2019) otettiin käyttöön uudenlainen, Patentti- ja rekisterihallitukseen sijoittuva hallinnollinen menettely rekisteröidyn tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi. Ennen tavaramerkkilainsäädännön kokonaisuudistusta menettämistä tai mitätöintiä oli mahdollista hakea vain markkinaoikeudelta. Onko uudistus otettu vastaan odotetulla tavalla?

Taustaa

Lainmuutoksella pantiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin (2015/2436) 45 artikla. Säännöksen 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa.

Keskusvirastoissa noudatettavan hallinnollisen menettelyn edellyttäminen jäsenvaltioilta oli lakimuutokseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 201/2018 vp) todetulla tavalla uutta vanhaan tavaramerkkidirektiiviin (2008/95) verrattuna. Ehdotuksessa uudeksi tavaramerkkidirektiiviksi (COM/2013/0162 final – 2013/0089 [COD]) huomautetaan kuitenkin, että hallinnollinen väitemenettely oli tavaramerkkiasetuksen nojalla käytössä ehdotuksen antamisajankohtana jo lähes kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Hallinnollinen menettely pähkinänkuoressa

Tavaramerkin menettämistä voidaan vaatia PRH:lta, kun merkki on menettänyt kykynsä toimia tavaramerkkinä. Näitä tilanteita ovat tavaramerkin käyttämättömyys, vesittyminen ja harhaanjohtavaksi tuleminen. Menettämisen oikeusvaikutuksia sovelletaan menettämishakemuksen vireilletulopäivästä lähtien.

Mitätöintiä voidaan vaatia, kun tavaramerkin rekisteröinnille on rekisteröintihetkellä ollut jokin este. Mitätöidyllä tavaramerkillä ei mitätöidyiltä osin katsota alun perinkään olleen tavaramerkkilain mukaisia oikeusvaikutuksia. Niin menetetty kuin mitätöity tavaramerkki poistetaan asiaankuuluvilta osin tavaramerkkirekisteristä.

Rekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä voivat PRH:ssa vaatia sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt edellyttäen, että hakijalla on oikeudellinen intressi saada asia ratkaistuksi. Aiempaan oikeuteen perustuvaa mitätöintiä voi hakea vain kyseinen aiemman oikeuden haltija. Hallinnollinen menettely voidaan kohdistaa vain rekisteröityihin, ei sen sijaan vakiintuneisiin tavaramerkkeihin.

Hallinnollinen menettely ratkaistaan PRH:lle toimitetun hakemuksen ja lausuntojen perusteella. Menettelyä koskevat pitkälti samat säännökset kuin väitemenettelyä. Väitteen tekeminen onkin ensisijainen keino kumota tavaramerkin rekisteröinti, ja menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia on mahdollista panna vireille vasta kun väitemahdollisuus on käytetty tai ei ole enää mahdollinen.

Mikäli samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä, ei menettämistä tai mitätöintiä koskevaa asiaa oteta PRH:ssa tutkittavaksi. Jo PRH:n tutkittavaksi otettu hakemus raukeaa, jos samaa merkkiä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä. Mikäli kyse ei ole edellä mainituissa tilanteissa samoista asianosaisista, jää PRH odottamaan tuomioistuimen ratkaisua asiassa.

Hallinnollisessa menettelyssä ei käsitellä muita asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia eikä rikosasioita, joiden osalta toimivaltaisina viranomaisina toimivat markkinaoikeus ja Helsingin käräjäoikeus.

Lukuja ja arvioita

Uuden hallinnollisen menettelyn arvioitiin lakiuudistukseen johtaneessa hallituksen esityksessä olevan tuomioistuinmenettelyä nopeampi ja edullisempi vaihtoehto. Kynnystä menettelyn aloittamiseksi pidettiin huomattavasti matalampana kuin markkinaoikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymisen tapauksessa.

Kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä oli Suomessa voimassa loppuvuodesta 2018 noin 70 000 kappaletta, minkä lisäksi Suomeen kohdistettuja kansainvälisiä rekisteröintejä oli voimassa noin 35 000 kappaletta. Vuosina 2017-2019  PRH:een saapui keskimäärin noin 3250 kansallista hakemusta vuodessa. Kansainvälisiä rekisteröintejä kohdistettiin Suomeen vastaavana ajanjaksona vuosittain noin 1230 kappaletta.

Hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden lukumäärää pidettiin hallituksen esityksessä vaikeasti etukäteen arvioitavana. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2017 24 tavaramerkkiä koskevaa valitusasiaa ja 16 riita-asiaa. Seuranneiden vuosien vastaavat luvut olivat 21 valitusasiaa ja 11 riita-asiaa (2018) sekä 21 valitusasiaa ja 5 riita-asiaa (2019). Markkinaoikeudellisten asioiden lukumäärästä ei tuomioistuinmenettelyn erilaisen luonteen johdosta voitu esityksen mukaan kuitenkaan vetää uuteen hallinnolliseen menettelyyn suoraan soveltuvia johtopäätöksiä. Hallinnollista menettelyä läheisemmin muistuttavassa PRH:n väitemenettelyssä asioita käsitellään esityksen mukaan vuosittain noin 100 kappaletta.

Hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden määrää ennustettiin vähentävän niin PRH:n suorittama, tavaramerkin rekisteröintiä edeltävä esteiden tutkiminen kuin sivullisten mahdollisuus väitteen tekemiseen. Hakemusmäärää kasvattavana seikkana pidettiin sitä, että hallinnollinen menettely tulee kyseeseen vielä kauan tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen. Näillä ja muilla perusteilla hallinnollista menettelyä koskevien vuosittaisten hakemusten määräksi arvioitiin hallituksen esityksessä 50-100 kappaletta.

Miten menettely on otettu vastaan?

PRH:n vanhemman lakimiehen Sara Henrikssonin mukaan virastolle oli lokakuun 2020 alkupuoleen mennessä saapunut kaiken kaikkiaan 22 menettämis- tai mitätöintimenettelyä koskevaa hakemusta. Valtaosa näistä eli 14 hakemusta oli tehty vuoden 2020 puolella. Hakemuksista 16 oli koskenut tavaramerkin menettämistä ja loput 6 mitätöintiä. Hakemusmäärissä ei tilastojen mukaan ole havaittavissa kasvavaa trendiä, vaan hakemuksia on tavaramerkkilain uudistamisesta saakka saapunut PRH:lle tasaisen vähän.

Kaikkien tähänastisten menettämishakemusten perusteena oli vedottu tavaramerkin käyttämättömyyteen. Lähes jokaisessa mitätöintihakemuksessa oli vedottu sekä vilpillisen mieleen että joko aikaisempaa tavaramerkki- tai tekijänoikeutta koskevaan sekaannusvaaraan.

PRH oli mainittuun ajankohtaan mennessä tehnyt kuusi hallinnolliseen menettelyyn liittyvää päätöstä. Neljässä tapauksessa merkin haltija oli menettänyt tavaramerkkirekisteröinnin kokonaan ja yhdessä tapauksessa osittain. Yksi mitätöintihakemus oli hylätty ja kaksi hakemusta oli peruutettu ennen päätöksen tekemistä. Valituksia markkinaoikeuteen ei oltu tehty, ja yhden päätöksen osalta valitusaika ei ollut vielä päättynyt.

Henrikssonin mukaan PRH:lla oltiin varauduttu suurempaan hakemusmäärään, ja hakemusten vähäinen määrä on tullut yllätyksenä. Tähänastisten hakemusten käsittely on kuitenkin sujunut odotetulla tavalla hyvin, ja hakemusten käsittely on toteutunut pitkälti väitekäsittelyä vastaavalla tavalla, kuten oli tarkoituksin.

PRH:n tilastojen perusteella käsittely hallinnollisessa menettelyssä kesti tähän mennessä ratkaistujen asioiden osalta keskimäärin noin 6 kuukautta. Markkinaoikeuden keskimääräiset vuoden 2019 käsittelyajat olivat vertailun vuoksi tavaramerkkejä koskevissa valitusasioissa 12 kuukautta ja riita-asioissa 17,9 kuukautta.

Kehityssuuntia

Hallituksen esityksen ennustus 50-100 vuosittaisesta hakemuksesta vaikuttaa edellä esitetyn perusteella yläkanttiin arvioidulta. Syitä hakemusmäärään vähäisyyteen on vaikea yksilöidä. Kyse saattaa olla yksinkertaisesti siitä, että järjestelmän piiriin ei ole ehditty löytää. Kuluvan vuoden osalta ei voida myöskään täysin sulkea ulos pandemiaa, jonka vaikutukset ulottuvat huomatulla tavalla kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan.

Maltillisesta ensireaktiosta huolimatta ei liene epäuskottavaa kuvitella, että hakemusmäärät pinkaisevat tulevina vuosina kasvuun. On normaalia, että uusien käytäntöjen vakiintumiseen kuluu jonkin verran aikaa. Kaikkia muutoksia, olivat ne miten hyviä tahansa, ei aina vain omaksuta samalla nopeudella. Järjestelmän vastaanottoa oikeudenhaltijoiden ja muiden tahojen keskuudessa on syytä jäädä tarkastelemaan rauhassa, ennen kuin sen jatkokehityksestä tehdään ratkaisevia johtopäätöksiä. Menneiden aikojen korpifilosofien viisaus pätee tässäkin asiassa: Ei oo hoppu hyväks eikä kiire kunniaks.

Kannen kuva: Bill Oxford, Unsplahs.com

Kirjoittajat