Suostumuksenvaraisten tavaramerkkiesteiden viranomaistutkinta – onko uudelleen harkinnan aika?

Jo viime vuonna, mutta erityisesti tänä vuonna kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä on Patentti- ja rekisterihallitukselta, PRH, IPRinfon saamien tietojen mukaan laskenut. Siihen voi olla monta syytä. Varsinkin 24. helmikuuta alkaneen Venäjän hyökkäyssodan myötä Ukrainaan suomalaisten yritysten vetäytyminen Venäjältä on hidastanut taloudellista toimeliaisuutta. Polttoaineiden hintojen nousu ja sen seurauksena inflaation vahvistuminen ovat tehneet yrityksiä, mutta myös kuluttajia, varovaisemmiksi.

Taloudellisten syiden lisäksi voi toki myös olla tavaramerkkioikeudellisia syitä. Ajattelen erityisesti väitettä, että suomalaiset yritykset hakevat suoraan tavaramerkkirekisteröintiä EU:n teollisoikeusvirastolta, EUIPO:lta, koska hakemuksen menestymismahdollisuudet olisivat siellä paremmat. Syynä tähän on, ettei EUIPO tutki viran puolesta, ex officio,  relatiivisia eli suostumuksenvaraisia esteitä kuten Suomessa tehdään. Viranomaistutkinta olisi siten Suomessa tiukempaa, kun hakemuksen kohteena ovat sekä absoluuttiset että relatiiviset esteet.

Relatiivisten esteiden viranomaistutkinnan perusteista

EU

EU komission maaliskuussa 2013 tekemän tavaramerkkidirektiiviehdotuksen ((Recast) COM(2013) 162 final) mukaan EU-jäsenmaiden tulisi luopua suostumuksenvaraisten esteiden viranomaistutkinnasta. Siihen aikaan vallitseva kanta, myös niiden jäsenmaiden keskuudessa, joissa ei tutkittu relatiivisia esteitä, kuitenkin oli, että se voitaisiin kaikesta huolimatta säilyttää. Tällä kannalla oli myös myöhemmin neuvosto työpaperissaan marraskuussa 2013.

Max Planck Instituutin vuoden 2011 alkuvuonna julkaisemassa tutkimuksessa ”The Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System” todetaan muun muassa, että kahdessatoista EU:n jäsenmaassa relatiivisten esteiden tutkiminen suoritetaan viran puolesta. Tanska ja Yhdistynyt Kuningaskunta, UK, ilmoittivat lisäksi, etteivät hylkää hakemuksia relatiivisten esteiden perusteella, mutta toimittavat hakijoille raportin koskien hakemuksen mahdollisia kollisioita aiempien oikeuksien kanssa.

Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että Max Planck-tutkimuksen rinnalla suoritetussa niin sanotussa Allensbach-kyselyssä lähes puolet olivat sitä mieltä, että myös EU-tavaramerkin yhteydessä pitäisi tutkia relatiivisia esteitä viran puolesta. Tähän ei kuitenkaan haluttu mennä, koska eräänä EU-tavaramerkin syntymisen edellytyksenä oli tutkimuksen mukaan, ettei suostumuksenvaraisia esteitä tutkita.

Kansallisella tasolla viranomaistutkinta relatiivisten esteiden osalta vaihtoehtona direktiivissä siten säilyi.

Suomi

Suomessa on luonnollisesti myös pitkään käyty keskusteluja siitä, pitäisikö säilyttää vai luopua relatiivisten esteiden tutkimisesta viranomaisten toimesta. Jo vuonna 2001 silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön, nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön, TEM, asettama työryhmä päätyi kannattamaan säilyttämistä. Raportissa todetaan muun muassa, että luopumisen edut olisivat vähäiset verrattuna sen aikaansaamiin haittoihin.

Luopumisen myönteisiin vaikutuksiin työryhmän mukaan olisi maksujen alentaminen työpanoksen vähenemisen takia. Tanskalaisen mallin omaksuminen ei kuitenkaan olisi ollut puolustettavissa, koska tutkimus relatiivisista esteistä tehdään, vaikkeivat ne vaikuta hakemuksen hyväksymiseen. Supistunut etukäteistutkimus saattaisi edelleen johtaa suurempiin jälkikäteiskustannuksiin tavaramerkin haltijalle väitteiden muodossa. Lisäksi relatiivisten esteiden tutkimatta jättäminen johtaisi kulttuurin täydelliseen muutokseen, jossa muun muassa erilaisten hakupalveluiden merkitys korostuisi. Samaten oikeudellinen epävarmuus korostuisi.

Vuoden 2001 selkeä ja perusteltu ehdotus tavaramerkkilaiksi jäi toteutumatta.

EU:n tavaramerkkioikeuden oikeuskäytännön kehityttyä ja Suomen 1964 tavaramerkkilain siten kaivatessa ajantasaistamista asetettiin 2011 uusi työryhmä TEM:n toimesta. Sen pohdittavaksi tuli muiden kysymysten ohella olisiko perusteltua luopua relatiivisten esteiden tutkimisesta viran puolesta. Vastauksen saamiseksi suoritettiin kysely noin 800 yrityksen keskuudessa. Siihen vastasi tosin vain runsaat 20 %, mutta vastaajien joukossa selvä enemmistö sekä pienten että suurten yritysten joukossa olivat säilyttämisen kannalla. Se mikä oli erityisen mielenkiintoista, oli, että myös suuri enemmistö asiamiehistä olivat samaa mieltä. He luopuivat näin ollen vapaaehtoisesti väitteiden mahdollisesti tuomista lisäansioista.

Vähän aiemmin Ruotsissa tehty empiirinen tutkimus oli päätynyt samaan lopputulokseen. Ruotsin uudessa tavaramerkkilaissa, joka tuli voimaan heinäkuussa 2011, näin ollen säilytettiin relatiivisten esteiden tutkinta, vaikka hyvinkin pitkään uutta lakia valmisteltaessa oli puhuttu sen luopumisesta, muun muassa siksi, ettei EUIPO:ssa tutkittu niitä.

Kun tavaramerkkilakia uudistettiin muutama vuosi sitten direktiivin asettamien vaatimusten mukaiseksi, päätettiin jo varsin aikaisessa valmisteluvaiheessa, ettei tehdä uutta empiiristä tutkimusta, koska sellainen oli jo muutama vuosi sitten tehty. Lain 13 §:ssä edellytetään siten, että suostumuksenvaraisia esteitä tutkitaan viran puolesta (26.4.2019/544).

Onko uudelleen harkinnan aika?

Pitäisikö uudessa taloudellisessa tilanteessa miettiä tätä nimenomaista kysymystä uudelleen? Jos tarkastellaan kansallisten tavaramerkkihakemusten määriä vuosina 2019-2021 niin lasku vuodesta 2020 viime vuoteen on noin 10 %, mutta luvut olivat viime vuonna korkeampia kuin vuonna 2019. Huomio kiinnittyy siihen, että samoina vuosina EU-tavaramerkin haku kansallisilta hakijoilta on tasaisesti noussut 1675:stä 1844:een. Sama trendi on näkyvissä Tanskassa ja Ruotsissa sekä Baltian maissa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Nousu on tosin maltillinen, kenties Liettuaa ja Ruotsia lukuun ottamatta.

Tähän voi tietysti olla useampia syitä. Yrityksen näkökulmasta voi olla tehokkaampaa heti hakea merkkiä isommalle markkinalle. Tähtäimessä voi olla nopea laajentuminen muille kuin Suomen markkinoille. Nettibusiness on tietysti oma kategoriansa. Ei olla sidottuja yhteen fyysiseen markkinaan. Ulkopuolisten yhä kansainvälistyvien tavaramerkkiasiantuntijoiden suosituksilla on luonnollisesti oma merkityksensä. Ilman yksityiskohtaisempia yrityshaastatteluja on vaikeaa lausua syistä kansalliseen tai EU-tavaramerkkihakuun.

IPRinfon keskustellessa PRH:n johtavan neuvontalakimiehen Tuulimarja Myllymäen kanssa siitä mahtavatko suomalaiset tavaramerkinhakijat tietoisesti sivuuttaa PRH:n EUIPO:n hyväksi saadakseen rekisteröinnin helpommin, hän toteaa, ettei hän ainakaan ole kuullut sellaista. Tietysti on kuitenkin varsin epätodennäköistä, että asiakas kertoisi kannastaan virastolle, hän jatkaa. Hän toteaa tosin, että voi olla hämmentävää rekisteröinnin hakijalle, jos EUIPO:n rekisteriin hyväksytään kaksi varsin samankaltaista merkkiä, koska suostumuksenvaraisia esteitä ei tutkita.

Eräs seikka, jonka IPRinfon haastattelema kokenut tavaramerkkiasiantuntija VT Kaisu Korpua muun muassa korostaa, on, että suomalaisessa järjestelmässä hakijan vastapuolena on viranomainen, ei toinen tavaramerkin haltija, ellei hakijan merkkiä hyväksytä. Viranomainen toimii ensin hakijan edustajana tutkiessaan viran puolesta relatiivisia esteitä ja saattaa myöhemmin puolustaa omia päätöksiään uutta hakijaa vastaan. Voi luonnollisesti kysyä, mikä viranomaisen rooli tulee olla.

Jotta kuitenkin voitaisiin arvioida nykyjärjestelmän toimivuutta, olisi suoritettava seikkaperäisempi kysely. Nykytiedoilla on vaikea arvioida edesauttaako relatiivisten esteiden viranomaistutkinta PRH:n sivuuttamista EUIPO:n hyväksi. Mikä on edullisempaa tavaramerkinhaltijoille, etukäteistutkinta vai jälkikäteinen erimielisyyksien ratkaiseminen? Tässä vaiheessa voisi kuitenkin, tarkempaa selvitystä odotellessa, business slangia soveltaen, todeta ”If it isn’t broke, don’t mend it”.