Muu ominaisuus tavaramerkin ehdottomana esteenä

4/2020 21.7.2020
stop-merkki

Tavaramerkkijärjestelmä on tärkeä osa Euroopan unionin kilpailuoikeuden systematiikkaa.  On perusteltua ja tärkeää, että yritykset voivat tavaramerkin avulla erottaa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä.

Tavaramerkkioikeuden antaman suojan ala on laajentunut kattamaan perinteisten sana- ja kuviomerkkien lisäksi myös epätavanomaisia merkkejä jo ennen vuonna 2015 tapahtunutta luopumista graafisen esitettävyyden vaatimuksesta. Tämä on ollut mahdollista, koska graafinen esitettävyys on nähty ennemminkin merkin erottamiskyvyn osoittamiseen liittyvänä seikkana kuin itseisarvona erityisesti tapauksessa C-273/00 Sieckmann muotoiltujen kriteerien mukaisesti. Niiden kriteerien mukaisesti riittävää on, että merkki voidaan esittää graafisesti siten, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Vaatimus graafisesta esitettävyydestä on ollut silti sääntelyssä mainittuna. Epätavanomaisten merkkien rekisteröinnin osalta vaatimus graafisesta esitettävyydestä on ilmennyt esimerkiksi siten, että äänimerkin kohdalla äänitiedoston lisäksi rekisterissä on esitetty kirjallinen esitys nuoteista. Suoja-ala on joissain tilanteissa voinut muodostua kuitenkin myös perusteettoman laajaksi ja vapaan kilpailun esteeksi, sillä sääntely, jolla estetään tavaramerkin suoja-alan liiallinen laajentuminen ja perusteettoman kilpailuedun saavuttaminen, ei ole pysynyt suoja-alan laajentumisen vauhdissa mukana kuin osittain. Järjestelmän on todettu tarjoavan jopa mahdollisuuden väärinkäytöksille ja kilpailun rajoittumiselle

Erityisesti muotomerkkien osalta on tavaramerkkiasetuksen 7(1)(e) ja tavaramerkkidirektiivin 4(1)(e) artiklassa säädetty rekisteröinnin ehdottomista esteistä, joiden soveltamista ei voida estää edes merkin käytön avulla osoitetulla erottamiskyvyllä. Vuonna 2015 toteutettuun tavaramerkkisääntelyn uudistukseen saakka ehdottomana esteperusteena on ollut merkin muodostuminen yksinomaan tavaran muodosta, joka on ollut tavaralle tai palvelulle luonteenomainen, välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai olennaisesti vaikuttanut tavaran tai palvelun arvoon. Tavoitteena on välttää tavaramerkin suojan käyttäminen vanhentumisaikojen alaisten muiden immateriaalioikeuksien määräajattomaan säilyttämiseen.  Sääntelyuudistuksessa tuotiin ehdottomiin esteperusteisiin muodon lisäksi muu ominaisuus / ominaispiirre (englanniksi another characteristic).

Vuonna 2015 toteutetun tavaramerkkisääntelyuudistuksen taustalla on Euroopan unionin komissiolle laadittu Max Planck- instituutin selvitys, jossa on pohdittu eurooppalaisen tavaramerkkioikeuden tilaa ja kehitystarpeita. Muotoon liittyvien rekisteröinnin ehdottomien esteiden soveltamisalan osalta raportissa todetaan, että oikeuskäytännön perusteella muodon käsitettä voidaan tulkita ja on tulkittu melko laajasti. Tästä huolimatta vain muotoa koskeva säännös voi jäädä liian suppeaksi. Vastaavat ehdottomat esteet esimerkiksi Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmässä kohdistuvat paitsi muotoihin, myös muihin merkkeihin, kuten väreihin, hajuihin tai ääniin. Selvityksessä esitetään, että sääntely olisi perusteltua laajentaa koskemaan kaikkia tavaran luonteenomaisia tai tekniselle ratkaisulle välttämättömiä merkkejä. Näin tilanteissa, joissa merkki muodostuu yksinomaan tavaran piirteestä (feature) ja antaisi monopolisaseman kilpailijoihin nähden joko teknisen ratkaisun tai toiminnallisen ominaisuuden (characteristic) avulla, merkin rekisteröinti tavaramerkiksi tulisi kieltää.

Ehdotetun sanamuodon mukaisesti (i) yksinomaan tavaran luonteen tai teknisen suorituskyvyn mukaiset merkit sekä (ii) yksinomaan teknisen ratkaisun saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta koostuvat merkit eivät olisi rekisteröitävissä.  Kohta (iii) on ehdotettu kokonaan poistettavaksi. Sääntelyä ei kuitenkaan ole toteutettu ehdotuksia vastaavasti, vaan sekä tavaramerkkiasetuksen että tavaramerkkidirektiivin sanamuoto on säilynyt ennallaan lukuun ottamatta lisäystä muu ominaisuus (another characteristic). Nykyisen sääntelyn mukaisesti ehdottoman esteen muodostavat merkit, jotka muodostuvat yksinomaan muodosta tai muusta ominaisuudesta i) joka on tavaralle luonteenomainen, ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tai iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava.

Muun ominaisuuden sisältöä ei määritellä asetuksessa tai direktiivissä, vaikka oletettavaa onkin, että käsitteellä viitataan juuri epätavanomaisten merkkien (esimerkiksi ääni, maku, haju, väri) luonteenomaisiin tai tekniselle ratkaisulle välttämättömiin piirteisiin. Näitä ehdottomia rekisteröinnin esteitä voisivat kohdata esimerkiksi moottorin ääntä kuvaava merkki autolle, suklaan maku tavaramerkiksi suklaalle tai maalin haju maalaukselle tai viehättävä auton väri autolle.  Sääntelyuudistuksen valmisteluasiakirjoissa ei perustella tämän sanamuodon valintaa eikä sitä, miksi muutos on toteutettu tällä tavoin ja ehdotuksesta poiketen. Uudistuksen merkityksestä onkin esitetty oikeuskirjallisuudessa erilaisia näkemyksiä. Onko tarkoitus ollut tosiasiassa laajentaa kyseisten ehdottomien esteiden soveltamisalaa ja tuoda ehdottomien rekisteröinnin esteiden piiriin uusia merkkejä, vai ainoastaan selventää sääntelyä ja oikeustilaa? Oikeuskäytäntöä asiasta ei vielä ole, joten lisäyksen merkitys ja mahdolliset soveltamistilanteet jäävät vielä avoimiksi. Jälkikäteen arvioituna on sääntelyn sanamuoto alkuperäisessä ehdotuksessa olisi mielestäni ollut olennaisesti selkeämpi ja vähemmän tulkinnalle tilaa jättävä. Alkuperäisen ehdotuksen muotoilulle oli komission tilaamassa selvityksessä todetut perustelut, kun nyt toteutetussa muutoksessa valitun sanamuodon merkitys on jäänyt tulkinnan varaiseksi.

Suomi vs. EU

Kotimainen sääntely poikkeaa direktiivin sääntelystä mielenkiintoisella tavalla. Tavaramerkkilain mukaan rekisteröinnin esteenä on merkin koostuminen yksinomaan tavaralle tai palvelulle luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä. Tavaramerkkilakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että lain sanamuoto vastaisi tavaramerkkidirektiivin 4 (1)(e) artiklaa, koska se sisältää yksinoikeuden rajoituksena muodon lisäksi ominaispiirteet. Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan mainita sääntelyn eroavaisuudesta maininnan palvelu osalta: perusteluissa todetaan ainoastaan lisäyksen muu ominaispiirre tulleen lisäyksenä aiemman lain muotoiluun. Siten tavaramerkkilain mukaan yksinomaan palvelun luonteenomaista ominaisuutta kuvaileva merkki ei voisi erottamiskykyiseksi sen ennen hakemusta osoitetun käytönkään perusteella, kun taas tavaramerkkiasetuksessa ja -direktiivissä rajoitus koskee ainoastaan tavaran, ei palvelun, luonteenomaista muotoa tai muuta ominaisuutta. Jää nähtäväksi, onko kyseessä vain säännösvalmistelussa tapahtunut epähuomiossa ja tarkoituksettomasti tapahtunut muotoilu, vai onko kyseessä todella tarkoitettu lisäys. Toisaalta on ajateltavissa, että tavaroiden ja palveluiden välinen määritelmällinen raja-aita on madaltumassa, kun monia sähköisiä tai aineettomia tuotteita ei ole välttämättä mielekästä tai edes mahdollista luokitella joko tavaroiksi tai palveluiksi.

Kuinka laajaksi muodon käsite on oikeuskäytännössä tulkittu? Tarkastelemalla muodon käsitteen tulkintaa oikeuskäytännössä on mahdollista arvioida sitä, onko uudistus muun ominaisuuden lisäämisestä todella ollut tarpeen, ja mikä merkitys lisäyksellä oletettavasti tulee olemaan. Säännösten taustalla oleva yleisen edun vaatimus ja kilpailuoikeudellinen näkökulma on todettu esimerkiksi ratkaisussa C-48/09 Lego: säännösten liian muodollinen ja kirjaimellinen tulkinta estäisi niiden tarkoituksen toteutumisen. Vastaavasti on todettu tapauksen C-205/13 Hauck ratkaisuehdotuksessa, jonka mukaan muotoon ja muuhun ominaisuuteen kohdistuvien ehdottomien rekisteröinnin esteiden tavoitteena on teleologisen tulkinnan avulla estää tavaran olennaisten piirteiden monopolisointi. Väriä sellaisenaan ei ratkaisun C-104/01 Libertel mukaisesti ole katsottu muodoksi, mutta värimerkkien rekisteröinnin osalta rekisteröinnin esteitä tarkastellaan tuomioistuimen mukaan muotoa koskevien ehdottomien rekisteröintiesteiden taustalla oleva yleisen edun vaatimus huomioiden. Tapauksessa C-371/06 Benetton on tarkastelussa ollut housujen tikkauksista sijoitettuna housujen tiettyyn kohtaan muodostunut tavaramerkki. Ratkaisussa on todettu, että tavaramerkki voidaan säännösten soveltamisalaan kuuluvana katsoa olevan käsitteen muoto alla. Tiukasti ajatellen tällainen merkki ei varsinaisesti ole lainkaan tavaran muoto: ratkaisun nojalla onkin perusteltavissa, että muodon käsitettä on tulkittu laajasti.   Muodon laajaa käsitettä puoltaa myös se, että termi shape esiintyy eri kielillä sanoina forme (ranska), forma (italia), Form (saksa), vorm (hollanti): näiden sanojen tavanomainen merkitys kattaa myös termin esitystapa (mode of representation).

Viimeaikainen oikeuskäytäntö

Viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä muodon ja muun ominaisuuden käsitteen tulkinnan kannalta mielenkiintoisia ja keskeisiä ovat tapaukset C-163/16 Louboutin ja C-21/18 Textilis. Ratkaisussa C‑163/16 Louboutin kyse on kolmannen alakohdan, eli tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavan muodon soveltumisesta naisten korkokengän pohjan punaisesta väristä muodostuneeseen tavaramerkkiin. Ennakkoratkaisupyynnössä on esitetty kysymys muodon tulkinnasta: ulottuuko muodon käsite tavaran kolmiulotteisten ominaispiirteiden lisäksi myös tavaran muihin ominaispiirteisiin, kuten väriin? Ratkaisuajankohtana 12.6.2018 nykyinen tavaramerkkidirektiivi on jo ollut voimassa, vaikka itse tapaukseen soveltuu vanha tavaramerkkidirektiivi, jossa ei lisäystä muu ominaispiirre ollut.

Ratkaisuehdotuksissa korostuvat muotoon liittyvien rekisteröintiesteiden kilpailuoikeudellinen tausta ja sen mukaisesti muodon laajan tulkinnan välttämättömyys. Laajan tulkinnan välttämättömyyttä vahvistaa julkiasiamiehen mukaan vuoden 2015 sääntelyuudistus, jossa tavaramerkkidirektiiviin on otettu maininta muu ominaispiirre: muutoksen hän näkee liittyvän merkin graafisesta esitettävyydestä luopumiseen ja mahdollisuuteen rekisteröidä esimerkiksi ääneen, hajuun tai makuun perustuvia tavaramerkkejä. Sääntely on toteutettu ilman siirtymäaikaa, mikä voisi olla osoitus siitä, että sääntely olisi ainoastaan selvennys, ei faktinen muutos. Näin ollen olisi johdonmukaista, että kyseiseen merkkiin soveltuisi sananmukaisesti vain muotoa koskenut ehdottoman rekisteröinnin este.

Tuomioistuin on tuomiossaan muotoillut ennakkoratkaisukysymyksen koskemaan paitsi muodon käsitteen tulkintaa, myös yksinomaisuuden käsitettä. Ratkaisun mukaan kyseinen, kengänpohjan punaisesta väristä muodostunut merkki ei kuulu iii-alakohdan soveltamisalaan: ei pelkkänä värinä eikä muodon ja värin yhdistelmänä, koska tavaramerkin rekisteröinnillä ei ole pyritty erityisesti muodon suojaamiseen. Toisekseen merkki ei ratkaisun mukaan muodostu yksinomaan muodosta, koska merkissä on mukana myös väri.   Tuomioistuimen perustelut jättävät avoimeksi sen, onko sääntelyn muutoksen tarkoituksena ollut muuttaa oikeustilaa vai selventää sitä. Ratkaisua on kuitenkin mahdollista ja perusteltua tulkita siten, ettei tuomioistuin halunnut laajentaa vanhan tavaramerkkidirektiivin muodon käsitettä kattamaan muodon ja värin yhdistelmää. Näin ollen tuskin muutkaan tavaralle ominaiset, ei-geometriset piirteet voisivat kuulua muodon käsitteen alaan. Kääntäen: on kiistattomasti perusteltavissa, että muodon ja värin yhdistelmä on korkokengän esteettinen muu ominaisuus, joka olennaisesti vaikuttaa sen arvoon. Siten, mikäli tuomioistuin olisi katsonut muodon käsitteen alaan kuuluvan myös tällaisen selkeästi kengälle ominaisen muun ominaisuuden, ratkaisu olisi käsitykseni mukaan ollut toisen sisältöinen.

Toinen, muodon ja muun ominaisuuden käsitteiden kannalta merkityksellinen tapaus on C-21/18 Textilis. Ennakkoratkaisupyynnössä on ensinnäkin pyydetty vastausta uudistetun tavaramerkkisääntelyn takautuvalle soveltumiselle.  Tuomioistuin on todennut, ettei vakiintuneiden oikeusvarmuuden ja oikeutettujen odotusten suojan periaatteiden mukaisesti tavaramerkkiasetuksen säännöksiä sovelleta tavaramerkkiin, joka on rekisteröity ennen säännösten voimaantuloa. Aineellisten säännösten takautuva soveltaminen on sallittua ainoastaan tilanteessa, jossa takautuva soveltaminen on selvästi ilmaistuna.  Toisekseen vastausta on pyydetty iii-alakohdan, tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavan, esteettisen muodon soveltumisesta riidanalaiseen tavaramerkkiin. Ratkaisua C-163/16 Louboutin lainaten tuomioistuin toteaa, että tavaramerkkioikeudessa muodon käsite tarkoittaa linjojen tai ääriviivojen kokonaisuutta, joka rajaa kyseessä olevan tavaran tilassa. Kyseinen merkki sisältää kuitenkin myös koristeellisia elementtejä ja sanoja, jotka ovat sekä näiden ääriviivojen sisä- että ulkopuolella. Lisäksi sitä käytetään tavaroissa, joiden muoto eroaa näistä koristeellisista kuvioinneista. Näiden seikkojen vuoksi merkki ei tuomioistuimen käsityksen mukaan muodostu yksinomaan muodosta, eikä siten kolmas alakohta ole sovellettavissa merkkiin. Näin ratkaisussa C-21/18 Textilis saatiin vastaus sääntelyn takautuvaan soveltamiseen, mutta ei käsitteen muu ominaisuus merkityksestä.

Sekä ratkaisun C 163/16 Louboutin että C-21/18 Textilis jälkeen ilman vastausta jää edelleen kysymys: onko ehdottomien esteiden sanamuodon muutos vuoden 2015 uudistuksessa muuttanut esteiden soveltamisalaa, vai onko muodon käsite asiallisesti vastannut jo aiemman sääntelyn aikana uuden sääntelyn sanamuotoa? Itse pohdinnassani olen päätynyt sille kannalle, että sääntelyn sanamuodon muutos on asiallisesti tuonut muutoksen myös ehdottomien esteperusteiden soveltamisalaan. Perustelen näkemystäni seuraavasti. On totta, että ratkaisuja C-163/16 Louboutin ja C-21/18 Textilis lukiessa on pääteltävissä, että muodon käsite on tuomioistuimen näkemyksen mukaan laaja. Niin laaja se ei kuitenkaan ole ollut, että muut piirteet kuin geometriset muodot olisivat kuuluneet muotoon kohdistuneiden ehdottomien esteperusteiden soveltamisalaan. Näin on todettu jo ratkaisussa C 104/01 Libertel ja näkemys on uudistettu tuoreessa ratkaisussa C-163/16 Louboutin. Näin ollen on väistämätöntä, että soveltamisalaan on uudistuksen myötä tullut lisäys sellaisten epätavanomaisten merkkien osalta, jotka eivät ole graafisesti esitettävissä tai jotka eivät tuomioistuimen sanoin ole linjojen tai ääriviivojen kokonaisuus, joka rajaa kyseessä olevan tavaran tilassa, ja joiden olennainen tai hallitseva osa on toiminnallinen. Näin esimerkiksi värimerkit, liikemerkit ja äänimerkit ovat jääneet soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä näkökulma on käsitykseni mukaan tuotu esille jo sääntelyuudistuksen taustalla olevassa, komission tilaamassa Max Planck-instituutin selvityksessä: muodon laajan tulkinnan mahdollisuudesta huolimatta vain muotoa koskeva säännös voi jäädä liian suppeaksi, minkä vuoksi on ollut tarve laajentaa ehdottomien esteiden soveltamisalaa.

Tasapuolisuuden haasteet

Kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta katsottuna sekä kaikkien merkkien tasapuolisen kohtelun kannalta ongelmallista on, että ehdottomia esteperusteita ei ennen sääntelyuudistusta ole kuitenkaan tulkittu niin laajasti, että muodon käsite olisi käsittänyt muita kuin geometrisia muotoja, esimerkiksi värejä tai äänimerkkejä. Näin ollen perusteltu on näkemys, että tavaramerkin suoja-ala on voinut tietyissä tilanteissa kasvaa perusteettoman suureksi ja siten voinut aiheuttaa tavaramerkkijärjestelmän tarkoitukselle vastaista kilpailuetua. Näin voi olla sellaisissa tapauksissa, joissa merkin olennaiset piirteet eivät ole perinteisiä muotoja, vaan esimerkiksi väri, liike tai sijainti tai värin ja muodon yhdistelmä kuten tapauksessa C – 163/16 Louboutin.  Tästä näkökulmasta on ollut ilmeinen tarve uudistaa ehdottomia esteitä koskeva sääntely koskemaan myös muuta ominaisuutta kuin muotoa, vaikka muutos on toteutettu ehdotetusta poiketen ilman säädösten valmisteluaineistosta perusteluita. Uudistamistarve on tuotu esille Max Planck- instituutin selvityksessä, jossa on todettu muodon laajan tulkinnan mahdollisuudesta huolimatta vain muotoa koskevan säännöksen olevan oletettavasti liian suppea, minkä vuoksi on esitetty laajennusta ehdottomien esteiden soveltamisalaan. Näin ollen perusteltua on päätellä, että lisäyksellä muu ominaisuus on asiallisesti ollut tarkoitus laajentaa ehdottomien rekisteröinnin esteiden soveltamisalaa aiemmasta eikä ainoastaan selkeyttää sääntelyä ja vahvistaa jo vallinnutta oikeuskäytäntöä. Näitä ehdottomia rekisteröinnin esteitä voisivat kohdata esimerkiksi moottorin ääntä kuvaava merkki autolle, suklaan maku tavaramerkiksi suklaalle tai maalin haju maalaukselle tai viehättävä auton väri autolle. Näitä esimerkkejä vastaan on toisaalta esitetty vastakkaisia näkemyksiä niiden liiallisen pitkälle menevästä tulkinnasta.

Ongelmana tietyissä tapauksissa voivat olla vanhan sääntelyn aikana rekisteröidyt merkit, jotka nykyisessä sääntelyssä olisivat kuuluneet ehdottomien esteperusteiden soveltamisalaan. Tämä tulkinta yhdistettynä Tapauksessa C-21/18 Textilis vahvistettuun uusien säännösten ei-takautuvaan soveltamiseen voi aiheuttaa tilanteen, jossa voimassa voi olla kilpailua perusteettomasti rajoittavia muita kuin muotomerkkejä. Tilanne on mahdollinen, jos rekisteriin on hyväksytty epätavanomainen tavaramerkki, jonka osalta ehdottomien esteiden tarkastelussa ei ole sovellettu laajasti muodon käsitettä kattamaan kaikki merkin olennaisia toiminnallisia piirteitä riippumatta siitä, ovatko ne perinteisessä, geometrisessa käsityksessä muotoja. Ratkaisuna voi tällöin olla tulkita ennen uutta sääntelyä rekisteröityjen merkkien suoja-alaa mahdollisimman suppeasti ilman, että kyseisten merkkien pätevyyttä sinänsä kyseenalaistetaan.

 

Kirjoittajat