Maineen norkkimisopin käytäntö muotoutuu

5/2015 15.12.2015
(iStockphot.com/Royce DeGrie)
Vajaat kolme vuotta sitten kirjoitin IPRinfo-lehden numerossa 1/2013 maineen norkkimisopista markkina­oikeuden käänteentekevänä pidetyn Granströms Båtvarv -päätöksen (MAO 121/12) valossa. Sittemmin on syntynyt paljon uutta oikeus­käytäntöä aiheen ympäriltä. Tarkastelen tässä artikke­lissa, miten maineen norkkimisoppia on sovellettu viime vuosien aikana.

Maineen norkkimisoppi tarjoaa keinon puuttua sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) yleislausekkeen nojalla sellaiseen jäljittelyyn, josta ei aiheudu sekaannus­vaaraa. Tältä osin sitä koskeva oikeuskäytäntö poikkeaa olennaisesti samaan säännökseen perustu­vasta orjal­lista jäljittelyä kos­kevasta oikeus­käytännöstä, jossa sekaannusvaaraa on pidetty menettelyn kiel­tämisen edellytyksenä.

Esimerkiksi look-alike-tuotteet, jotka muistuttavat ulkoasultaan tunnettuja merkkituotteita olematta kuitenkaan niiden identtisiä kopioita, voivat merkitä maineen norkkimista. Lisäksi maineen norkkiminen voi ilmetä esimerkiksi tunnetun logon tai muun tunnuksen jäljittelynä erityisesti, jos sa­massa yhteydessä käytetään myös omaa nimeä tai muuta tunnusta sekaannusvaaran ehkäisemi­seksi.

Orjallisen jäljittelyn tapaan maineen norkkiminen on omiaan hyödyttämään jäljittelijää ja vahingoitta­maan jäljittelyn kohdetta. Jäljittelijälle on yleensä eduksi, että sen toiminta, tuote tai tunnus yhdistetään tunnettuun esikuvaan. Jäljittelyn kohteen kannalta menettely voi kuitenkin johtaa erottamiskyvyn vesit­tymiseen tai maineen tahrautumiseen.

Maineen norkkimisoppi Suomessa

Maineen norkkimiseen oli vedottu useissa tapauksissa jo ennen Granströms Båtvarv -päätöstä, joskin harvoin sillä nimellä ja yleensä huonolla menestyksellä.

Esimerkkeinä voidaan mainita Dumle (MT 95/II/02), Flower by Kenzo (MAO 192/03), Hullut Päivät (MAO 132/04) ja KultaRahaksi (MAO 613/10) -tapaukset. Kaikissa näissä hakemus hylättiin. Hullut Päivät -tapauksessa tosin kaksi markkinaoikeuden kuudesta jäsenestä olisi hyväksynyt hakijoiden vaati­mukset osittain tai kokonaan goodwill-arvon hyväksikäytön perusteella. 

Lisäksi maineen norkkimiseen oli vedottu esimerkiksi LEGO-asiassa (MAO 84/03, KKO 2004:32 ja MAO 82/05). Siinä hakemus hyväksyttiin lopulta kokonaisuudessaan. Perusteena ei kuitenkaan ollut maineen norkkiminen vaan se, että hakijoiden ja vastaa­jan tuotteiden välillä oli sekaannus­vaara, joka olisi markkinaoikeuden mukaan ollut estettävissä vain viimeksi mainit­tujen ulkomuotoa muutta­malla.

Folkia-tapauksessa (MAO 619/09) markkinaoikeus määräsi kiellon, vaikka se katsoi, ettei menet­telystä ollut aiheutunut sekaannusvaaraa. Tapauksen tosi­seikasto oli kuitenkin hyvin erityislaatuinen. Vaikka markkina­oikeus viittasi perusteluissaan goodwill-arvon hyväksi­käyt­töön, se perusti päätöksensä lopulta ylei­semmin menettelyn vilpilli­syydelle.

Crocs-tapauksessa (MAO 332/08) markkinaoikeus totesi perusteluissaan, että orjalliseen jäljit­telyyn kuuluu jo itsessään goodwill-arvon hyväksikäyttö eli maineen norkkiminen. Tämä oli markkina­oikeuden mukaan otettava huomioon menettelyn sopimattomuutta koskevassa kokonais­arvioinnissa. Markkina­oikeus kuitenkin kielsi vastaajan menettelyn vain siltä osin kuin se katsoi, että siitä oli aiheutunut sekaannus­vaara.

Muuttiko Granströms Båtvarv -päätös mitään?

Huhtikuussa 2012 annettua Granströms Båtvarv -päätöstä on pidetty käänteentekevänä, koska se on ensimmäinen tapaus, jossa markkinaoikeus nimenomaisesti perusti päätöksensä maineen norkkimi­selle.

Perusteluissaan markkinaoikeus totesi ruotsalaiseen oikeuskäytäntöön viitaten, että maineen norkkimi­sesta on kyse, kun elinkeinonharjoittaja luo markkinoinnissaan oikeudettomasti mielleyhtymän toisen elinkeinonharjoittajan toimintaan, tuotteeseen, tunnukseen tai vastaavaan voidakseen hyötyä toisen elinkeinonharjoittajan maineesta.

Menettely voidaan kieltää, kun jäljittelyn kohde on markkinoilla niin tunnettu, että se yhdistetään tiettyyn elinkeinonharjoittajaan. Edellytyksenä ei sitä vastoin ole, että menettelystä aiheu­tuisi sekaannusvaara.

Granströms Båtvarv -päätöksen jälkeen maineen norkkimisoppiin on vedottu ainakin kymmenessä tapauksessa. Näistä suurimmassa osassa on ollut suoraan tai epäsuorasti kyse myös tavaramerkin tai muun imma­te­riaalioikeuden väitetystä louk­kauksesta.

Maineen norkkimisopin nojalla määrätyt kiellot eivät kuitenkaan ole yleistyneet Granströms Båtvarv -päätöksen jälkeen. Itse asiassa markkinaoikeus on yhtä tai kahta poikkeusta lukuun otta­matta johdonmukai­sesti hylännyt kaikki siihen perustuneet vaatimukset. Lisäksi niissäkin tapauksissa, joissa vaati­mukset on hyväksytty, ensisijainen peruste on ollut muu kuin maineen norkkiminen.

Arvioitavana omaperäisyys ja tunnettuus

Useimmiten vaatimusten hylkääminen on johtunut siitä, että markkinaoikeus on katsonut jääneen näyt­tämättä, että jäljittelyn kohde olisi vaaditulla tavalla omaperäinen ja tunnettu. Näin on käynyt esimerkiksi Fischer (MAO 381/12), Froosh (MAO 198/13) ja Abloy (429/13) -tapauksissa. Lisäksi eräissä tapauk­sissa markkinaoikeus on antanut olennaista mer­kitystä sille, että vastaaja on käyttänyt omaa nimeään tai tunnustaan riidanalaisen tuotteen tai tunnuksen yhtey­dessä. Näin on käynyt esimerkiksi ABB-tapauksessa (MAO 269/13).

Plus Maito (MAO 398/14) ja RIINI (MAO 809/14) -tapauksissa markkinaoikeus otti huomioon molemmat edellä mainitut seikat, kun se katsoi jääneen näyttämättä, että vastaajat olisivat luoneet mielleyhtymän hakijaan tai sen tuotteisiin tai tunnuksiin.

Lumicamo-tapauksessa (MAO 110–112/15) markkinaoikeus ilmeisesti katsoi omaperäisyyttä ja tunnet­tuutta koskevien vaatimusten täyttyneen. Markkinaoikeuden mukaan kyse ei kuitenkaan ollut maineen norkkimisesta, koska vastaajan tuotteet erottuivat hakijan tuotteista ja koska vastaaja oli käyttänyt omaa tunnustaan tuotteidensa yhteydessä. Merkitystä saattoi olla myös sillä, että tuotteilla oli eri jakelu­kanavat.

Erityisen kiinnostavana voidaan pitää lopputulosta GULF-asiassa (MAO 470/14 ja MAO 661/15). Siinä vastaaja oli tietoisesti rekisteröinyt hakijan kuviomerkin kanssa identtisen kuvio­merkin. Hakijan rekiste­röintiä vas­taan tekemä väite oli kuitenkin hylätty myös markkinaoikeudessa, koska merkkejä ei ollut rekisteröity samoille tai saman­kaltai­sille tavaroille eikä hakija ollut näyt­tänyt merkkinsä olevan laajalti tun­nettu. Arvioides­saan asiaa sittemmin SopMenL:n näkökulmasta markkinaoikeus katsoi, ettei vas­taajan menet­telyä voitu pitää hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana, vaikka vastaaja oli tar­joutunut myymään rekiste­röimänsä merkin hakijalle 100.000 euron hintaan. Kyse ei myöskään voinut olla mai­neen norkki­misesta, koska vastaaja oli ainoastaan valmistellut merkillä varus­tettujen tuotteiden myyntiä.

Rapala (MAO 153/15) -tapaus on toistaiseksi ainoa Granströms Båtvarv -päätöksen jälkeinen tapaus, jossa hakija on selvästi menestyksekkäästi vedonnut maineen norkki­misoppiin. Siinäkin annettu kielto tosin perustui ensisijaisesti hakijan ja vastaajan tuotteiden väliselle sekaannusvaaralle. Markkinaoikeus kuitenkin totesi, että vastaajien menet­telyä oli pidet­tävä sopimat­tomana myös, koska vastaajat olivat luoneet mielleyhtymän hakijan tunnet­tuihin tuotteisiin ja siten pyrki­neet hyötymään niihin liittyvästä goodwill-arvosta.

Myös Selätin-tapauksessa (MAO 516–517/14) markkinaoikeus hyväksyi kieltovaatimuksen, jonka tueksi hakija oli vedonnut muun muassa siihen, että viittaamalla harhaanjohtavalla tavalla hakijan tuotteeseen vastaaja oli pyrkinyt käyttä­mään hyväk­seen hakijan tuotteen mainetta. Markkinaoikeuden päätöksen perusteluista jää kuitenkin epäsel­väksi, pitikö markkinaoikeus vastaajan menettelyä myös maineen norkkimisena vai ainoastaan tavara­merkki­oikeu­den loukkauksena ja harhaanjohtavana markkinointina.

Onko maineen norkkimisopista hyötyä?

Markkinaoikeus vaikuttaa asettaneen maineen norkkimisopin soveltamiskynnyksen varsin korkealle. Hakijalla on näyttötaakka siitä, että jäljittelyn kohde täyttää omaperäisyyttä ja tunnettuutta koskevat vaatimukset. Vaadittu tunnettuuden taso lienee sitä korke­ampi, mitä vähemmän omaperäinen jäljittelyn kohde on. Lisäksi hakijan on osoitettava, että vastaaja on menettelyllään luonut mielleyhtymän jäljit­telyn kohteeseen. Tässä voi muodostua esteeksi ainakin se, jos vastaaja on käyt­tänyt omaan nimeään tai tun­nus­taan toiminnassaan.

(iStockphoto.com/aluxum)

Korkeasta soveltamiskynnyksestä huolimatta maineen norkkimisoppi on tervetullut lisä SopMenL:ia koskevaan oikeuskäytäntöön, sillä se tarjoaa kei­non puuttua jäljittelyyn erityisesti silloin, kun immate­riaali­oikeussuoja on puutteellinen tai kun jäljit­telijä käyttää hyväkseen yksinoikeuslaeissa olevia auk­koja.  

Syyskuussa 2013 toteutettu markkinaoikeusuudistus on lisännyt maineen norkkimisopin käyttökelpoi­suutta, koska se on mahdollistanut siihen vetoamisen myös teollis- ja tekijän­oikeudel­listen riita-asioiden yhteydessä. Maineen norkkimisesta onkin tullut tyypillinen toissijainen kanneperuste väite­tyissä yksin­oikeuksien loukkaustapauksissa. Nähtäväksi on kuitenkin jäänyt, milloin markkinaoikeus antaa ensim­mäisen yksinomaan maineen norkkimisoppiin perustuvan kieltopäätöksensä.

Sarita Schröder
asianajaja, Senior Associate
Asianajotoimisto Krogerus Oy

Aiheet: Tavaramerkit