Maineen norkkimisopin käytäntö muotoutuu
Maineen norkkimisoppi tarjoaa keinon puuttua sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) yleislausekkeen nojalla sellaiseen jäljittelyyn, josta ei aiheudu sekaannusvaaraa. Tältä osin sitä koskeva oikeuskäytäntö poikkeaa olennaisesti samaan säännökseen perustuvasta orjallista jäljittelyä koskevasta oikeuskäytännöstä, jossa sekaannusvaaraa on pidetty menettelyn kieltämisen edellytyksenä.
Esimerkiksi look-alike-tuotteet, jotka muistuttavat ulkoasultaan tunnettuja merkkituotteita olematta kuitenkaan niiden identtisiä kopioita, voivat merkitä maineen norkkimista. Lisäksi maineen norkkiminen voi ilmetä esimerkiksi tunnetun logon tai muun tunnuksen jäljittelynä erityisesti, jos samassa yhteydessä käytetään myös omaa nimeä tai muuta tunnusta sekaannusvaaran ehkäisemiseksi.
Orjallisen jäljittelyn tapaan maineen norkkiminen on omiaan hyödyttämään jäljittelijää ja vahingoittamaan jäljittelyn kohdetta. Jäljittelijälle on yleensä eduksi, että sen toiminta, tuote tai tunnus yhdistetään tunnettuun esikuvaan. Jäljittelyn kohteen kannalta menettely voi kuitenkin johtaa erottamiskyvyn vesittymiseen tai maineen tahrautumiseen.
Maineen norkkimisoppi Suomessa
Maineen norkkimiseen oli vedottu useissa tapauksissa jo ennen Granströms Båtvarv -päätöstä, joskin harvoin sillä nimellä ja yleensä huonolla menestyksellä.
Esimerkkeinä voidaan mainita Dumle (MT 95/II/02), Flower by Kenzo (MAO 192/03), Hullut Päivät (MAO 132/04) ja KultaRahaksi (MAO 613/10) -tapaukset. Kaikissa näissä hakemus hylättiin. Hullut Päivät -tapauksessa tosin kaksi markkinaoikeuden kuudesta jäsenestä olisi hyväksynyt hakijoiden vaatimukset osittain tai kokonaan goodwill-arvon hyväksikäytön perusteella.
Lisäksi maineen norkkimiseen oli vedottu esimerkiksi LEGO-asiassa (MAO 84/03, KKO 2004:32 ja MAO 82/05). Siinä hakemus hyväksyttiin lopulta kokonaisuudessaan. Perusteena ei kuitenkaan ollut maineen norkkiminen vaan se, että hakijoiden ja vastaajan tuotteiden välillä oli sekaannusvaara, joka olisi markkinaoikeuden mukaan ollut estettävissä vain viimeksi mainittujen ulkomuotoa muuttamalla.
Folkia-tapauksessa (MAO 619/09) markkinaoikeus määräsi kiellon, vaikka se katsoi, ettei menettelystä ollut aiheutunut sekaannusvaaraa. Tapauksen tosiseikasto oli kuitenkin hyvin erityislaatuinen. Vaikka markkinaoikeus viittasi perusteluissaan goodwill-arvon hyväksikäyttöön, se perusti päätöksensä lopulta yleisemmin menettelyn vilpillisyydelle.
Crocs-tapauksessa (MAO 332/08) markkinaoikeus totesi perusteluissaan, että orjalliseen jäljittelyyn kuuluu jo itsessään goodwill-arvon hyväksikäyttö eli maineen norkkiminen. Tämä oli markkinaoikeuden mukaan otettava huomioon menettelyn sopimattomuutta koskevassa kokonaisarvioinnissa. Markkinaoikeus kuitenkin kielsi vastaajan menettelyn vain siltä osin kuin se katsoi, että siitä oli aiheutunut sekaannusvaara.
Muuttiko Granströms Båtvarv -päätös mitään?
Huhtikuussa 2012 annettua Granströms Båtvarv -päätöstä on pidetty käänteentekevänä, koska se on ensimmäinen tapaus, jossa markkinaoikeus nimenomaisesti perusti päätöksensä maineen norkkimiselle.
Perusteluissaan markkinaoikeus totesi ruotsalaiseen oikeuskäytäntöön viitaten, että maineen norkkimisesta on kyse, kun elinkeinonharjoittaja luo markkinoinnissaan oikeudettomasti mielleyhtymän toisen elinkeinonharjoittajan toimintaan, tuotteeseen, tunnukseen tai vastaavaan voidakseen hyötyä toisen elinkeinonharjoittajan maineesta.
Menettely voidaan kieltää, kun jäljittelyn kohde on markkinoilla niin tunnettu, että se yhdistetään tiettyyn elinkeinonharjoittajaan. Edellytyksenä ei sitä vastoin ole, että menettelystä aiheutuisi sekaannusvaara.
Granströms Båtvarv -päätöksen jälkeen maineen norkkimisoppiin on vedottu ainakin kymmenessä tapauksessa. Näistä suurimmassa osassa on ollut suoraan tai epäsuorasti kyse myös tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden väitetystä loukkauksesta.
Maineen norkkimisopin nojalla määrätyt kiellot eivät kuitenkaan ole yleistyneet Granströms Båtvarv -päätöksen jälkeen. Itse asiassa markkinaoikeus on yhtä tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta johdonmukaisesti hylännyt kaikki siihen perustuneet vaatimukset. Lisäksi niissäkin tapauksissa, joissa vaatimukset on hyväksytty, ensisijainen peruste on ollut muu kuin maineen norkkiminen.
Arvioitavana omaperäisyys ja tunnettuus
Useimmiten vaatimusten hylkääminen on johtunut siitä, että markkinaoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että jäljittelyn kohde olisi vaaditulla tavalla omaperäinen ja tunnettu. Näin on käynyt esimerkiksi Fischer (MAO 381/12), Froosh (MAO 198/13) ja Abloy (429/13) -tapauksissa. Lisäksi eräissä tapauksissa markkinaoikeus on antanut olennaista merkitystä sille, että vastaaja on käyttänyt omaa nimeään tai tunnustaan riidanalaisen tuotteen tai tunnuksen yhteydessä. Näin on käynyt esimerkiksi ABB-tapauksessa (MAO 269/13).
Plus Maito (MAO 398/14) ja RIINI (MAO 809/14) -tapauksissa markkinaoikeus otti huomioon molemmat edellä mainitut seikat, kun se katsoi jääneen näyttämättä, että vastaajat olisivat luoneet mielleyhtymän hakijaan tai sen tuotteisiin tai tunnuksiin.
Lumicamo-tapauksessa (MAO 110–112/15) markkinaoikeus ilmeisesti katsoi omaperäisyyttä ja tunnettuutta koskevien vaatimusten täyttyneen. Markkinaoikeuden mukaan kyse ei kuitenkaan ollut maineen norkkimisesta, koska vastaajan tuotteet erottuivat hakijan tuotteista ja koska vastaaja oli käyttänyt omaa tunnustaan tuotteidensa yhteydessä. Merkitystä saattoi olla myös sillä, että tuotteilla oli eri jakelukanavat.
Erityisen kiinnostavana voidaan pitää lopputulosta GULF-asiassa (MAO 470/14 ja MAO 661/15). Siinä vastaaja oli tietoisesti rekisteröinyt hakijan kuviomerkin kanssa identtisen kuviomerkin. Hakijan rekisteröintiä vastaan tekemä väite oli kuitenkin hylätty myös markkinaoikeudessa, koska merkkejä ei ollut rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille eikä hakija ollut näyttänyt merkkinsä olevan laajalti tunnettu. Arvioidessaan asiaa sittemmin SopMenL:n näkökulmasta markkinaoikeus katsoi, ettei vastaajan menettelyä voitu pitää hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana, vaikka vastaaja oli tarjoutunut myymään rekisteröimänsä merkin hakijalle 100.000 euron hintaan. Kyse ei myöskään voinut olla maineen norkkimisesta, koska vastaaja oli ainoastaan valmistellut merkillä varustettujen tuotteiden myyntiä.
Rapala (MAO 153/15) -tapaus on toistaiseksi ainoa Granströms Båtvarv -päätöksen jälkeinen tapaus, jossa hakija on selvästi menestyksekkäästi vedonnut maineen norkkimisoppiin. Siinäkin annettu kielto tosin perustui ensisijaisesti hakijan ja vastaajan tuotteiden väliselle sekaannusvaaralle. Markkinaoikeus kuitenkin totesi, että vastaajien menettelyä oli pidettävä sopimattomana myös, koska vastaajat olivat luoneet mielleyhtymän hakijan tunnettuihin tuotteisiin ja siten pyrkineet hyötymään niihin liittyvästä goodwill-arvosta.
Myös Selätin-tapauksessa (MAO 516–517/14) markkinaoikeus hyväksyi kieltovaatimuksen, jonka tueksi hakija oli vedonnut muun muassa siihen, että viittaamalla harhaanjohtavalla tavalla hakijan tuotteeseen vastaaja oli pyrkinyt käyttämään hyväkseen hakijan tuotteen mainetta. Markkinaoikeuden päätöksen perusteluista jää kuitenkin epäselväksi, pitikö markkinaoikeus vastaajan menettelyä myös maineen norkkimisena vai ainoastaan tavaramerkkioikeuden loukkauksena ja harhaanjohtavana markkinointina.
Onko maineen norkkimisopista hyötyä?
Markkinaoikeus vaikuttaa asettaneen maineen norkkimisopin soveltamiskynnyksen varsin korkealle. Hakijalla on näyttötaakka siitä, että jäljittelyn kohde täyttää omaperäisyyttä ja tunnettuutta koskevat vaatimukset. Vaadittu tunnettuuden taso lienee sitä korkeampi, mitä vähemmän omaperäinen jäljittelyn kohde on. Lisäksi hakijan on osoitettava, että vastaaja on menettelyllään luonut mielleyhtymän jäljittelyn kohteeseen. Tässä voi muodostua esteeksi ainakin se, jos vastaaja on käyttänyt omaan nimeään tai tunnustaan toiminnassaan.
Korkeasta soveltamiskynnyksestä huolimatta maineen norkkimisoppi on tervetullut lisä SopMenL:ia koskevaan oikeuskäytäntöön, sillä se tarjoaa keinon puuttua jäljittelyyn erityisesti silloin, kun immateriaalioikeussuoja on puutteellinen tai kun jäljittelijä käyttää hyväkseen yksinoikeuslaeissa olevia aukkoja.
Syyskuussa 2013 toteutettu markkinaoikeusuudistus on lisännyt maineen norkkimisopin käyttökelpoisuutta, koska se on mahdollistanut siihen vetoamisen myös teollis- ja tekijänoikeudellisten riita-asioiden yhteydessä. Maineen norkkimisesta onkin tullut tyypillinen toissijainen kanneperuste väitetyissä yksinoikeuksien loukkaustapauksissa. Nähtäväksi on kuitenkin jäänyt, milloin markkinaoikeus antaa ensimmäisen yksinomaan maineen norkkimisoppiin perustuvan kieltopäätöksensä.
Sarita Schröder
asianajaja, Senior Associate
Asianajotoimisto Krogerus Oy