Laintulkinnan “sietämätön” helppous – Sky v. Skykick

4/2021 18.8.2021
trademark text

Eräs peruspiirre EU-maiden kansallisessa tavaramerkkilainsäädännössä on niin sanottu viiden vuoden sääntö. Ellei haltija sinä aikana ole ottanut merkkiä tosialliseen käyttöön se voidaan menettää (esim. Tavaramerkkilaki 26.4.2019/544 46 §). Jos kilpailija väittää, ettei merkkiä ole käytetty (genuine use), alkuperäinen haltija voi menettää merkkinsä, ellei käyttönäyttöä ole, sitä ei ole riittävästi tai ellei käyttämättömyyteen löydy perusteltua syytä. Vastaavanlainen normi löytyy myös EU-tavaramerkkiasetuksesta.

Tähän sääntörakennelmaan sisältyy ajatus siitä, että hakemus voi olla varsin laaja eli kattaa monta tavara- tai palveluluokkaa. Luokkien laajuus voi ennakoida sitä, että hakijalla on laajentumissuunnitelmia. Voi myös olla, että tämä selviää vasta ajan myötä riippuen liiketoiminnan menestymisestä.

Yhdysvaltain tavaramerkkilaki puolestaan edellyttää, että jo rekisteröintiä hakiessa pitää osoittaa aikomus käyttää merkkiä.

Tässä kirjoituksessa ei oteta kantaa siihen, kumpi sääntö on tarkoituksenmukaisempi tai tehokkaampi. Todettakoon vain, että eurooppalainen järjestelmä saattaa johtaa siihen, että rekistereissä voi olla isokin määrä käyttämättömiä merkkejä myös viiden vuoden jakson jälkeen. Tämä koskee erityisesti lääketeollisuutta. Väitemahdollisuus toki on hillitsemässä tätä.

Sky v. Skykick – High Court of Justice (HCJ)

Kuten kirjoituksesta ”Irrottautuuko Iso-Britannia EU:sta IPR-tulkinnoissaan? (IPRinfo 3/2020) käy ilmi,  Sky, jonka pääasiallinen toiminta liittyy televisiolähetystoimintaan sekä puhelin- ja laajakaistapalveluihin, nosti syytteen Skykickiä vastaan tavaramerkkiloukkauksesta sen käyttäessä SKY-tavaramerkkiä software- ja pilvisiirtopalveluissaan. Skyn mielestä sen omat tavaramerkkirekisteröinnit, jotka sisälsivät varsin väljiä tavara- ja palveluviittauksia, kuten ”computer software”, estivät tämän. Skykick puolestaan esitti, että Skyn rekisteröinnit oli julistettava mitättömiksi, koska tavara- ja palveluspesifikaatiot olivat liian väljiä ja niiltä puuttui selkeys ja täsmällisyys. Lisäksi Skykick väitti, että hakiessaan rekisteröintiä Sky oli toiminut vilpillisessä mielessä, koska sillä ei ollut tarkoituskaan käyttää SKY-tavaramerkkiä kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka rekisteröinnit kattoivat.

Antamassaan tuomiossa, joka perustuu EU-tuomioistuimen vastauksiin, Lord Justice Arnold tulkitsi käsitteen ”intention to use” niin, että Skyn tavara- ja palveluspesifikaatioissa oli sellaisia kategorioita, joiden osalta sillä ei ollut tarkoitus käyttää tavaramerkkiä ollenkaan (”bleaching preparations, whips”). Sky oli myös rekisteröinyt tavaramerkkejä laajasti eri luokissa, joita sillä ei ollut tarkoitus käyttää kokonaisuudessaan (esimerkiksi ”computer software”). Lisäksi rekisteröitynä oli sellaisia tavaramerkkejä, jotka kattoivat kaikki tavarat ja palvelut tietyssä luokassa, mutta niitä ei ollut aikomus ottaa käyttöön. Arnoldin mielestä kaikissa kolmessa tapauksessa esiintyi vilpillistä mieltä. Laajalti haetun suojan tarkoituksena oli käyttää tavaramerkkiä kolmansia tahoja vastaan pelkästään oikeudellisena aseena (”purely as a legal weapon”). Arnold päätyi siihen, että Skyn UK-tavaramerkin osalta ilmoitus aikomuksesta käyttää merkkiä tavaramerkkihakemuksessa, soti hyvää tapaa vastaan ja oli siten osoitus vilpillisestä mielestä.

Sky v Skykick – Court of Appeal (CoA)

26.7.2021 englantilainen valitusoikeus kumosi edellä kursorisesti kuvatun huhtikuussa 2020 annetun HCJ:n päätöksen.

CoA perusteli päätöksensä muun muassa sillä, että oli ymmärrettävissä (”implicit”) että Skyn hakemukset oli tehty, ainakin osittain, tavaramerkin suojaamiseksi niissä tavaroissa ja palveluissa, joiden osalta Skylla oli merkittävää toimintaa ja odotettua tulevaa toimintaa. Tästä syystä tapaus oli erotettavissa sellaisista tapauksista, joissa hakemuksen ainoa tavoite on estää kolmannen käyttö (”squatting”). Tuomioistuin totesi edelleen, että vaikka Skylla ei ollut tarkoitus (”prospect”) käyttää tavaramerkkiä, jokaisen ajateltavissa olevan tietokoneohjelmiston osa-alueen osalta niin tämä ei ollut relevantti tai objektiivinen viite vilpillisestä mielestä.

Tämän lisäksi tuomioistuin vahvisti, ettei tavaramerkkihakijan tarvitse kehittää kaupallista strategiaa jokaiselle tavaralle tai palvelulle, joka sisältyy yleiseen kuvaukseen. Oikeus ilmaisi asian muun muassa seuraavasti: ” Such an applicant is entitled to say I am using the mark for specific goods falling within description X. I have no idea precisely where my business in goods of that description will develop in the next 5 years, but there will undoubtedly be more such goods than there are now” … Such an applicant could not, however, be accused of bad faith in the light of its strategy for applying for protection of sufficient width to cover some further, as yet unformulated, goods within the same category.”

Näkemyksiä

Englantilaisen valitusoikeuden CoA:n, päätös vastaa varsin hyvin monen tavaramerkkiasiantuntijan käsitystä viiden vuoden säännön ratiosta. Tuomiota on luonnollisesti myös arvosteltu esimerkiksi siitä, että rekisterit tukkeutuvat (”cluttering”) ja että ryhdytään enenevässä määrin hakemaan strategista eli puolustavaa suojaa, kuten patenttien osalta on ainakin osittain käynyt.

Selvää on, että vilpillisen mielen osoittaminen ei ole aivan yksinkertaista nyt kysymyksessä olevissa tapauksissa. Se on helpompaa tilanteissa, joissa kolmas taho on pyrkinyt hakemaan rekisteröintiä tunnetuille tavaramerkeille haltijan luvatta rahastustarkoituksessa (”trademark squatting”) tai tilanteissa, joissa haltija uudistaa merkkinsä ennen viiden vuoden jakson päättymistä välttääkseen käyttönäytön esittämistä kuluneen viiden vuoden osalta (”evergreening”).

Mielenkiintoisessa ja ajankohtaisessa kirjoituksessaan ” Vilpillisessä mielessä tehty rekisteröinti tavaramerkkioikeudessa – käyttöalan laajeneminen viime vuosien ilmiönä, IPRinfo 4/2021) Henri Linnankoski päätyy toteamaan, että vilpillisen mielen mitätöintiperuste ” … ei … missään nimessä voi olla ihmelääke toisinaan esille tuotuihin ongelmiin koskien tavaramerkkirekisterien paisumista ja suoja-alaltaan ylilaajoja rekisteröintejä.”

Olen samaa mieltä. Ei ole perusteltua komplisoida sinänsä varsin selvää sääntöä. Laintulkitsijan ei tule vahvistaa maallikoiden käsitystä siitä, että juristin lähestymistapaan monesti kuuluu monimutkaistaa yksinkertaisia asioita. Vaikuttaa siis siltä, että HCJ on ottanut roolikseen ennalta arvioida kilpailijoiden mahdollisia väitteitä tosiasiallisen käytön puuttumisesta.

Common law-järjestelmässä toimivan tuomarin rooli on toki erilainen kuin täkäläisessä niin sanotussa ”civil law”-systeemissä. Siitä huolimatta ei ole tarkoituksenmukaista eikä tehokasta hankaloittaa varsin selkeätä tavaramerkkisäädöstä. Sitä kannattaa kuitenkin pohtia onko viiden vuoden aika liian pitkä. Pitäisikö pohtia tosiasiallisen käytön osoittamista viimeisen esimerkiksi kolmen vuoden aikana? Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö puhuisi aikajakson lyhentämisen puolesta.

Aiheet: Tavaramerkit

Kirjoittajat