Laajalti tunnettu Verkkokauppa.com

2/2016 4.5.2016
verkkokauppa_yodiyim.jpg
Korkein oikeus antoi alkuvuodesta 2016 ratkaisun, joka saattaa jakaa mielipiteitä. Kahdesta yleissanasta muodostettu, rekisteröity tavaramerkki Verkkokauppa.com oikeutti kieltämään Veneilijänverkkokauppa.com tunnusten käytön elinkeinotoiminnassa. Vastapuolen katsottiin hyödyntävän tavaramerkinhaltijan mainetta. Ratkaisu vaikuttaa oikealta, vaikkakin erityisesti tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin sisältämästä ”hyväksyttävä syy” käsitteestä on edelleen epäselvyyttä. Olisiko tapauksesta pitänyt pyytää ennakkoratkaisua EUT:lta?

Asiassa oli kyse Verkkokauppa.com Oy:n (kantaja) ja Oy Waltic Ab:n (vastaaja) välisestä riidasta. Korkein oikeus kumosi ennakkopäätöksellään alempien oikeusasteiden tuomiot. Kyse oli tavaramerkin loukkausoikeudenkäynnistä, joten missään oikeusasteessa ei otettu kantaa siihen, oliko kantajan tavaramerkkirekisteröinti pätevä tai oliko luokittelu tavaramerkkilain mukainen. Palveluluokitus oli rekisteröity ennen kuin Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi oikeusohjeita vähittäismyyntipalveluista vuonna 2005 (C-418/02).

Kantajan vaatimukset perustuivat vuonna 2004 rekisteröityyn tavaramerkkiin, ja erityisesti Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 35, jossa palvelun tyyppinimikkeiksi oli luokitettu ”vähittäiskauppa ja verkkokauppa”.

Tunnettu, mutta ei sekoitettavissa

Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt kanteen vuonna 2011 todeten, että kantajan tavaramerkki oli laajalti tunnettu, mutta se ei ollut omaperäinen ja erottamiskykyinen. Merkit Verkkokauppa.com ja veneilijän/veneilijanverkkokauppa.com erosivat toisistaan siinä määrin, ettei niitä voitu pitää samankaltaisina ja toisiinsa sekoitettavina. Tavanomaisesti huolellinen suomalainen keskivertokuluttaja ei myöskään yhdistänyt näitä merkkejä toisiinsa.

Helsingin hovioikeus oli vuonna 2013 yhtä mieltä käräjäoikeuden kanssa siitä, että kantajan tavaramerkki oli laajalti tunnettu. Tavaramerkkien välillä ei kuitenkaan ollut sekaannusvaaraa erityisesti siksi, että kantajan tavaramerkki oli alkujaan erottamiskyvyltään heikko.  HO kuitenkin katsoi, että suomalainen keskivertokuluttaja yhdistää nämä tavaramerkit toisiinsa eli merkkien välillä on ”linkki”.

Koska vastaajan käyttämät tunnukset sisälsivät tavaramerkin Verkkokauppa.com sellaisenaan ja merkkien samankaltaisuuden aste oli korkea, oli selvää, että tavaramerkin Verkkokauppa.com laaja tunnettuus oli edistänyt Walticin tunnusten jäämistä kuluttajien mieleen. Tätä ei kuitenkaan voitu pitää riittävänä näyttönä siitä, että Waltic oli tunnuksiaan käyttämällä pyrkinyt hyötymään tavaramerkin Verkkokauppa.com positiivisista ominaisuuksista ja tunnettuudesta.

Arvioituaan tavaramerkkejä kokonaisuutena HO katsoi, että Walticin merkki erosi Verkkokauppa.comin käyttämästä sellaisenaan heikosta merkistä niin, ettei se tukenut väitettä siitä, että vastaaja olisi tunnustensa käytöllä pyrkinyt epäoikeudenmukaisesti hyötymään Verkkokauppa.com tavaramerkin positiivisista ominaisuuksista. Vastaaja oli myös osoittanut, että käytölle on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen hyväksyttävä syy. Verkkokauppaa harjoittavien toimijoiden tuli voida verkkotunnuksessaan ja palveluja tarjotessaan käyttää palvelua kuvaavaa sanaa ”verkkokauppa” sekä siihen yhdistettynä verkkotunnuksen maatunnusta tai geneeristä tunnusta.

Korkein oikeus myönsi Verkkokauppa.com:lle valitusluvan. Ratkaistavat oikeuskysymykset koskivat kantajan merkin laajalti tunnettuutta, tunnusten samankaltaisuutta ja loukkasiko vastaajan käyttö tavaramerkinhaltijan oikeutta.

Tunnettuuden näytöt

Kantajan vetoamien seikkojen perusteella sovellettaviksi lainkohdiksi määriteltiin tavaramerkkilain 6 § 2 momentti ja tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 5 art 2 kohta. KKO:ssa oli esillä vain mainittujen lainkohtien soveltaminen eikä siis esimerkiksi tavaramerkkilain 4 §. KKO antoi ohjeistusta laajalti tunnetun tavaramerkin käsitteestä viitaten ensin EUT:n tuomioihin. 

Ensinnäkin KKO:n mukaan on määriteltävä laajalti tunnetuksi väitetyn tavaramerkin kohderyhmä. Kantajan merkin kohderyhmänä pidettiin ”Suomessa asuvia kuluttajia, jotka käyttävät internetiä tavaroiden ja palveluiden hankkimista varten”.

Tuomioistuin totesi, että keskeisin näyttö tavaramerkin Verkkokauppa.com tunnettuudesta muodostui markkinatutkimuksista. Lisäksi oli annettava merkitystä yhtiön verkkosivujen suurelle kävijämäärälle sekä markkinointikulujen huomattavalle määrälle. Viimeksi mainittujen osalta KKO viittasi kuitenkin siihen, että merkitystä näyttönä vähensi se, ettei asiassa ollut esitetty vertailua alan tavanomaisiin markkinointikuluihin.

Vaikka perustelu on looginen, alan tavanomaisia kuluja ei yleensä esitetä näyttönä, koska niistä ei välttämättä ole mahdollista saada tietoa. Voidaan myös kysyä tällaisen näytön merkitystä, koska pitäisi tarkastella onko rekisteröity merkki laajalti tunnettu vai ei. Se, onko merkkiin sijoitettu keskimääräisesti enemmän tai vähemmän, ei välttämättä vastaa tähän kysymykseen. Toisaalta tuomion voi lukea niin, että jos on mahdollista esittää näyttöä tavanomaisista [SM1] markkinointikuluista, näytöllä on suurempi painoarvo.  

Merkkien välinen yhteys

KKO viittasi EUT:n oikeuskäytäntöön todeten, ettei laajalti tunnetun tavaramerkin suoja edellytä tavaroiden tai palveluiden alkuperästä erehtymistä.  Riittää, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin toisiinsa. Merkityksellisiä tekijöitä ovat EUT:n Intel -tuomion (C-252/07) mukaan ainakin tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset merkit on rekisteröity (mukaan luettuna tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste) sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa.

Intel-tuomio voidaan lukea niin, että jos vallitsee vähintään vaara siitä, että yleisö saattaa mieltää taloudellisen yhteyden, varsinaista merkkien yhdistämistä ei tarvitse arvioida. Yhteys syntyy välttämättä, jos on kyse sekaannusvaarasta. Vaikka kyse on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin soveltamisesta, prosessin kannalta olisi mielestäni tarkoituksenmukaista määritellä ensin seuraavat tekijät:

  • tavaroiden/palveluiden samankaltaisuus;
  • tavaramerkkien samankaltaisuus;
  • sekaannusvaaran olemassaolo.

Jos tämän arvion jälkeen todetaan, että yhteys on välttämättä olemassa, ei ole enää tarpeen arvioida muunlaista yhteyttä merkkien välillä.

KKO viittasi kuitenkin kokonaisarvioon, jossa arvioitiin kaikkia Intel-tuomion mukaisia perusteita.

Koska tavaramerkki verkkokauppa.com sisältyi sellaisenaan vastaajan tavaramerkkeihin, KKO painotti merkkien selvää samankaltaisuutta. Päinvastoin kuin HO, korkein oikeus ei antanut merkitystä sille, että rekisteröity merkki koostui kahdesta sanasta, joita voi luonnehtia erikseen lähinnä yleissanoina (geneerisinä). Sanat eivät siis yksistään ja sellaisenaan näytä kykenevän yksilöimään tai erottamaan jotain tiettyä elinkeinonharjoittajaa. KKO näytti kuitenkin korostavan sitä, että rekisteröity tavaramerkki kokonaisuutena tunnettiin Suomessa laajasti.

Koska rekisteröity palvelutyyppi kattoi kaikki palvelut, mielestäni on selvää, että palvelut tulisi ensin määritellä identtisiksi. Palveluiden samankaltaisuuden asteen arvioinnissa KKO ei viitannut pelkästään rekisteröityyn palvelutyyppiin (”vähittäiskauppa ja verkkokauppa”), vaan erityisesti tosiasialliseen toiminta-alaan, joka oli oikeuden arvion mukaan samankaltainen.

KKO:n mukaan kummankin yhtiön merkeillä tarjotaan samankaltaisia palveluita, ja molempien yhtiöiden verkkokaupassa myytävät tuotteet ovat osittain samantyyppisiä, vaikka Walticin tuotteet liittyvät veneilyyn.  Vaikka palveluiden samanlaisuuden arvioinnin lähtökohtana tulee mielestäni olla rekisteröidyn toimialan arviointi, tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttia tulkittaessa voitaneen huomioida myös tosiasiallinen toimiala, jos sillä on merkitystä arvioitaessa esimerkiksi merkkien välistä yhteyttä tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

KKO näyttäisi viittaavan merkkien väliseen sekaannusvaaraan eikä niinkään niiden väliseen ”linkkiin”.

KKO:n mukaan Walticin tunnuksiin sisältyvä lisämääre ˮveneilijänˮ voi antaa keskivertokuluttajalle virheellisen käsityksen siitä, että kysymys on erillisestä ryhmästä Verkkokauppa.com Oyj:n valikoimiin sisältyviä tavaroita. Walticin veneilijöille suunnattujen palveluiden kohderyhmää voidaan pitää osana Verkkokauppa.com:n palveluiden laajaa kohderyhmää.

KKO ei näyttänyt ottavan kantaa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin soveltamiseen tilanteessa, jossa kohderyhmä mieltää, että palvelut eivät ole peräisin samasta alkuperästä. Näyttääkin siltä, että vastaajan tavaramerkin käyttö olisi voitu kieltää myös tavaramerkkilain 4 §:n perusteella. Se, että kuluttajalle saattoi syntyä virheellinen käsitys, näyttäisi vaikuttaneen KKO:n arvioidessa vastaajan toiminnassaan saamaa hyötyä.  

Koska tavaramerkki Verkkokauppa.com sisältyy olennaisena osana Walticin tunnuksiin, korkein oikeus totesi olevan ”ilmeistä”, että yritys on saanut toiminnassaan hyötyä laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä ja maineesta sen vuoksi, että tavaramerkki on ollut asiakkaille entuudestaan tunnettu. Samalla tavaramerkin mielikuva ja sen heijastamat ominaisuudet olivat siirtyneet myös Walticin palvelun synnyttämään mielikuvaan. Kun kysymys on internetissä tarjottavista tavaroista ja palveluista, hyötyä on todennäköisesti koitunut myös kuluttajien tehdessä hakuja laajalti tunnetun tavaramerkin perusteella.

KKO antoi merkitystä paitsi vastaajan tavalle käyttää kuviomerkkiä, niin myös kantajan tosiasiallisesti käyttämälle punaiselle kuviotavaramerkille. KKO:n mukaan Walticin hyötymistarkoitukseen viittasi erityisesti se, että se on markkinoinnissaan käyttänyt tunnusmerkkiä Veneilijän verkkokauppa.com tavalla, joka on omiaan vahvistamaan mielikuvaa sen tunnusten ja tavaramerkin Verkkokauppa.com välisestä yhteydestä.

Tavaramerkin Verkkokauppa.com ja tunnuksen Veneilijän verkkokauppa.com kuvista kävi ilmi, että Walticin käyttämässä tunnusmerkissä sanat Veneilijän ja verkkokauppa.com on kirjoitettu erikseen.

verkkokauppa_logot.jpg

Punaisella merkitty verkkokauppa.com erottuu visuaalisesti selvästi sitä edeltävästä sinisellä värillä ja suuremmilla kirjaimilla kirjoitetusta sanasta Veneilijän. Lisäksi tunnusmerkki muistuttaa ulkoasultaan merkittävästi Verkkokauppa.com:in markkinoinnissaan yleisesti käyttämää merkkiä, vaikka niissä on myös eroja (kts. hovioikeuden tuomio). Molemmat merkit ovat samanmuotoisia ja -värisiä, ja merkeissä käytetyt kirjasinlajit muistuttavat jossain määrin toisiaan. Hyötymistarkoitukseen viittaa myös se, että Waltic on ryhtynyt käyttämään kysymyksessä olevia tunnuksiaan sen jälkeen, kun tavaramerkki Verkkokauppa.com oli jo tullut laajalti tunnetuksi.

Hyväksyttävä syy

KKO otti kantaa myös vastaajan väittämään hyväksyttävään syyhyn käyttää riidan kohteena ollutta tavaramerkkiä. KKO:n mukaan EUT:n ratkaisukäytäntö, jossa on lausuttu hyväksyttävästä syystä, eroaa tästä tapauksesta.

KKO katsoi, että kysymyksessä olevien verkkotunnusten käytölle ei ole Walticin väittämää pakottavaa syytä huomioon ottaen sen, että yhtiölle on myönnetty samanaikaisesti .com-päätteisten verkkotunnusten kanssa identtiset .fi-päätteiset verkkotunnukset. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoi, että Waltic ei ole osoittanut hyväksyttävää syytä kysymyksessä olevien tunnusten käyttämiselle elinkeinotoiminnassaan. Verkkokauppaa harjoittavien on voitava palveluja tarjotessaan käyttää palvelun laatua kuvailevaa sanaa verkkokauppa, mutta se ei kuitenkaan ole hyväksyttävä syy käyttää sitä osana verkkotunnusta ja tunnusmerkkiä sillä tavoin kuin Waltic on tehnyt.

Oikeudellinen käsite ”hyväksyttävä syy” on edelleen jossain määrin epäselvä, eli EUT ei ole selkeästi määritellyt sitä mitä käsitteellä tarkoitetaan. Vastaajan väite nostaakin esille kysymyksen, josta olisi ollut mahdollista pyytää ennakkoratkaisua EUT:lta.

Vastaajan näkemys siitä, että sen oli sääntelystä ja verkkotunnusten rekisteröinnistä johtuvien syiden vuoksi voitava käyttää .com- tunnusta yhdessä sanan ”verkkokauppa” kanssa, on mielenkiintoinen ja kenties lähellä objektiivista seikkaa, joka voisi muodostaa hyväksyttävän syyn. KKO näyttää kuitenkin lähtevän siitä, että välttämätöntä tarvetta käyttää tavaramerkkiä tavalla, joka hyödyntää toisen elinkeinonharjoittajan mainetta, ei ollut esitetty.

Vastaajan väite oikeudesta käyttää palvelun lajia ja luonnetta kuvaavaa tunnusta ei mielestäni koske ”hyväksyttävää syytä”. Tämä peruste tarkoittanee tosiasiallisesti väitettä siitä, että merkkien välillä ei ole yhteyttä tai aiemman merkin haltijalla ei ole tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan perusteella oikeutta kieltää kuvailevan merkin käyttöä ellei sen käyttö ole hyvän liiketavan vastaista.

KKO:n ratkaisusta on kuitenkin luettavissa, että merkkien välillä oli yllä sanottu yhteys, koska tavaramerkki Verkkokauppa.com miellettiin käytön seurauksena voimakkaasti nimenomaan tietyn elinkeinonharjoittajan tarjoaminen palveluiden tunnukseksi. Toiseksi tuomiosta käy ilmi, että mainitun 6 artiklan mukainen oikeuttamisperuste ei todennäköisesti olisi tullut kysymykseen, koska vastaajan merkin käyttö oli luonut kohdeyleisölle virheellisen kuvan palveluiden alkuperästä, ja aiemman merkin haltijan mainetta oli muutenkin käytetty hyväksi. Ratkaisu näyttäisi olevan linjassa myös tavaramerkin haltijan oikeutta korostavan Adidas II -tuomion (C-102/07) kanssa, jota ei kuitenkaan KKO:n perusteluissa mainittu.

Ratkaisusta on myös luettavissa, että sanojen verkkokauppa tai .com käyttöä ei erikseen arvioitu saati kielletty.

KKO kielsi tunnusmerkkien ja verkkotunnusten veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com ja veneilijänverkkokauppa.com (kuvio) käytön elinkeinotoiminnassa. Lisäksi oikeus määräsi hävinneen osapuolen maksamaan kohtuullisen hyvityksen 10 000 euroa.

Jukka Palm
OTT, VT
Berggren

Aiheet: Tavaramerkit
Share: