Irrottautuuko Iso-Britannia EU:sta IPR-tulkinnoissaan?

Dubrovnikissa 22 – 24.6.2016 pidetyssä ECTA:n konferenssissa englantilainen tuomari totesi heti kansanäänestyksen tulosten selvittyä, ettei tilanne IPR:iä koskevien tulkintojen osalta juuri muuttuisi Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (UK) vaikka UK EU:sta eroaisikin. Hän totesi muun muassa, että EU-tuomioistuimen (EUCJ) ennakkoratkaisut olivat ohjanneet sikäläistä käytäntöä yli neljä vuosikymmentä, direktiivejä on implementoitu ja lainsäädäntöä harmonisoitu, joten ainakaan tällä saralla ei tilanne hetkessä muuttuisi. Kysymys kuitenkin kuuluu, onko se hetki koittanut?

EUCJ:n ratkaisu High Court of Justicen (HCJ) ennakkoratkaisypyyntöön asiassa Sky plc, Sky International AG ja Sky UK Limited (Sky) v. Skykick UK Limited ja Skykick inc (Skykick) (C-371/18) sekä HCJ:n tätä seurannut huhtikuun lopussa tehty päätös valaisee kysymystä.

Sky, jonka pääasiallinen toiminta liittyy televisiolähetystoimintaan sekä puhelin- ja laajakaistapalveluihin, nosti syytteen Skykickiä vastaan tavaramerkkiloukkauksesta heidän käyttäessä SKY-tavaramerkkiä software- ja pilvisiirtopalveluissaan. Sky perusti vaatimuksensa omiin tavaramerkkirekisteröinteihinsä, jotka sisälsivät varsin väljiä tavara-ja palveluviittauksia, kuten ”computer software”. Skykick esitti vastaväitteenä, että Skyn rekisteröinnit oli julistettava mitättömiksi, koska tavara- ja palveluspesifikaatiot olivat liian väljiä ja niiltä puuttui selkeys ja täsmällisyys. Lisäksi he väittivät, että hakiessaan rekisteröintiä Sky oli toiminut vilpillisessä mielessä, koska sillä ei ollut tarkoituskaan käyttää SKY-tavaramerkkiä kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka rekisteröinnit kattoivat.

Näiden seikkojen vuoksi HCJ esitti viisi kysymystä EU-tuomioistuimelle:

1) Voidaanko tavaramerkki julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi, jos jotkut/kaikki tavara- ja palveluspesifikaatiot eivät ole selkeitä ja täsmällisiä?

2) Jos voidaan, niin onko käsite ” computer software” liian yleinen, jotta sitä voidaan sanoa selkeäksi ja täsmälliseksi?

3) Onko kysymyksessä vilpillinen mieli, jos hakee rekisteröintiä tavaramerkille, jota ei ole tarkoitus käyttää tiettyjen tavaroiden tai palveluiden yhteydessä?

4) Voidaanko päätellä, että hakemus on tehty osin vilpittömässä ja osin vilpillisessä mielessä, jos hakijalla on tarkoitus käyttää tavaramerkkiä tiettyihin tavaroihin ja palveluihin, muttei kaikkiin luokassa mainittuihin?

5) Onko vaatimus ”intention to use” Yhdistyneen kuningakunnan (UK) laissa yhdenmukainen EU-lain kanssa?

EUCJ vastasi kysymyksiin seuraavasti: Kahden ensimmäisen kysymyksen osalta tuomioistuin totesi, ettei EU-tavaramerkkiä eikä kansallista merkkiä voida julistaa mitättömäksi, kokonaan tai osittain, sen takia että tavaroiden tai palveluiden spesifikaatiolta puuttuu selkeys ja täsmällisyys. Tuomioistuin vastasi kolmanteen ja neljänteen kysymykseen siten, että kysymyksessä voi olla vilpillinen mieli, jos hakijan tarkoitus on ollut vesittää tietyn kolmannen tahon intressejä ja tämä ei ole ollut hyvän tavan mukaista. Tämä voi myös olla asian laita, vaikkei hakemus kohdistu tiettyyn tahoon, jos pyrkimys yksinoikeuteen ei ole yhdenmukainen tavarmerkin funktioiden kanssa. Jos näin on tiettyjen tavaroiden/palveluiden osalta, hakemus voi olla mitätön näiden osalta.

Viidennen kysymyksen osalta EUCJ oli sitä mieltä, että UK-laki on yhdenmukainen EU-lain kanssa, koska vaatimus ”intention to use” ei sinänsä ole mitättömyysperuste.

Lord Justice Arnold tulkitsi EUCJ:n vastauksia käsitteen ”intention to use” osalta niin, että Skyn tavara- ja palveluspesifikaatioissa oli sellaisia kategorioita, joiden osalta heillä ei ollut tarkoitus käyttää tavaramerkkiä ollenkaan (”bleaching preparations, whips”). Sky oli myös rekisteröinyt tavaramerkkejä laajasti eri luokissa, joita heillä ei ollut tarkoitus käyttää kokonaisuudessaan (esimerkiksi ”computer sortware”). Lisäksi rekisteröitynä oli sellaisia tavaramerkkejä, jotka kattoivat kaikki tavarat ja palvelut tietyssä luokassa, mutta niitä ei ollut aikomus ottaa käyttöön.  Kaikissa kolmessa tapauksessa esiintyi Arnoldin mielestä vilpillistä mieltä. Laajalti haetun suojan tarkoituksena oli käyttää sitä kolmansia tahoja vastaan pelkästään oikeudellisena aseena (”purely as a legal weapon”). Arnoldin mielestä Skyn UK-tavaramerkin osalta ilmoitus aikomuksesta käyttää merkkiä tavaramerkkihakemuksessa, sotii hyvää tapaa vastaan ja oli siten osoitus vilpillisestä mielestä.

High Courtin ratkaisun valossa ei voi välttyä ajatukselta, että on lähdetty varsin reippaasti kaventamaan tavaramerkkien soveltamisaluetta. Tämä koskee erityisesti nimikettä ”computer software”. Arnold teki kavennuksen, koska Sky ei asetetussa määräajassa itse ehdottanut tapaa millä se tehtäisiin. Ideana on, että käsitettä pitää yhdistää tiettyihin tavaroihin tai palveluihin.

Menemättä yksityiskohtiin HCJ:n päätöksestä ja EUCJ:n ohjauksesta voidaan johtopäätöksenä todeta ainakin:

1) Laajat tavara- ja palveluspesifikaatiot ovat sallittuja eikä tavaramerkkiä voida mitätöidä pelkästään sen takia, että ne ovat laajoja.

2) Jos kolmas taho kyseenalaistaa liian laajoiksi pitämiään spesifikaatioita ja osoittaa, että ko. tavaramerkin omistaja ei ole käyttänyt merkkiä tältä osin, eikä hänellä ole ollut tarkoituskaan näin tehdä, spesifikaatioita voidaan tuomioistuimen toimesta rajoittaa jopa merkittävästi.

Päätös, josta saatetaan valittaa, sisältää siis sekä hyviä että huonoja uutisia tavaramerkin omistajille.

Ratkaisua lukiessa tulee mieleen, että se saattaa olla alku kehitykselle, jossa pikkuhiljaa siirrytään mannereurooppalaisesta, ja myös pohjoismaisesta, laajemmasta tavaramerkkisuojasta suppeampaan common law-suojaan. Tämä kehitys tietysti riippuu monesta seikasta, kuten siitä aikovatko rekisteriviranomaiset omaksua indikoitua linjaa tavaramerkkejä rekisteröitäessä, kuten Yhdysvalloissa on jo asian laita. EU:ssa on totuttu siihen, että tavaramerkkiprosesseissa voidaan käyttää vasta-argumenttina tosiasiallisen käytön (”genuin use”) puute, mutta että tuomioistuin rupeaisi merkittävästi supistamaan soveltamisaluetta tuntuu äkkiseltään  vieraalta. Ehkä se on myös linjassa tavaramerkkiuniversumin supistumisen kanssa?

Aika näyttää.