IP TRANSLATOR – Muuttuiko tavaramerkkien suoja-ala?

(IPRinfo 4/2012)

EU:n tuomioistuin (EUT) antoi 19.6.2012 odotetun ratkaisunsa IP TRANSLATOR -asiassa (C-307/10).

Iso-Britanniassa tehtiin ennakkoratkaisupyyntö, joka koski tavara- ja palveluluetteloilta vaadittavaa tarkkuutta ja selkeyttä. Tiivistetysti kyse on siitä, kattaako Nizzan luokituksen mukainen luokkaotsikko automaattisesti kaikki kyseiseen luokkaan luokiteltavissa olevat tavarat tai palvelut vai ainoastaan ne, jotka normaalisti voidaan ymmärtää luokkaotsikon tekstistä siihen kuuluvan.

Chartered Institute of Patent Attorneys, jäljempänä CIPA, oli hakenut Iso-Britanniassa tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaavalta viranomaiselta merkin IP TRANSLATOR rekisteröintiä luokan 41 otsikolle (”koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”) ja sitten rajoittanut luetteloa koskemaan käännöspalveluita, joita ei luokkaotsikosta voi päätellä hakemukseen kuuluneen. Virasto hylkäsi rajoituksen, minkä johdosta hakija valitti. Valitusta käsitellyt Appointed Person pyysi EUT:lta ennakkoratkaisua.

Taustalla oli myös OHIM:n pääjohtajan päätös 4/03, jonka mukaan OHIM tulkitsi luokkaotsikoita siten, että ne kattavat kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat. Myös Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tulkitsee luokkaotsikoita samalla tavalla.

EUT:lta ristiriitainen ratkaisu
EUT päätti seuraavasti: ”Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY on tulkittava siten, että siinä edellytetään, että hakija yksilöi tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden.

Direktiiviä 2008/95 on tulkittava siten, ettei se ole esteenä tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, Nizzan diplomaattikonferenssissa 15.6.1957 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Genevessä 13.5.1977 ja muutettuna 28.9.1979, 1 artiklassa tarkoitetun luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttämiselle niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, edellyttäen, että kyseinen yksilöinti on riittävän selvää ja täsmällistä.

Kansallisen tavaramerkin hakijan, joka käyttää kyseisen Nizzan sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetun luokituksen mukaisen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen hakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.”

Kaksi ensimmäistä kohtaa vaikuttavat selkeiltä. Ensimmäisen kohdan mukaan pelkästään tavaraluetteloa lukemalla on voitava määrittää tavaramerkin suoja-ala. Toisen kohdan mukaan mitään estettä luokkaotsikon käyttämiselle ei ole, jos niitä käyttämällä tavaroiden yksilöinti on riittävän selvää ja täsmällistä.

Luokkaotsikkoa voi siis edelleen käyttää, mutta siihen ei voi kuulua mitään piilomerkityksiä, jotka eivät ilmene suoraan tavaraluettelon tekstistä. Näin ollen luokkaotsikon käyttäminen ei automaattisesti tarkoita, että rekisteröinti kattaa kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut.

Huomattavaa on, että kyse on tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta eikä esimerkiksi uudesta lainsäädännöstä. Näin ollen EUT:n ratkaisu koskee myös olemassa olevia rekisteröintejä.

Kolmas kohta, tai sen tarpeellisuus, onkin jo epäselvempi. Sen mukaan luokkaotsikkoa käyttävän kansallisen tavaramerkin – ja analogisesti myös yhteisön tavaramerkin – hakijan on täsmennettävä, koskeeko hakemus kaikkia luokan tavaroita tai palveluita vai vain tiettyjä niistä.

Ennakkoratkaisupyynnössä ei esitetty vastaavaa kysymystä, vaan kolmas ennakkoratkaisupyynnön kysymys koski OHIM:n päätöstä 4/03 ja sen sallittavuutta. Lisäksi kolmas kohta saattaa olla ristiriidassa kahden ensimmäisen kohdan kanssa, koska jos hakemuksessa indikoidaan, että hakemus kattaa kaikki luokan aakkoselliseen luetteloon kuuluvat tavarat, ei pelkästään rekisterissä olevasta tavaraluettelosta voida määritellä tavaramerkin suoja-alaa.

Uusi tulkintalinja?
Yrittikö EUT avata ratkaisullaan uutta tulkintalinjaa olemassa oleviin rekisteröinteihin? Ilmeisesti ainakin OHIM ymmärsi ratkaisun siten, koska tuomiota seuraavana päivänä julkistetussa tiedotteessa OHIM ilmoitti luopuvansa päätöksen 4/03 tulkinnasta ja edellyttävänsä hakijoilta vastaisuudessa EUT:n tarkoittamaa ilmoitusta luokkaotsikkoa käytettäessä.

Lisäksi OHIM ilmoitti myös tulkitsevansa olemassa olevia rekisteröintejä niin, että ellei toisin ole ilmaistu, luokkaotsikon käytöllä hakija on tarkoittanut haluavansa hakemuksensa kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat.

Tulkinta on käytännönläheinen, mutta se ei voi olla oikea. Ensinnäkin EUT puhuu vain hakijan tahdonilmaisusta, ei hakijan tahdon tulkinnasta. Hakijat ovat voineet haluta käyttää luokkaotsikkoa tietäen, että se ei kata kaikkia luokan tavaroita – erityisesti ennen päätöstä 4/03. Tällaisessa tapauksessa OHIM kuitenkin nyt katsoo rekisteröinnin kattavan tavaroita, joita sen ei ole alun perin tarkoitettu kattavan.

Paitsi että tämä on rekisteröinnin laajentamista jälkikäteen, voi se luoda hankalia tilanteita esimerkiksi merkkien käyttöä arvioitaessa. OHIM saattaa katsoa, että merkkiä ei ole käytetty sellaisille tavaroille tai palveluille, jotka kuuluvat luokkaan mutta eivät luokkaotsikkoon, ja joita hakija ei todellisuudessakaan ole tarkoittanut hakemukseen kuuluvaksi.

Seuraavaksi näemme, miten PRH ryhtyy tulkitsemaan EUT:n tuomiota. PRH on valmistelemassa ratkaisuaan ja aikoo tiedottaa siitä lähiaikoina. Esimerkiksi Ruotsin Patent och registeringverket on jo aiemminkin soveltanut EUT:n ratkaisua vastaavaa käytäntöä. On myös mielenkiintoista nähdä, miten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt Appointed Person soveltaa ennakkoratkaisua. On mahdollista, että hän pyytää EUT:lta uutta ennakkoratkaisua.

Lisäksi EU:n komissio on uudistamassa tavaramerkkidirektiiviä ja yhteisön tavaramerkkiasetusta. Komissio saattaa ratkaista asian lainsäädännöllä, mutta ratkaisu tuskin voi olla taannehtiva.

Odotettavissa lienee uusi ennakkoratkaisu EUT:lta. Ennen sitä tilanne olemassa olevien luokkaotsikkorekisteröintien kattavuudesta pysyy epäselvänä. Selvää sen sijaan on, että hakijoiden ei kannata enää käyttää luokkaotsikoita, jos suojaa halutaan tavaroille, joiden sisältymistä luokkaan ei voida suoraan päätellä pelkästä luokkaotsikosta.

Kirjoittaja on käsitellyt asiaa koskevaa ennakkoratkaisupyyntöä IPRinfo-lehden numerossa 3/2011, s. 18–20.

Tuukka Airaksinen: Tavaramerkkien suoja-ala supistumassa? (IPRinfo 3/2011)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 19.6.2012. Chartered Institute of Patent Attorneys vastaan Registrar of Trade Marks.
Asia C-307/10

Tuukka Airaksinen, Asianajaja
Asianajotoimisto Krogerus Oy