Verkkotunnus – korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja

(IPRinfo 3/2006)

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut ensimmäiset verkkotunnuksia koskeneet valitukset. Kaikkiaan ratkaisuja on tätä kirjoitettaessa annettu kymmenen, joista yksi on julkaistu vuosikirjaratkaisuna ja yhdestä on annettu lyhyempi ratkaisuseloste. Käyn lyhyesti läpi tähän asti annetut ratkaisut.

Vuosikirjaratkaisu koski keskeisiltä osiltaan sitä, mikä on verkkotunnuslain tarkoittama hyväksyttävä syy rekisteröidä verkkotunnus, vaikka toisella olisi vastaava sanamerkki rekisteröitynä tavaramerkkirekisteriin. Ratkaisu (KHO:2006:41) on merkittävin korkeimman hallinto-oikeuden verkkotunnuksia koskevista ratkaisuista.

KHO 2006:41 (annettu 3.7.2006)
Verkkotunnuksen haltija, joka oli esittänyt verkkotunnuksen perustuvan muun muassa sen omasta toiminimestä johdettuun oikeuteen ja toiminimensä iskuosaan eikä verkkotunnuksen peruutusta vaatineen suojattuun nimeen tai merkkiin, oli esittänyt verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun hyväksyttävän perusteen oikeudelleen.

Viestintäviraston toimivaltaan ei kuulunut arvioida eri tunnusmerkkioikeuksien keskinäistä vahvuutta, vaan sen toimivalta rajoittui tapauksiin, joissa on ilmeisen selvää, että peruutettavaksi vaadittu verkkotunnus perustuu oikeudettomasti peruuttamista vaatineen suojattuun nimeen tai tunnukseen.

MB Rahastot Oy oli rekisteröinyt verkkotunnuksen mb.fi. Viestintävirasto peruutti ja siirsi verkkotunnuksen tavaramerkin MB haltijalle tavaramerkinhaltijan vaatimuksesta. Viestintävirasto katsoi, että jos verkkotunnuslaissa tarkoitettuihin rekistereihin on rekisteröity täsmälleen verkkotunnusta vastaava suojattu nimi tai merkki, katsotaan verkkotunnuksen aina perustuvan siihen. Viestintäviraston mukaan suojattuun nimeen tai merkkiin perustuvan verkkotunnuksen on oikeutettu hakemaan vain toinen sellainen taho, jolla on yhtä vahva oikeus verkkotunnukseen.

Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut Viestintäviraston päätöstä. Se totesi, että MB Rahastot Oy:n toiminimen osa MB on toissijainen tunnus, johon yksinoikeus voidaan saada vain vakiinnuttamalla, mutta tunnuksen vakiintumista ei ollut osoitettu.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi hallinto-oikeuden ja Viestintäviraston päätökset ja palautti asian virastolle verkkotunnuksen palauttamiseksi MB Rahastot Oy:lle. KHO katsoi, että Viestintäviraston tulkinta, jonka mukaan verkkotunnus voidaan peruuttaa, jos sen haltijan oikeus verkkotunnukseen ei ole yhtä vahva kuin verkkotunnuksen peruuttamista vaatineen oikeus, ei ole verkkotunnuslain mukainen. Viestintävirasto ei ole KHO:n mukaan toimivaltainen arvioimaan eri tunnusmerkkioikeuksien keskinäistä vahvuutta.

KHO katsoi, että MB Rahastot Oy oli käyttänyt ennen verkkotunnuksen myöntämistä elinkeinotoiminnassaan kirjainyhdistelmää MB. Lisäksi se totesi, että kirjainyhdistelmä on myös yhtiön toiminimestä johdettu toiminimen iskuosa. Tällöin ei ole ilmeisen selvää, että verkkotunnus mb.fi perustuisi oikeudettomasti rekisteröityyn sanamerkkiin MB. MB Rahastot Oy oli siten esittänyt hyväksyttävän perusteen rekisteröinnilleen.

Hyväksyttävää perustetta ei ole esitöissä tarkennettu
Verkkotunnuslain esitöissä ei ole käsitelty tarkemmin, millainen hyväksyttävä peruste rekisteröinnille olisi. Viestintäviraston käytännössä ainoastaan lisenssisopimus on katsottu hyväksyttäväksi perusteeksi. Lisäksi Viestintävirasto on tähän asti katsonut, että jos tunnuksen haltijalla ei ole verkkotunnusta vastaavaa tavaramerkkiä, toiminimeä tai aputoiminimeä, tunnus siirretään verkkotunnuksen kanssa identtisen sanamerkin (tai toiminimen taikka aputoiminimen) haltijalle.

Vuosikirjaratkaisussa KHO laajensi siten Viestintäviraston erittäin ahdasta tulkintaa verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittamasta hyväksyttävästä perusteesta. Ratkaisu muuttaa Viestintäviraston linjaa merkittävästi ja laajentaa verkkotunnusten rekisteröintimahdollisuutta.

Ratkaisussa korostuu lain alkuperäinen tarkoitus vapauttaa verkkotunnukset aikaisemmasta kytkennästä hakijan rekisteröityyn tavaramerkkiin, toiminimeen tai vastaavaan tunnukseen. Verkkotunnuksen voi valita suhteellisen vapaasti. Jos hakija voi osoittaa, että tunnus ei perustu rekisteröityyn tunnusmerkkiin ja osoittaa sen perustuvan johonkin muuhun hyväksyttävään perusteeseen, hakija on esittänyt lain edellyttämän hyväksyttävän perusteen oikeudelleen. Tässä tapauksessa tällaiseksi perusteeksi katsottiin siis verkkotunnuksen haltijan toiminimen iskuosa.

Kynnys hyötymistarkoituksen näyttämiseksi korkea
Yksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, josta julkaistiin lyhyempi ratkaisuselostus, koski verkkotunnuksen ja aputoiminimen sekoitettavuutta sekä hyötymis- ja vahingoittamistarkoitusta (KHO 16.5.2006 taltio 1266).

KHO 16.5.2006, taltio 1266 ratkaisuselostus :
Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen asiassa, jossa Viestintävirasto oli hylännyt yhtiön vaatimuksen toiselle yhtiölle myönnetyn verkkotunnuksen verkkokauppa.fi peruuttamisesta. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tunnuksen sekoitettavuutta suojattuun nimeen tai merkkiin ei ollut laissa säädetty peruuttamisperusteeksi. Nimeä ja merkkiä arvioitiin suhteessa verkkotunnukseen sen päätteettömässä muodossa. Vaikka sana verkkokauppa esiintyi useaan peruutusta vaatineen yhtiön aputoiminimeen, sanan yleisluontoisuuden vuoksi ei ollut painavia perusteita epäillä sitä sellaisenaan yhtiön aputoiminimenä suojatuksi nimeksi tai merkiksi. Samasta syystä ei ollut painavia perusteita epäillä sanaa vakiintuneena tavaramerkkinä suojatuksi nimeksi tai merkiksi. Verkkotunnus voitiin katsoa suojatun nimen johdannaisnimeksi. Kun kuitenkin edelleen otettiin huomioon sanan verkkokauppa yleisluonteisuus ja yhtiöiden toimialat sekä niiden toiminnasta esitetty selvitys, ei ollut painavia perusteita epäillä verkkotunnusta hankitun ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Myöskään se, että verkkotunnus verkkokauppa.fi ja peruutusta vaatineen verkkotunnus verkkokauppa.com saattoivat olla sekoitettavissa toisiinsa, ei ollut osoitus hyötymistarkoituksesta.

Verkkotunnuksen verkkokauppa.fi siirtoa vaatineella oli aputoiminimi Suomen Verkkokauppa.fi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että verkkotunnuslain mukaan mahdollinen verkkotunnuksen ja muun tunnusmerkkioikeuden välinen sekoitettavuus ei ole peruuttamisperuste, vaan sekoitettavuutta koskevat riitaisuudet on käsiteltävä muiden lainsäännösten perusteella.

KHO ei ottanut huomioon verkkotunnuksen päätettä, vaikka kyseinen pääte ilmenikin aputoiminimessä. Johtuen riidanalaisen verkkotunnuksen ”verkkokauppa” yleisluontoisuudesta ei tunnusta katsottu suojatuksi tunnukseksi.

Toisin kuin kansainvälissä riidanratkaisumenettelyissä, toiminimen ja verkkotunnuksen välistä sekoitettavuutta ei pidetä Suomen lain mukaan peruuttamisperusteena. Sekoitettava tunnus voi olla kylläkin johdannaisnimi. Tällöin edellytetään, että tunnus on hankittu hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Kynnys hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksen näyttämiselle on korkea. KHO totesi päätöksessään, että tunnuksen yleisluontoisuuden ja osapuolten toisistaan eroavien toimialojen vuoksi tunnusta ei ollut hankittu hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

KHO:n päätöksestä voidaan päätellä, että erottamiskyvyttömät sanat halutaan pitää kaikkien saatavilla, ellei kyseessä ole verkkotunnuksen haltijan identtinen tavaramerkki tms. Hyötymistarkoitusta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota osapuolten väliseen kilpailutilanteeseen ja toimialaan. Merkkien välistä mahdollista sekoitettavuutta ei pidetty osoituksena hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta.

Vakiintumisen tulee koskea sanaa sellaisenaan
Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan 5.7.2006 taltio 1732, että verkkotunnus suomenlaki.fi ei ollut siirrettävissä Talentum Oyj:lle, vaikka sillä oli yhdistelmämerkkinä vakiintunut tavaramerkki Suomen Laki ja siihen liittyvä leijonakuvio. Koska sanapari Suomen Laki on geneerinen, tuotteen sisältöä kuvaileva ilmaisu, yhtiö ei ole voinut saada siihen yksinoikeutta.

Vakiintumisen on siten tapahduttava niin, että kyseinen sana on sellaisenaan vakiintunut ilman visuaalisia elementtejä. Muussa tapauksessa verkkotunnuslain perusteella ei voida katsoa tunnuksen olevan suojattu nimi tai merkki.
Kynnys vakiintumiselle on asetettu korkeaksi. Lisäksi ratkaisusta käy ilmi, että verkkotunnuksen on oltava identtinen vakiintuneen tavaramerkin kanssa.

Järjestelmän jumiutuminen ei koidu hakijan vahingoksi
Kun verkkotunnuslaki oli tullut voimaan 1.9.2003 kello 8 aamulla, järjestelmä jumiutui käyttäjien suuren määrän vuoksi. Hakijat saivat lukittua verkkotunnuksen itselleen, mutta eivät Luottokunnan koneen ylikuormituttua saaneetkaan enää tietojärjestelmän edellyttämässä ajassa suoritettua maksua Viestintävirastolle. Järjestelmä vapautti haetun verkkotunnuksen, ja toinen hakija ehti lukita ja saada tunnuksen itselleen.

Korkein hallinto-oikeus on antanut kolme kuvattua tilannetta koskenutta ratkaisua. Se katsoi, että tilanne oli rinnastettavissa tutkimatta jättämiseen hakemuksen tultua kuitenkin täydellisenä perille. Toisin kuin hallinto-oikeus, KHO katsoi hakemuksen tulleen vireille. Koska verkkotunnus piti myöntää sitä ensiksi hakeneelle, KHO palautti jutut Viestintävirastolle verkkotunnusten siirtämiseksi niitä ensiksi hakeneille.

Järjestelmän jumiutuminen syyskuun alussa 2003 oli mitä ilmeisimmin ainutlaatuinen tapahtuma, eikä ratkaisuilla liene verkkotunnusoikeudellisesti suurempaa ennakkopäätösarvoa.

Sopimaton ilmaisu ei sovi verkkotunnukseksi
Ratkaisussaan 10.5.2006 taltio 1169 KHO katsoi, että verkkotunnukset perkele.fi, jumalauta.fi ja myyn-vittua.fi olivat loukkaavia. Yleistä sopivuuskäytäntöä loukkaavia sanoja ei hyväksytä verkkotunnukseksi. Tulkinta tältä osin lienee varsin yhtenevä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 1)-kohdan kanssa.

KHO on antanut yhden täytäntöönpanon keskeytystä koskeneen ratkaisun. Täytäntöönpanoa ei keskeytetty, vaan hallinto-oikeudella oli oikeus hylätä täytäntöönpanon keskeytyshakemus.

Korkein hallinto-oikeus on lisäksi antanut aikoinaan kolme vanhoja Viestintäviraston määräyksiä koskenutta ratkaisua. Koska määräykset on kumottu vuonna 2003 voimaan tulleella verkkotunnuslailla, vanhoilla ratkaisuilla ei ole enää merkitystä ennakkoratkaisuina.

Jyrki Siivola
Asianajaja, Oikeustieteen lisensiaatti
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy

Linkkejä:
KHO:n ratkaisu KHO:2006:21 (ensimmäinen rekisteröinti) Finlexissä:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2006/200601037

MB-tapaus KHO 2006:41 luettavissa Finlexissä:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2006/200601697

-fi -tunnuksen väärinkäyttöä on käsitellyt Risto Rouvari IPRinfo-lehden numerossa 2/2006, ja hänen pitempi artikkelinsa aiheesta löytyy instituutin Artikkelit-sivulta: https://iprinfo.fi/julkaisut/artikkelit/