Väärin hylätty!

(IPRinfo 2/2007)

Senior IPR Strategy Consultant
Borenius & Co Oy

Brittiläinen valitustuomioistuin ratkaisi patenttivalituksen tulkitsemalla suoraan Euroopan patenttisopimusta, vaikka maassa on voimassa sopimuksen mukainen kansallinen lainsäädäntö.

Lokakuussa 2006 Englannin korkein muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal of England and Wales) antoi paljon julkisuutta saaneen ennakkopäätöksen (Aerotel v. Telco ja Macrossan), joka koski tietokoneohjelmien patentoitavuutta. Päätöksestä ja sen merkityksestä on kirjoitettu paljon (mm. Managing Intellectual Property Dec 2006/Jan 2007, Patent World Dec 2006/Jan2007, IPRinfo 4/2006).

Päätöstä on pidetty merkittävänä eurooppalaisen patenttiyhteistyön kannalta. Siinä todettiin yksiselitteisesti, että eurooppalaisten tuomioistuinten tulisi parhaan kykynsä mukaan pyrkiä johdonmukaisuuteen erityisesti Euroopan patenttisopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa.

Päättäessään kahta erillistä englantilaista patenttia koskevaa valitusta, valitustuomioistuin tulkitsikin suoraan Euroopan patenttisopimusta. Näin toimittiin, vaikka Britanniassa on voimassa Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti laadittu kansallinen lainsäädäntö.

Päätöksen mukaan tämä menettely toi useita etuja. Kansallisessa lainsäädännössä käytettyjen erilaisten sanamuotojen mahdollisesti aiheuttamat virheet pystyttiin välttämään, ja muiden eurooppalaisten tuomioistuinten on helpompi ymmärtää päätöstä ja sen perusteita pyrkiessään johdonmukaisuuteen.

Mitä kuuluu patentoitavuuden ulkopuolelle?
Itse päätös koski Euroopan patenttisopimuksen (EPC) artiklan 52(2) soveltamista. Artiklassa määritellään patentoitavuuden ulkopuolelle rajatut asiat. Näitä ovat (a) löydöt, tieteelliset teoriat ja matemaattiset menetelmät; (b) taiteelliset luomukset; (c) suunnitelmat, säännöt tai menetelmät älyllistä toimintaa, pelien pelaamista ja liiketoimintaa varten tai tietokoneohjelmat; ja (d) tietojen esittäminen. Artiklassa 52(3) täsmennetään, että eurooppalainen patentti tai patenttihakemus tulee rajata patentoitavuuden ulkopuolelle vain, jos keksintö kohdistuu pelkästään (”as such”) johonkin artiklan 52(2) listaamista asioista.

Tuomioistuin totesi, että kysymys on vaikea useasta syystä. Tuomioistuin ei löytänyt ensinnäkään perussyytä artiklan ryhmittelylle, eikä se löytänyt mitään yhteistä tekijää ryhmän eri luokkien välillekään. Osaa patentoitavuuden ulkopuolelle rajatuista asioista suojaavat muut immateriaalioikeudet, osaa eivät.

Tuomioistuimen mukaan osa listan asioista on niin teoreettisia, että ne ovat tarpeettomia tai niillä ei ole käytännön merkitystä. Ainoana mahdollisena yhtäläisyytenä tuomioistuin piti sitä, että ne eivät usein täyttäneet yleistä patentoitavuuden vaatimusta, jonka mukaan keksinnön tulee olla ”teollisesti käytettävissä”.

Seuraavaksi tuomioistuin etsi turhaan apua Euroopan patenttisopimuksen valmistelusta. Se ei löytänyt sopimuksen laatijoiden tarkoitusta tai aikomusta siitä, pitäisikö patentoitavuuden ulkopuolelle rajattuja asioita tulkita laajasti vai suppeasti. Päätöksessä todettiin, että yleisesti EU:n käytännössä on tapana tulkita poikkeukset suppeasti. Artiklassa 52(2) ei kuitenkaan ole kyse poikkeuksista sääntöön vaan positiivisesta listasta asioita, jotka eivät ole patentoitavissa. Tuomioistuin ei löytänyt apua ongelmaansa myöskään USA:n käytännöstä.

Kolme lähestymistapaa ja kolme vaihtoehtoa
Tuomioistuin totesi ketään erityisesti kritisoimatta, että EPOn valituslautakunnat ovat antaneet keskenään ristiriitaisia päätöksiä artiklan 52(2) soveltamisesta. Sen mielestä EPOn presidentin olisi aika alistaa aikaisemmat valituslautakuntien päätökset EPOn laajennetulle valituslautakunnalle, jotta artiklan 52 soveltamiseen saataisiin lopullinen selvyys.

Tarkastelemiensa ennakkoratkaisujen perusteella tuomioistuin ryhmitteli eri lähestymistavat seuraavasti:
(1) Tiedon tasoon tuodun lisäyksen tarkastelu, jossa arvioidaan, liittyykö keksinnöllisyys pelkästään patentoitavuuden ulkopuolelle rajattuun asiaan. Mikäli näin on, sovelletaan artiklaa 52(2);
(2) Teknisen vaikutuksen tarkastelu, jossa arvioidaan, onko patenttivaatimuksessa määritellyn keksinnön tuottama lisäys tiedon tasoon luonteeltaan tekninen. Jos se ei ole, sovelletaan artiklaa 52(2);
(3) Sen tarkastelu, onko patenttivaatimuksen kohteena fyysinen/konkreettinen laite, tai sisältyykö patenttivaatimukseen fyysisen laitteen käyttö. Laite voi olla kuinka tavanomainen tahansa, esimerkiksi tietokone tai kynä ja paperi. Jos ehto täyttyy, artiklaa 52(2) ei sovelleta. Tästä lähestymistavasta tuomioistuin erotteli vielä kolme eri varianttia, ”kolmikon”.
(3)(i) Patentoitavuuden ulkopuolelle rajattuun menetelmävaatimukseen sovelletaan artiklaa 52(2), vaikka menetelmän toteuttamiseen tarvittaisiin laitteistoa. Vastaavaan laitevaatimukseen ei sovelleta artiklaa 52(2).
(3)(ii) Laite- ja laitteen käytön sisältävään menetelmävaatimukseen ei kumpaankaan sovelleta artiklaa 52(2). Kumpikaan vaatimus ei ole silti patentoitavissa, koska keksinnöllisyys puuttuu.
(3)(iii) Jos patentissa on laitevaatimus, 52(2) ei sovelleta. Tämän jälkeen tutkitaan patentoitavuus tavanomaisilla kriteereillä.

Laitteen mukanaolo johti ristiriitaisiin ratkaisuihin
Tuomioistuin käsitteli ensin kolmea konkreettisen laitteiston läsnäoloa arvioivaa, kohtien (3)(i)-(3)(iii) mukaista EPOn valituslautakunnan ennakkoratkaisua. Esimerkkinä se käytti patenttivaatimusta, joka käsitti tunnetun musiikkisoittimen, esimerkiksi iPodin, johon on ladattu uusi musiikkikappale. Tällainen patenttivaatimus olisi kaikkien mielestä patentointikelvoton.

Uuden musiikkikappaleen rinnastamista tunnettuun tekniikkaan (ja vaatimuksen hylkäämistä sillä perusteella) tuomioistuin piti kuitenkin älyllisenä epärehellisyytenä. Kolmikon viimeisen ennakkotapauksen (3)(iii) tarkastelukriteereillä patenttivaatimus olisi ollut hyväksyttävissä.

Konkreettisen laitteiston mukanaoloa arvioivan ennakkotapauskolmikon ratkaisut olivat tuomioistuimen mukaan keskenään ristiriidassa. Saksalaisetkin olivat jo jättäneet noudattamatta ennakkotapausta (3)(ii), eivätkä tuomarit nähneet eurooppalaisen johdonmukaisuuden kärsivän, vaikka hekään eivät noudattaisi mitään ennakkotapauksista (3)(i)-(3)(iii).

Lisäperusteena tuomioistuin mainitsi ristiriidan tietokoneohjelma-käsitteen laajuudessa. Se arveli, että Euroopan patenttisopimuksen laatijat olivat tarkoittaneet, että tietokoneohjelma pitäisi tulkita laajasti, ohjelmana joka toimii. Toisaalta tuomioistuimen mukaan ennakkotapauskolmikossa tietokoneohjelma oli tulkittu suppeasti, abstraktina käskyjonona.

Tiedon tasoon tuotu lisäys
Seuraavaksi tuomioistuin siirtyi ennakkotapaukseen (1). Se totesi siinä omaksutun lähestymistavan virheelliseksi muun muassa geneettiseen löydökseen liittyvän esimerkin perusteella. Patenttihakemuksessa vaadittiin uuden geneettisen sekvenssin perusteella laadittava kloonausvektori. Vaatimus ei tällöin olisi kyseisen tarkastelun nojalla patentoitavissa.
Jos tieteellinen löydös (uusi sekvenssi), joka on rajattu patentoitavuuden ulkopuolelle, poistettaisiin, jäisi vaatimukseen vain tunnetun tyyppinen kloonausvektori. Tiedon tasoon tuotu lisäys olisi tässä esimerkissä patentoitavuuden ulkopuolelle rajattua asiaa, tieteellinen löydös. Lopputulos ei voinut olla tuomioistuimen mielestä oikein, ja siksi tiedon tasoon tuodun lisäyksen tarkastelu johtaisi väärään tulokseen.

Tekninen vaikutus tiedon tasoon
Tämän jälkeen tuomioistuin päätti noudattaa ennakkotapauksen (2) lähestymistapaa, jossa tarkasteltiin teknistä vaikutusta ja jota se oli aikaisemminkin noudattanut.

Erityisesti omien ennakkotapaustensa valossa tuomioistuin päätyi tarkastelemaan teknistä vaikutusta neljässä askeleessa:
1) tulkitaan vaatimus kunnolla;
2) tunnistetaan tosiasiallinen keksinnön tuottama lisäys tiedon tasoon;
3) tarkastellaan onko lisäys yksinomaan patentoitavuuden ulkopuolelle rajattua asiaa;
4) tarkastetaan, onko tosiasiallinen tai väitetty keksinnön tuottama lisäys tekniikan tasoon tosiasiallisesti luonteeltaan tekninen.

Tuomioistuin piti askeleita (3) ja (4) ainakin jossain määrin päällekkäisinä, mutta ei katsonut omien ennakkotapaustensa valossa voivansa luopua kummastakaan.

Kotitehtäviä EPOlle
Valittuaan lähestymistapansa artiklan 52(2) soveltamiseen, tuomioistuin totesi ensin myönnetyn ja jälkikäteen mitätöidyn Aerotel-patentin kuuluvan patentoitavuuden piiriin, ja Macrossanin patentin eli patenttiviraston hylkäämän patenttihakemuksen olevan rajattu patentoitavuuden ulkopuolelle.

Ratkaistuaan näin omat asiansa tuomioistuin antoi kohteliaasti EPOlle kotitehtäviä. Niissä tuli eurooppalaisen yhteistyön hengessä ratkaista artiklan 52(2) soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Ennen kuin EPO vastaa asetettuihin kysymyksiin, jos ylipäätään päättää vastata, poikkeaa Englannin tarkastelu artiklan 52(2) soveltamisesta EPOn käytännöstä. Tämä asettaa asiamiesten ammattitaidolle uusia vaatimuksia.

Eurooppalaisen patenttilainsäädännön johdonmukainen tulkinta on johtanut siihen, että EPO saattaa myöntää Britanniassa rekisteröitäväksi patentteja, joissa keksinnön kohde on Englannin tuomioistuinkäytännön mukaisesti rajattu patentoitavuuden ulkopuolelle.

Mika Anttila
Senior IPR Strategy Consultant
Borenius & Co Oy

Tapausten tiedot:
The Supreme Court Of Judicature / Court Of Appeal (Civil Division) 27/10/2006
On Appeal From The High Court Of Justice, Chancery Division (Patents Court)
Neutral Citation Number: [2006] Ewca Civ 1371
Case No: A3/2006/1007 And A3/2006/1067
Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd
In The Matter Of: The Patents Act 1977
In The Matter Of Patent Application Gb 0314464.9 In The Name Of Neal William Macrossan

Ratkaisu löytyy brittiläisestä BAILII-tietopankista (www.bailii.org):
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1371.html

Tapauksen kulku

* Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd (loukkausoikeudenkäynti)
* Macrossan (patenttihakemus)

Israelilainen keksijä oli hakenut patenttia vuonna 1986 puhelinjärjestelmälle, jonka perusteella oli mahdollista maksaa puhelut etukäteen tietylle välittäjälle. Patentti myönnettiin ja oli voimassa 21.12.1988 alkaen. Keksijä siirsi patenttinsa Aerotelille 12.4.1999. Aerotel haastoi Telcon patenttiloukkauksesta helmikuussa 2005, ja Telco vaati vastakanteella patentin julistamista mitättömäksi. Patentti julistettiin mitättömäksi 3.5.2006. Aerotel valitti asiasta.

Macrossan (australialainen lakimies) oli hakenut patenttia automaattiselle menetelmälle, jonka avulla voitiin kerätä yrityksen perustamiseksi tarvittavat asiakirjat. Sen mukaan käyttäjä oli yhteydessä palvelimeen, jossa esitettyihin kysymyksiin vastaamalla tietokannasta poimittiin tarvittavat asiakirjat, jotka voitiin lähettää käyttäjälle tai suoraan asianmukaiselle viranomaiselle. Patenttiviraston mukaan keksintö oli uusi ja keksinnöllinen, mutta hakemus hylättiin, koska kysymys ei ollut patentoitavasta asiasta UK:n lain mukaan. Macrossan valitti asiasta.

Court of Appeal of England and Wales katsoi, että Aerotelin patentti on patentoitavissa oleva keksintö. Keksinnön ydin oli uusi fyysinen tapa yhdistellä hardwarea. Tuomareiden mielestä kysymys ei ollut pelkästään liiketoimintatavasta. Macrossanin keksintöä tuomioistuin piti tietokoneohjelmana ja liiketoimintamenetelmänä, jotka eivät olleet patentoitavissa.