Trademark Clearinghouse – tavaramerkinhaltijan turva?

Uusien gTLD-päätteiden käyttöönotto ja yleinen verkkotunnusriitojen kasvua osoittava kehityssuunta WIPOssa antavat viitteitä siitä, että verkkotunnusriidat yleistyvät.

Jos juttujen määrä WIPOssa on ollut 22:n nykyisen gTLD-päätteen ja niiden vuoksi UDRP:n piiriin kuuluvien ccTLD-päätteiden johdosta kasvussa, niin mitä tapahtuu, kun päätteiden määrä nousee noin 1400:aan?

Ei tarvitse olla selvännäkijä voidakseen sanoa, että verkkotunnusriitoja on jatkossa paljon enemmän. Merkinhaltijat joutuvat entistä suuremmalla todennäköisyydellä käynnistämään oikeudellisia prosesseja tavaramerkkioikeuksiensa turvaamiseksi. Tavaramerkinhaltijan näkökulmasta ei voi luvata kovin levollista tulevaisuutta.

Verkkotunnukset ovat aina aiheuttaneet tavaramerkinhaltijoille päänvaivaa erityisesti siksi, että loukkaavien verkkotunnusten rekisteröinti vilpillisessä mielessä on ollut hyvin yleistä. Esimerkiksi Kiinassa on yrityksiä, joiden ainoa toimiala on vilpilliset verkkotunnusrekisteröinnit.

Eräässä tapauksessa kiinalainen toimija systemaattisesti kartoitti, mitä verkkotunnuksia asiakkaalta puuttui ja rekisteröi vapaana olleet tunnukset itselleen. Toiminta tapahtui hyvin lyhyen ajan sisällä ja se havaittiin verkkotunnusvalvonnassa. Ilman valvontaa loukkaukset olisivat jääneet huomaamatta. Suurimmalla osalla suomalaisista merkinhaltijoista ei ole verkkotunnusvalvontaa.

Palvelun edut

Tavaramerkkioikeuksien turvaamiseksi luotu uusi palvelu, Trademark Clearinghouse (TMCH), aloitti toimintansa 26.3.2012. TMCH on tietokanta, johon tavaramerkkioikeuksien haltijat voivat rekisteröidä oikeuksiaan ja saada sitä kautta itselleen joitakin etuja uudessa gTLD-järjestelmässä. Sen käytännön toiminnasta on vastuussa konsulttiyhtiö Deloitte ja palvelun teknisestä toteutuksesta IBM.

TMCH:n tuomat edut jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäinen etu liittyy kaikkien uusien gTLD:ien käyttöönoton alussa olevaan niin sanottuun sunrise period -aikaan. Tämä ajanjakso on vähintään 30 päivän pituinen, ja sinä aikana tavaramerkinhaltijat voivat hakea tavaramerkkiään vastaavaa verkkotunnusta. Vasta sunrise-jakson jälkeen verkkotunnukset vapautuvat yleisesti kaikkien haettaviksi.

Etuoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavaramerkinhaltija todistaa tavaramerkkioikeutensa olemassaolon ja että tavaramerkki on käytössä. Tällä on haluttu varmistaa, että suojaa saavat vain käytössä olevat merkit.

Kun uusia päätteitä tulee noin 1400, olisi oman oikeutensa ja merkin käytön todistaminen työlästä haettaessa suurta määrää verkkotunnuksia. Tavaramerkkioikeuden haltija voi rekisteröidä oman tavaramerkkinsä TMCH:een ja toimittaa sinne samalla käyttönäytön. Kun oikeus on TMCH:ssa hyväksytty, haltija voi tämän jälkeen sunrise-jakson mukaista etuoikeutta käyttäessään viitata merkin rekisteröintiin TMCH:ssa. Rekisteröinnistä annetaan haltijalle tunnus, jota voi käyttää myöhemmin.

Toinen TMCH:n etu on Trademark Claims Service (TCS). Se antaa tavaramerkkioikeutensa rekisteröineelle merkinhaltijalle suojaa loukkaavia verkkotunnuksia vastaan. Käyttönäytön toimittaminen ei ole edellytyksenä tämän edun saamiselle. Kyse on kaksiosaisesta suojamekanismista. Kun haettu verkkotunnus on identtinen TMCH:ssa rekisteröitynä olevan tavaramerkin kanssa, verkkotunnuksen hakijalle ilmoitetaan, että identtinen tavaramerkki on rekisteröitynä.

Verkkotunnuksen hakijalla on mahdollisuus luopua verkkotunnuksen rekisteröimisestä. Toisaalta hakija tulee samalla todistetusti tietoiseksi TMCH:ssa olevasta tavaramerkkioikeudesta. Jos merkinhaltija myöhemmin ryhtyy oikeustoimiin verkkotunnuksen rekisteröinyttä vastaan, on tahallisuuden todistaminen helpompaa.

Jos verkkotunnuksen hakija ilmoituksesta huolimatta rekisteröi verkkotunnuksen, lähetetään siitä TMCH-ilmoitus tavaramerkkioikeuden haltijalle, jolla on mahdollisuus harkintansa mukaan aloittaa prosessi verkkotunnuksen siirtämiseksi itselleen. Käytettävissä on esimerkiksi WIPOn hallinnoima UDRP-prosessi.

TCS-palvelun heikkoutena on sen määräaikaisuus. Tavaramerkkinsä TMCH:iin rekisteröinyt saa nimittäin ilmoituksia vain 60/90 päivän ajan siitä lukien, kun uusi verkkotunnuspääte on aloittanut toimintansa. Tämän jälkeen on tavaramerkkioikeuden haltijan omalla vastuulla valvoa oikeuksiaan ja puuttua loukkaaviin verkkotunnuksiin.

Hyväksyttävät merkit ja käyttönäyttö

TMCH:iin hyväksytään sanamerkit, mutta ei kuvio- tai yhdistelmämerkkejä . Merkki voi olla kansallisesti, kansainvälisesti tai yhteisötavaramerkkinä rekisteröity. Tässä suhteessa ei ole myöskään maantieteellisiä rajoitteita.

Toisena tavaramerkkityyppinä ovat sanamerkit, joiden tavaramerkkioikeuden tuomioistuin tai viranomainen on vahvistanut. Suomen näkökulmasta tällaisena merkkinä voisi olla vakiintunut tavaramerkkioikeus, jonka olemassaolon tuomioistuin on oikeudenkäynnissä vahvistanut. Vakiintuneeseen tavaramerkkioikeuteen loukkausprosessissa vetoava kantajahan usein pyytää tuomioistuinta vahvistamaan oikeutensa.

Kolmantena sanamerkkityyppinä ovat sopimuksiin ja erityissäännöksiin perustuvat oikeudet, kuten suojatut alkuperänimitykset. Neljäntenä ja viimeisenä ryhmänä ovat muut merkit, jotka ovat immateriaalioikeuksia.

Myös käyttönäytön osalta on omat säännöksensä. Ensimmäisenä käyttönäyttötyyppinä tulevat kyseeseen etiketit, pakkaukset ja vastaavat, joista merkki ilmenee ja joista voi havaita, että merkki on käytössä. Toisena hyväksyttynä näyttötyyppinä ovat mainos- ja markkinointimateriaalit.

Valokuvien, linkkien ja kopioiden käyttäminen on sallittua. Ei-hyväksyttynä näyttönä on mainittu muun muassa verkkotunnukset sellaisenaan, sähköpostiviestit ja käyntikortit. Käyttö tulee todistaa uudelleen aina viiden vuoden välein.

Arvioitavana identtisyys

TMCH:ssa tapahtuvasta rekisteröityjen tavaramerkkien ja haettavien verkkotunnusten keskinäisessä arvioinnissa on kysymys identtisyysarvioinnista, ei tavaramerkkioikeudellisesta sekoitettavuusarvioinnista. Merkin ja haetun verkkotunnuksen tulee olla identtisiä keskenään.

Tähän on vain vähäistä joustoa. Esimerkiksi merkki ”&” voidaan jättää huomiotta, korvata merkillä ”–” tai sanalla ”and” (tavaramerkki Example&Test = exampletest.test, example-test.test ja exampleandtest.test). Suuret kirjaimet tulkitaan myös pieniksi kirjaimiksi, ja kahdesta sanasta muodostuva erikseen kirjoitettu tavaramerkki vastaa yhteen kirjoitettua muotoa sekä muotoa, jossa on väliviiva ”-” (tavaramerkki ICANN Example = icann-example.test ja icannexample.test). Kuvioelementteihin liittyvää vertailua ei tehdä.

Vaihtoehdot riidanratkaisussa

Kun tavaramerkkioikeuden haltija havaitsee loukkaavan verkkotunnuksen, hänellä on käytettävissään kaksi päävaihtoehtoa oikeutensa puolustamiseksi.

Uutena oikeuksien puolustamismekanismina on otettu käyttöön niin sanottu URS-menettely (Uniform Rapid Suspension), jossa voi hakea loukkaavan verkkotunnuksen toiminnan keskeyttämistä määräajaksi. Se on nopea ja lyhyt prosessi, jossa hakemuksen perustelujen maksimipituus on määrätty 500 sanaan.

Jos vaatimus menestyy, verkkotunnuksen toiminta keskeytetään jäljellä olevan voimassaolokauden ajaksi tai enintään yhdeksi lisävuodeksi. Sen jälkeen verkkotunnus on jälleen vapaa haettavaksi. Prosessin käytännön hallinnoinnista vastaa varmuudella ainakin yhdysvaltalainen NAF (National Arbitration Forum). Myös WIPO tulee todennäköisesti ottamaan prosessin järjestämisen vastuulleen.

WIPOn hallinnoima UDRP-menettely on ollut toiminnassa jo vuodesta 1999. Siinä verkkotunnus siirretään sitä vaatineelle tavaramerkkioikeuden haltijalle, jos hakijalla on ollut aikaisempi tavaramerkkioikeus, verkkotunnuksen rekisteröineellä ei ole ollut perusteltua oikeutta rekisteröinnilleen, rekisteröinti on tapahtunut vilpillisessä mielessä ja verkkotunnusta käytetään vilpillisessä mielessä.

Vuosien aikana on syntynyt monipuolinen oikeuskäytäntö näiden säännösten tulkinnasta, ja millainen toiminta täyttää soveltuvuuden edellytykset.

Miten haltijan tulisi toimia?

Kun puhutaan verkkotunnuksista ja niiden muodostamista uhista, on olennaista muistaa, että aukoton tavaramerkkisuojaus on kaiken perusta. Jos suojassa on aukkoja maantieteellisesti, on suuri todennäköisyys, että maakohtaiset ccTLD-päätteillä varustetut verkkotunnukset aiheuttavat ongelmia.

Ongelmiin pystyy puuttumaan vain, jos on aikaisempi tavaramerkkioikeus kyseisessä maassa. Verkkotunnusvalvonta edellyttää aina tavaramerkkioikeuksia, joihin perustaa vaateensa valvonnassa esille tulleita verkkotunnuksia kohtaan.

Toinen olennainen suojakeino on verkkotunnusvalvonta, joka kattaa myös uudet gTLD:t, joten se on hyvä keino saada tieto omaa tavaramerkkioikeutta loukkaavista verkkotunnuksista. Itse hoidettu tavaramerkkivalvonta on myös kattavampi kuin TMCH:n tarjoama TCS-palvelu. Se kattaa vain identtiset verkkotunnukset, kun normaalissa verkkotunnusvalvonnassa esille tulevat myös muut sekoitettavissa olevat verkkotunnukset.

Omaa oikeutta puolustettaessa esimerkiksi UDRP-prosessissa sovelletaan normaalia tavaramerkkioikeudellista merkkien välistä sekoitettavuusarviointia. Tavaramerkin ei tarvitse olla identtinen verkkotunnukseen nähden, jotta oikeudenhaltija menestyisi UDRP-prosesissa. Jatkuva tavaramerkkivalvonta on tarpeen myös siksi, että TCS-palvelu on pääsääntöisesti vain väliaikainen.

Tavaramerkkien rekisteröinti TMCH:iin ei ole tarpeetonta, mutta tulee muistaa, että siitä aiheutuu merkinhaltijalle jatkuvia kustannuksia. Jokainen vuosi merkin rekisteröinnin ylläpitämiseksi TMCH:ssa maksaa.

Yksi TMCH:n suurimmista eduista liittyy sen sunrise-prosesseja helpottavaan vaikutukseen. Käyttönäyttöä ei tarvitse toimittaa aina erikseen. Toinen suuri etu tulee siitä, että jotkut uusien gTLD-päätteiden haltijoista, kuten Google, ovat ilmoittaneet soveltavansa määräämättömän pitkää TCS-palvelun ilmoitusaikaa.

Ainakin joidenkin päätteiden tavaramerkkirekisteröinti TMCH:ssa takaa automaattisen ilmoituksen identtisen verkkotunnuksen tultua rekisteröidyksi. On myös esitetty näkemyksiä, että rekisteröinti TMCH:ssa virtaviivaistaisi UDRP- ja URS-menettelyjä, ja se voisi mahdollistaa joidenkin verkkotunnusten rekisteröinnin estämisen etukäteen kokonaan. Tällainen estomenettelyhän oli käytössä, kun .xxx-pääte tuli voimaan.

Tavaramerkinhaltijat ovat haastavan ajan kynnyksellä. Tärkeää on olla aktiivinen sekä omien oikeuksiensa suojaamisessa että valvonnassa. Siten voi omalta osaltaan varmistaa, että kaikki sujuu mahdollisimman kivuttomasti.

Runsaasti hakemuksia uusiksi gTLD-päätteiksi

Uusista geneerisistä top level -verkkotunnuspäätteistä (gTLD) on puhuttu paljon. Yleinen käsitys on ollut, että niitä hakevat vain harvat ja valitut tavaramerkinhaltioiden suuren enemmistön seuratessa tilannetta sivusta. Pääsyinä tähän ovat olleet hyvin korkeat kulut, prosessin hankaluus ja rekisteröinnin haltijalleen synnyttämät velvoitteet rekisterinpitäjänä.

Harvoja ja valittuja osoittautui olevan suuri joukko. Hakemuksia jätettiin ICANN:in mukaan yhteensä 1930, joista 1409 oli toisistaan poikkeavia päätteitä. Yhteensä 230 gTLD-päätettä haki enemmän kuin yksi hakija ja näitä päällekkäisiä hakemuksia oli 751. Suosituimpia näistä olivat .app, .inc, .home, .art, .shop ja .llc.

Osa hakijoista jätti useita hakemuksia. Eniten hakemuksia teki Donuts, Inc., joka haki yhteensä 307 päätettä kuten .audio, .auto, .film ja .cool. Päätteet ovat tavallisia yleissanoja ilman yhteistä nimittäjää. Toisena esimerkkinä voidaan mainita Amazon EU S.à r.l., jonka nimissä jätettiin yhteensä 76 hakemusta. Hakemukset jätettiin muun muassa päätteille .amazon, .book, .buy, .free ja .hot. On mielenkiintoista nähdä, miten hakijat näitä päätteitä tulevaisuudessa hyödyntävät.

Hakemuksia peruutettiin 19. Näiden joukossa on mielenkiintoisia päätteitä, kuten .gmc (General Motors LLC), .cialis (Eli Lilly and Company), .gmbh (GMBH Registry, LLC), .hilton (HLT Stakis IP Limited), .chevrolet (General Motors LLC) ja .cadillac (General Motors LLC). Näistä peruutuksista ja useista päällekkäisistä hakemuksista huolimatta uusia gTLD-päätteitä on tulossa käyttöön valtava joukko eli yhteensä 1409 kappaletta. gTLD-päätteiden nykyinen määrä on 22 kappaletta.

UDRP riidanratkaisujärjestelmä

WIPOlla on ollut merkittävä rooli riidanratkaisuforumina koko UDRP-säännöstön (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) voimassa olo ajan eli vuodesta 1999 lukien.

WIPOssa on jatkuvasti vireillä prosesseja, joissa tavaramerkinhaltijat vaativat loukkaavia verkkotunnuksia itselleen aikaisempiin oikeuksiin vedoten. WIPOn UDRP-tilastoinnin mukaan juttuja oli vuonna 2000 yhteensä 1857.

Juttujen vuosittainen määrä laski vuoteen 2003, jolloin niitä oli 1100. Juttujen määrä on jälleen lähtenyt tasaiseen kasvuun, ja vuonna 2012 juttuja oli ennätyksellisen paljon eli yhteensä 2884 k. Vuodesta 2013 näyttäisi tulevan vähintään yhtä vilkas, sillä aivan maaliskuun alussa juttuja oli kirjattuna WIPOn tilastoon jo 490.

Markku Tuominen
osakas
Roschier Asianajotoimisto Oy

WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/