Tavaramerkkitulkinnat puhuttavat

(IPRinfo 3/2001)

Vastine IPRinfo-lehden numerossa 2/2001 julkaistuun Jukka Palmin laatimaan Tavaramerkki -kirjan arvosteluun.
Kirjan tekijät Harri Salmi, Petteri Häkkänen ja Marja Tommila vastaavat.

Arvoisa kollega Jukka Palm on julkaissut IPRinfo-lehden 2/2001 numerossa laajan ja yksityiskohtaisen arvostelun kirjastamme ”Tavaramerkki”.

Tällä kertaa kirja näyttää ajaneen yhden sille ajatelluista tehtävistään eli herättänyt paljon kaivattua tieteellistä debattia. Hyvä niin. Yksi meidän kirjoittajien syvimmistä toiveista onkin tätä kautta viedä meidän kaikkien ammatillista ja tieteellistäkin osaamistamme eteenpäin.

Palm peräänkuuluttaa kirja-arvostelussaan rajanvetotilanteiden yksityiskohtaisempaa käsittelyä ja säännösten tulkintojen tarkempaa pohdintaa. Tutkijalle tämä näkemys on ymmärrettävä – sen sijaan käytännön yleisteoksen laatijoille tulee väistämättä eteen teoksen sivumäärän asettamat rajoitukset. Tekijät ovat nöyrästi lähteneet siitä, että kyseessä on yleisesitys.

Ensisijaisena tavoitteena on tuoda teoksessa esiin selkeästi ne asiat, joista vallitsee ainakin jonkinasteinen yksimielisyys ja joita kirjan valmistumishetkellä voimassaoleva oikeuskäytäntö tukee. Rajanvetotilanteita ja tulkintaongelmia on käsitelty niin laajalti, kuin se tekijöiden mielestä on tällaisessa yleisesityksessä mahdollista ja järkevää. Immateriaalioikeudessahan tällaisia pohdintamahdollisuuksia on loputtomasti.

Koska kyseessä on yleisteos, kirjassa on myös kirjallisuusviitteiden osalta käytetty samanlaista menetelmää kuin muissakin suomalaisissa immateriaalioikeuden yleisteoksissa on ollut tapana.

Sekaannusvaarassa ainekset uuteen kirjaan

Sekaannusvaara ja siihen liittyvät kysymykset antaisivat aiheen vaikkapa saman paksuiseen uuteen teokseen. Yleisteoksessa ei luonnollisestikaan voida esittää kaiken kattavaa selvitystä siitä, miten merkkien välistä sekaannusvaaraa olisi kussakin yksittäistapauksessa arvioitava. Sekaannusvaaran arviointiin liittyy monia näkökohtia, ja jokainen oikeustapaus tuo oman lisäpiirteensä. Sekaannusvaaran käsitteen moniulotteisuutta kuvastaa se, että kirjoittajat eivät voi yhtyä Palmin tulkintaan ns. Lloyd´s-tapauksesta.

Palm katsoo että Lloyd-tapauksessa tuomioistuin selvästi hyväksyi julkisasiamiehen kannan, jossa viitattiin siihen, ettei pelkkä hypoteettinen sekaannusvaara ole riittävää.

On tietysti totta, että kyseinen ratkaisu on herättänyt keskustelua erityisesti niissä maissa, joissa kansallinen oikeuskäytäntö on joissakin tapauksissa tukenut mainittua näkökantaa tavaramerkin loukkaustapauksissa.

Esimerkiksi OHIM:n valituslautakuntien ja väiteosaston Lloyd-ratkaisun jälkeisessä ratkaisukäytännössä ei kuitenkaan ole edellytetty, että väitteen tekijä osoittaisi että sekaantumista on todella tapahtunut. Uusien, vielä käyttämättömien merkkien osalta tällainen näyttö ei edes olisi mahdollista.

Näin ollen voitaneen katsoa, että jos ratkaisua tulkitaan siten kuin Palm sitä tulkitsee, pelkkä hypoteettinen sekaannusvaara ei enää tule kyseeseen tavaramerkin loukkaustapauksissa, mutta se on edelleen käytettävissä silloin kun merkkejä rekisteröidään.

EY:n tuomioistuimen käytäntö ei todellakaan ole yksioikoinen. Tässä riittää sarkaa useammallekin teokselle tuoda esiin tätä käytäntöä ja sen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä. Samoin OHIM:n eri valituslautakuntien erimielisyyksiä ja ratkaisukäytännön eroavaisuuksia voitaisiin käsitellä hyvinkin yksityiskohtaisesti. On erittäin harvinaista, että kaksi tavaramerkkialan oikeustapausta olisivat täysin vertailukelpoisia. Kussakin tapauksessa kaikki asiaan vaikuttavat seikat on otettava huomioon.

Mielenkiintoinen on myös kysymys sellaisten merkkien kuin EXTRA, ALWAYS, BUY ja COMPLETE erottamiskyvystä. Perinteisesti kaikkia näitä on pidetty erottamiskyvyttöminä. Nyttemmin katsotaan kuitenkin, että merkki ALWAYS on tietyissä tilanteissa erottamiskykyinen ja rekisteröitävissä.

Esimerkiksi Yhdistyneen Kuningaskunnan patenttivirasto on tämän sanan osalta muuttanut aiempaa näkemystään ja kirjan antama tieto on näiltä osin vanhentunut. OHIM:n käyttämät käytännön ohjeet ja heidän näitä sanoja koskevat lukuisat hylkäämispäätöksensä tukevat käsitystä, että muut luetteloidut sanat ovat oivia esimerkkejä vapaana pidettävistä merkeistä.

Epäoikeutettua kritiikkiä

Kirjan kyseisessä kohdassa puhutaan sanoista, ei esimerkiksi sanojen yhdistelmistä tai sana- ja kuviomerkkien yhdistelmistä, jotka ovat eri asioita ja joita on käsitelty muualla kirjassa. Näissä tilanteissa sanojen käyttö esimerkiksi erottamiskykyisten muiden elementtien kanssa saattaa luonnollisestikin muodostaa kokonaisuudeltaan erottamiskykyisen merkin. Rohkenemme pitää Palmin kritiikkiä tältä osin epäoikeutettuna.

Sanojen yhdistelmien ja niiden kuvailevuuden osalta kirjan sivulla 30 todetaan: ”Merkki, joka koostuu pelkästään erilaisten kuvailevien sanojen yhdistelmästä, kuten esimerkiksi NASTOLAN NOPEIN PIKAPESUPALVELU, ei myöskään ole yleensä erottamiskykyinen, ellei voida katsoa, että yhdistelmä sellaisenaan on niin omaperäinen, että se toimii erottamiskykyisenä merkkinä.”

Lause saattaa tietysti ensilukemalta vaikuttaa kehäpäätelmältä, mutta ajatuksella luettuna se ei luonnollisestikaan sitä ole. Samantyyppinen lause esiintyy myös lukemattomissa OHIM:n valituslautakuntien ratkaisuissa. Esimerkiksi tapauksessa TRANSEUROPA (R 125/1998-3, 11.2.1999) valituslautakunta totesi seuraavaa: ”Tavaramerkki, joka koostuu kahdesta termistä, jotka kukin erikseen ovat kuvailevia, voidaan katsoa kokonaisuutena ei-kuvailevaksi, jos se ei johda mieleen selkeää ja kategorista informaatiota hakemuksessa vaadituista tavaroista ja palveluista.” Valituslautakunta katsoi, että kuvailevien sanojen yhdistelmästä koostuvaa merkkiä TRANSEUROPA turismipalveluille voidaan tulkita monella eri tavalla ja hyväksyi hakemuksen.

Tunnus ”pikapesupalvelu” on täysin vailla erottamiskykyä pikapesulapalveluiden tunnuksena. Kampaamolle tällainen sinänsä yleiskielen sanoista koostuva tunnus saattaisi kuitenkin sisältää juuri sen verran omaperäisyyttä, että sanayhdistelmä voitaisiin hyväksyä rekisteröitäväksi.

Edelleen voidaan kuvitella tilanne, että kuvailevien sanojen yhdistelmästä koostuva merkki muuttuu erottamiskyvyttömästä merkistä erottamiskykyiseksi jo pelkästään siksi, että sanat laitetaan merkissä kieliopillisesti väärään järjestykseen ja sanojen antama viesti samalla muuttuu. Yhdistelmä on tällöin yleensä sellaisenaan omaperäinen ja se saattaa toimia erottamiskykyisenä merkkinä.

Esimerkinomaisesti siis ”pesupika” omaisi omaperäisyyttä, joka puuttuu sanayhdistelmästä ”pikapesu”. Tämä osoittaa osaltaan tällaisten pohdintojen monimuotoisuutta. Näistä voitaneen myös sanoa ”niin monta on mieltä kuin on miestäkin”.

Palm tiedustelee myös kirjoittajilta perusteluja sille, miksi kirjoittajat ovat katsoneet, ettei kiellon antamisen edellytyksenä ole, että oikeudenloukkauksen jatkuminen on todennäköistä joko välittömästi tai joskus tulevaisuudessa. Palm kysyy, miksi pitäisi kieltää sellaista mitä ei tule tapahtumaan?

Tekijät puolustavat näkemystään vetoamalla lain sanamuotoon. Jos kantajalle olisi asetettu näyttövelvollisuus loukkauksen toteutumisen todennäköisestä jatkumisesta, tästä olisi tullut laissa mainita. Kun kiellon edellytyksenä on vain, että loukkaus on tapahtunut, tuomioistuimet ovat toteuttaneet lakia tämän mukaisesti. Jos loukkausteko on näytetty toteen, kielto määrätään riippumatta siitä, onko loukkauksen jatkuminen todennäköistä vai epätodennäköistä.

Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta sekä alan opiskelijoiden että ammattilaisten taholta siitä, että vihdoinkin on saatu aikaan tavaramerkkejä koskeva kattava ja varsin perusteellinen yleisteos. Edellinen kattava Hakulisen yleisesitys on jäänyt auttamattoman vanhentuneeksi. Kirja on käytännön tavaramerkkiasioiden parissa työskentelevien tekijöiden työn tulosta, ja uskomme käytännön tavaramerkkikäytäntöön liittyvän aineiston palvelevan sekä oikeustieteellinen opetusta että myös tuomioistuinlaitosta.

Yhteistyöterveisin,
Harri Salmi, Petteri Häkkänen ja Marja Tommila

Viite:
Ongelmallinen oppikirjaksi. Kirja-arvostelu teoksesta ”Tavaramerkki”; tekijät Harri Salmi – Petteri Häkkänen – Rainer Oesch – Marja Tommila. (Kauppakaari Lakimiesliiton kustannus 2001).