Tavaramerkkilaki uudistuu

(IPRinfo 3/2001)

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on valmisteilla tavaramerkkilain kokonaisuudistus. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio (Kauppa- ja teollisuusministeriön toimikuntaraportteja 6/2001, jäljempänä muistio) sisältää työryhmän tekemän selvityksen ja ehdotuksen uudeksi tavaramerkkilaiksi.

Vuonna 1964 voimaan tullutta tavaramerkkilakia on muuteltu useaan kertaan 1990-luvun aikana, joten uusi, selkeä tavaramerkkilaki on erittäin tervetullut. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä on toiminut yhteistyössä Norjan ja Ruotsin vastaavia lakiuudistuksia valmistelevien tahojen kanssa.

Uudistuksen pääkohdat

Tavaramerkkilain sisältö määräytyy varsin pitkälle kansainvälisen yhteistyön tuloksena syntyneen, valtioita sitovan sääntelyn nojalla. Erityisesti EY:n ensimmäinen tavaramerkkilakien harmonisointidirektiivi (89/104/ETY) määrää tavaramerkkilain tärkeimpien materiaalisten säännösten sisällön. Nämä onkin lakiehdotuksessa kirjoitettu muotoon, joka vastaa nykyistä paremmin direktiivin tekstiä, mm. lakiehdotuksen 4 § sisältää paljon keskustelua herättäneen ”mielleyhtymäkäsitteen”. Näiden säännösten suomenkielinen sanamuoto on myös selkeämpi ja onnistuneempi kuin harmonisointidirektiivin ja yhteisötavaramerkkiasetuksen suomenkielisissä versioissa.

Tunnusmerkkityöryhmän tärkeimmät muutosehdotukset:

• Yhteismerkkilaki liitetään osaksi uutta tavaramerkkilakia.
• Kuulutusaika pitenee kolmeen kuukauteen.
• Mahdollisuus rekisteröidä maantieteellinen merkintä tavaramerkiksi.
• Alueellisesti vakiintuneita tavaramerkkejä suojataan. Alueellisesti vakiintunut tavaramerkki muodostaisi tavaramerkin rekisteröintiesteen, mutta siihen ei voisi vedota rekisteröidyn tavaramerkin mitätöimiseksi.
• Tunnuksen tulee olla erottamiskykyinen jo silloin kun tavaramerkkihakemus jätetään.
• Ulkomaisella tavaramerkin hakijalla tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies.
• Säännökset vahingosta riippumattomasta hyvityksestä tavaramerkin hyväksikäyttämisestä. Ellei loukkaus ole tahallinen, voitaisiin hyvitystä vaatia ainoastaan rekisteröintipäätöksen jälkeiseltä ajalta. Säännökset hyvitysvelvollisuudesta korvaisivat säännökset loukkaajan velvollisuudesta luovuttaa teostaan saamansa voitot enintään kolmelta viimeiseltä vuodelta.
• Tavaramerkkirekisteröinti voitaisiin hakemuksesta kokonaan tai osittain kumota hallinnollisessa menettelyssä. Hallinnollinen kumoaminen olisi mahdollista samoilla perusteilla kuin tuomioistuinprosessissa tai silloin kun merkillä ei ole enää haltijaa. Ehdotuksen mukaan rekisteröinti voidaan kumota hallinnollisessa prosessissa, jos merkinhaltija antaa suostumuksensa, ei vastaa tai on tavoittamattomissa.

Hallinnollisesta kumoamisesta

Lakiehdotuksen hallinnollista kumoamista koskevat säännökset ovat vielä ilmeisen keskeneräiset ja ristiriidassa perustelujen kanssa. Säännöstä tullaan todennäköisesti soveltamaan tilanteissa, joissa kansallinen tavaramerkki on tosiasiassa jäänyt käyttämättä eikä sen haltija ole enää kiinnostunut tunnuksestaan.

Tällöin on sinänsä hyvä, jos lainsäädännössä on järjestetty mahdollisimman edullinen keino päästä eroon haittaa tuottavasta rekisteröinnistä.

Muistion ja lakiehdotuksen mukaan asiasta saa kuitenkin oudon kuvan. ”Hallinnollisessa kumoamisessa ei vaadittaisi viiden vuoden käyttämättömyyttä vaan kumoaminen perustuisi lähinnä siihen, ettei merkinhaltija vastusta esitettyä vaatimusta.” (Muistio s. 53).

Jos rekisteröintiä vaaditaan kumottavaksi käyttämättömyyden perusteella, kai kuitenkin edellytetään, että rekisteröinti on ajalliselta kestoltaan ollut niin pitkäaikainen, että käyttämättömyys olisi voinut jatkua viiden vuoden ajan?

Toisaalta ”jos merkinhaltija ei anna pyydettyä vastausta tai ei vastusta esitettyä vaatimusta, rekisteriviranomainen voi ratkaista asian hakemuksen mukaisesti”. ”Ratkaisu perustuu siihen, ettei vaatimusta ole vastustettu.” (Muistio s. 54). ”Jos merkinhaltija vastustaa hakemuksessa esitettyä vaatimusta, rekisteriviranomainen hylkää hakemuksen.” ”Vastauksessa ei tarvitse esittää perusteluja vaatimuksen kiistämiselle.” (Muistio s. 55).

Kuitenkin lakiehdotuksen 32 §:n mukaan:

Jos tavaramerkin haltija ei ole antanut pyydettyä vastausta, ei ole vastauksessaan esittänyt perustetta kiistämisensä tueksi tai vetoaa ainoastaan sellaiseen seikkaan, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, rekisteröinti voidaan kumota kokonaan tai osittain vaatimuksen mukaisesti.

Mitä siis tosiasiassa on suunnitteilla? Tämän mukaan tavaramerkkirekisteröinti, joka ei ole ollut viittä vuotta käyttämättä, voitaisiin kumota, vaikka merkinhaltija on tavoitettu ja asiaa vastustanut, jos tämä ei ole ymmärtänyt perustella kieltoaan PRH:ta miellyttävällä tavalla? Lisäksi mahdollinen valitusoikeus PRH:n päätöksestä on vielä jätetty myöhempään harkintaan.

Tässä muodossa säännös on ilmeinen kömmähdys. Se edennee jatkokäsittelyyn ainoastaan uudelleen muokattuna ja selkeämmin perusteltuna.

Ruotsin lakiehdotuksen vastaavan säännöksen mukaan tavaramerkinhaltijan vastustaessa kumoamisvaatimusta asia siirretään käsiteltäväksi alioikeudessa, jos hakija haluaa jatkaa vaatimustaan. Lisäksi PRV:n päätöksestä voidaan valittaa säännönmukaista hallinnollista valitustietä käyttäen.

Tavara- ja palvelulajirajat ylittävä suoja

Lakiehdotuksen 4 §:ään on kirjoitettu ns. laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskeva aikaisempaa selkeämpi säännös, jonka sanamuoto noudattelee direktiivin tekstiä. Lisäksi mietinnössä on käsitelty varsin tarkasti WIPO:n piirissä syntynyttä hyvin tunnettujen merkkien suojaa koskevaa ohjeistosuositusta.

Ohjeistoa ei soft law- tyyppisenä ja laajana ole tarkoitettukaan sellaisenaan muunnettavaksi osaksi kansallista tavaramerkkilakia, vaan se on nimenomaan viranomaisille ja tuomioistuimille tarkoitettu ohjeisto näiden asioiden ratkaisussa huomioon otettavista seikoista.

Kysymys eriasteisesti tunnetuille merkeille annettavasta tavara- ja palvelulajirajat ylittävästä suojasta on kuitenkin jatkuvasti kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Nykyisen ja ehdotetun tavaramerkkilain säännökset ”yleisesti tunnettuine” ja ”laajalti tunnettuine” tavaramerkkeineen ja 14 §:n 1 mom 7 kohdan/15 §:n 1 mom 2 kohdan säännöksineen eivät välttämättä tuo asiaa esiin kaikkein selkeimmällä tavalla.

Vakiintuneille ja rekisteröidyille tavaramerkeille annettava samantasoinen suoja on olennainen osa pohjoismaisia tavaramerkkilakeja, ja se asettaa omat vaatimuksensa tavaramerkkilain rakenteelle. Vakiintuneiden tavaramerkkien suojaa koskevat säännökset ovat kuitenkin kiinteästi sidoksissa Pariisin sopimuksen 6bis artiklaan.

Onko WIPO:n hyvin tunnettuja tavaramerkkejä koskevan suosituksen perustana olevien sitovien sopimussäännösten, Pariisin sopimuksen 6bis artiklaan pohjautuvan TRIPS- sopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kohtien ja taas toisaalta direktiivin 4.3 artiklan kirjoittaminen nykyistä selkeämmin näkyville tavaramerkkilakiin mahdotonta?

Relatiivisten esteiden tutkinta

Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän selvitystyössä on käsitelty myös mahdollista siirtymistä relatiivisten esteiden viranomaisaloitteisesta tutkinnasta asianosaisaloitteiseen järjestelmään. Tavaramerkinhaltijoiden osalta tämä on ehdottomasti tärkein lakiuudistukseen liittyvä kysymys, joka Suomessa ja Norjassa ollaan ratkaisemassa pitäytymällä entisessä käytännössä. Ruotsissa taas ollaan siirtymässä asianosaisaloitteiseen järjestelmään Tanskan esimerkkiä seuraten.

Suomessa tavaramerkki, toiminimi, nimi ja ym. esteet tutkittaisiin ehdotuksen mukaan siis edelleenkin patentti- ja rekisterihallituksessa viran puolesta. Jos tutkimuksessa löytyy absoluuttisia tai relatiivisia esteitä, hakija saa molemmista tiedon välipäätöksellä, jolloin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Ellei esteitä löydy, merkki etenee suoraan rekisteröintiin.

Ruotsissa taas kaikki tavaramerkin esteet kyllä jossain (vielä määrittelemättömässä) laajuudessa tutkittaisiin, mutta viranomaisaloitteisesti merkin rekisteröinti voitaisiin estää ainoastaan absoluuttisten esteiden osalta. Elleivät parempien tunnusmerkkioikeuksien haltijat tee väitteitä tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, merkki etenee rekisteriin identtisistä tai samankaltaisista tunnuksista huolimatta.

Yleisesti ottaen viranomaisaloitteista, ex officio suoritettua relatiivisten esteiden tutkintaa pidetään edullisempana pienille ja keskisuurille yrityksille, koska siinä jokaisen haetun tavaramerkin relatiiviset esteet tutkitaan ja arvioidaan viranomaisen toimesta tiettyjen tavaramerkkioikeudellisten sääntöjen mukaan, eivätkä hakijan taloudellinen asema tai aktiivisuus tutkintavaiheessa vaikuta lopputulokseen.

Ruotsissa pk-sektoria edustavat elinkeinoelämän järjestöt ovatkin ainoa taho, joka on kannattanut pitäytymistä ex officio tutkinnassa.

Asianosaisaloitteinen tutkinta merkitsee sitä, että tavaramerkkien esteiden valvonta ja asioiden hoito privatisoituu ja professionalisoituu, koska mahdollisesti häiritsevien tunnusten rekisteröinnin valvontaan ja väitteiden tekemiseen tarvitaan yleensä alalla toimivan asiantuntijan apua. Lisäksi se edellyttäisi Suomessa – samoin kuin Ruotsissa – suurelle osalle pk-yrityksiä opettelua aivan uudenlaiseen kulttuuriin ja aktiivisuuteen tunnusmerkkioikeudellisissa asioissa.

Oman tunnuksen suoja-alan täysipainoinen valvonta ja puolustaminen väitteiden avulla on myös monille pienille yrityksille taloudellisesti raskasta. Jos pk-yrityksille on toisaalta mahdollista antaa jonkinlaista yritystukea näiden asioiden hoitamiseen, tulee se varmasti potentiaaliselle tuen antajalle eli valtiolle kalliimmaksi kuin viranomaisaloitteisen tavaramerkkitutkinnan järjestäminen.

Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä on kartoittanut eri tahojen näkemyksiä asian suhteen. Viranomaisaloitteista relatiivisten esteiden tutkintaa on kannatettu, koska sen on katsottu ylläpitävän oikeusvarmuutta ja antavan luotettavan kuvan vallitsevasta rekisteröintitilanteesta, jolloin ”sekoitettavissa olevat merkit ja muut mahdolliset loukkaustilanteet tulevat huomioiduiksi jo rekisteröintihakemuksen yhteydessä”.

Näin on toki ollutkin silloin kun Suomessa tavaramerkin on voinut rekisteröidä vain kansallisella hakemuksella. Tämä pätee edelleenkin Norjaan, jossa kaikki Norjan aluetta koskevat rekisteröinnit, joita on haettu kansallisilla tai kansainvälisillä hakemuksilla, ovat kansallisten viranomaisten kontrolloitavissa.

Tällä hetkellä Suomessa tilanne on kuitenkin toisenlainen. Kun ennen vuotta 1996 Suomea koskevien tavaramerkkihakemusten määrä oli vuosittain noin 6500, on tilanne yhteisötavaramerkkien rekisteröintimahdollisuuden avauduttua dramaattisesti muuttunut. Esimerkiksi vuonna 2000 kansallisia tavaramerkkihakemuksia jätettiin 4397 ja kansainvälisen rekisteröinnin kautta haettiin tavaramerkkisuojaa Suomessa 5997 kertaa. PRH:n tutkittavaksi tuli siis yli 10 000 tavaramerkkihakemusta.

Yhteisötavaramerkkihakemuksia jätettiin vuonna 2000 kuitenkin 57 340. Kaiken kaikkiaan Suomea alueelle ulottuvaa tavaramerkkisuojaa on vuoden 2000 aikana haettu 67 734 hakemuksella. Näistä ainoastaan murto-osa on ollut kansallisen viranomaisen tutkittavana. Toisaalta melkein 60 000 tavaramerkkihakemuksen osalta rekisteröinnin vastustaminen on ollut jo nyt estemerkkien haltijoiden oman aktiivisuuden varassa.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei perusteellisellakaan viranomaisaloitteisella tutkinnalla enää päästä tilanteeseen, jossa kansallisen rekisterin antaman tiedon perusteella voitaisiin puhua oikeusvarmuudesta ja luotettavan kuvan antamisesta rekisteröintitilanteesta. Tässä suhteessa ratkaisu näyttäisi olevan tehty jo siinä vaiheessa kun Suomi liittyi Euroopan unioniin.

Siirtyminen asianosaisaloitteiseen järjestelmään merkitsisi lähinnä tosiasioiden tunnustamista, vaikka sillä onkin omat haittapuolensa. Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita tavaramerkkiensä arvosta ja suoja-alasta, elävät jo nyt tilanteessa, jossa asianmukainen valvonta on järjestettävä.

Myös viranomaisaloitteinen tutkinta tuottaa ylimääräisiä kustannuksia ns. turhien esteiden poistamisen muodossa. Tutkinnassahan asetetaan lähtökohtaisesti esteeksi myös tunnuksia, joista niiden haltija ei ole enää lainkaan kiinnostunut tai joiden rekisteröinti voitaisiin kumota käyttöpakkosäännösten nojalla. Koska vuosittaisten rekisteröintien ja hakemusten määrä on lisääntynyt, myös tällaisten esteiden lukumäärä lisääntyy.

Ruotsalaisen lakiehdotuksen perusteluissa on erityisesti myös korostettu sitä, ettei rekisteriviranomainen enää saa tietoa kaikista esteistä hakemusten tutkinnan aikana, joten viranomaisaloitteinen tutkinta ei tässäkään suhteessa ole välttämättä enää luotettava. Tätä seikkaa ei kuitenkaan Suomessa ole valmistelun yhteydessä koettu ongelmalliseksi.

Pohjoismaisesta lainsäädäntöyhteistyöstä

Yhteispohjoismaisesta tavaramerkkilakien ja yleensä teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelusta ja pitkälti yhtenäisestä teollisoikeuksia koskevasta lainsäädännöstä on kiistatta ollut hyötyä. Pohjoismaat mielletään usein yhtenäiseksi markkina-alueeksi, jossa on suhteellisen korkea elintaso ja hyvä ostovoima, mutta kussakin maassa erikseen verrattain pieni väestöpohja.

Ulkomaiset yritykset ovat usein suojanneet tavaramerkkinsä samanaikaisesti koko alueella. Myös monien pohjoismaisten pk-yritysten kotimarkkina-alue ulottuu naapurimaihin. Tällöin Pohjoismaiden yhtenäinen teollisoikeuksia koskeva lainsäädäntö on omalta osaltaan ollut helpottamassa yritysten toiminnan laajentumista oman maan rajojen ulkopuolelle. Oikeustieteilijöiden näkökulmasta katsottuna yhteispohjoismaisesta lainvalmistelusta ovat hyötyneet erityisesti suomalaiset juristit, jotka ovat voineet hyödyntää ruotsalaisten yksityiskohtaista lainvalmisteluaineistoa.

Perusteet pohjoismaiseen yhteistyöhön ovat kuitenkin muuttuneet sen jälkeen kun yhteisötavaramerkkien rekisteröinti on tullut mahdolliseksi. Vaikka Norja on jo ETA-sopimuksen nojalla ollut velvollinen muuntamaan EY:n ensimmäisen tavaramerkkilakien harmonisointidirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, ei yhteisötavaramerkkisuojaus voi koskea sen aluetta. Suomen kanssa vertailukelpoisessa tilanteessa ovat tässä suhteessa Pohjoismaista Ruotsi ja Tanska ja 12 muuta EU-maata, joista suuri osa soveltaa jo vanhastaan asianosaisaloitteista järjestelmää.

Tästä huolimatta pohjoismaisella valmistelutyöllä on edelleenkin omat etunsa. Koska tavaramerkkioikeus perustuu hyvin pitkälle kansainväliselle yhteistyölle ja alalla pyritään koko ajan lisääntyvään harmonisointiin, on myös tämän tyyppinen alueellinen yhteistyö kannatettavaa. Jos Pohjoismaat eivät pysty pitkän yhteistyöhistorian, samojen kansainvälisten velvoitteiden ja saman lähtökohdan pohjalta säätämään yhtenäisiä tavaramerkkilakeja, miten voidaan olettaa laajemman alueellisen yhteistyön onnistuvan?

Jos edellä käsitellyt uudistukset toteutuvat, Ruotsin, Norjan ja Suomen tavaramerkkilait toki tämän jälkeenkin muistuttavat toisiaan. Niissä on edelleenkin yhtenäisiä säännöksiä, osassa säännöksistä taas käsitellään samoja asioita suunnilleen samassa järjestyksessä, mutta ratkaisut poikkeavat aikaisempaa enemmän toisistaan. Samanlaisesta yhtenäisestä pohjoismaisesta ratkaisusta, josta voitiin puhua Suomen tällä hetkellä voimassa olevaa tavaramerkkilakia säädettäessä, ei kuitenkaan ole enää kysymys.

Päivi Jokitaipale, VT
Adbon Oy