Tavaramerkki toisen käytössä

(IPRinfo 4/2010)

Taina Pihlajarinne: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Lakimiesliiton kustannus.
Helsinki 2010. 237 + 40 s. ISBN 978-952-246-038-7

Tutkija, OTT, VT Taina Pihlajarinne on kirjoittanut kattavan ja systemaattisen teoksen oikeudesta käyttää toisen tavaramerkkiä. Aihetta on oikeuskirjallisuudessa tähän asti käsitelty säästeliäästi. Teoksessa on kuusi lukua johdannon (joka on 1. luku) ja yhteenvedon lisäksi.

Toisessa luvussa käsitellään tavaramerkin tehtäviä, kolmannessa kilpailullisia näkökohtia, neljännessä Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisukäytäntöä, viidennessä tavaramerkkidirektiiviä (6 artiklan 1 kohtaa), kuudennessa jälleenmyyjän oikeutta tavaramerkin käyttöön ja viimeisessä luvussa vertailevaa mainontaa tavaramerkkinäkökulmasta.
Kirjassa on lisäksi kattava lähdeluettelo, oikeustapausrekisteri, tavaramerkkilain (10.1.1964/7) 1 luku, tavaramerkkidirektiivi (2008/95/EY) sekä aakkosellinen asiahakemisto.

Teoksen peruskysymys on ensinnäkin, milloin elinkeinonharjoittajan on sallittua käyttää toisen tavaramerkkiä, ja mitkä tavaramerkin tehtävät siinä tapauksessa saavat suojaa.

Toisekseen on kyse siitä, millä tavalla kilpailun edistämiseen ja tavaramerkin suojaamiseen liittyvät intressit otetaan huomioon arvioitaessa, onko toisen tavaramerkin käyttäminen sallittua.

Tekijä käy eri tilanteet läpi huolellisesti kuvaillen ja johdonmukaisesti argumentoiden. Hän käyttää tavaramerkin tehtäviä ja kilpailullisia intressejä mittapuuna pyrkimyksenä löytää tasapaino tavaramerkin haltijan, käyttäjän ja kohderyhmän välillä. Hänen johtopäätöksensä ovat maltillisia, välillä kenties turhankin varovaisia.

Pihlajarinne päätyy mm. esittämään, että tavaramerkkisuoja edistää kilpailua, mikäli se perustuu tavaramerkin erottamis-, alkuperä- ja laatufunktioiden suojaamiseen. Hän toteaa lisäksi, että tietyissä tilanteissa on perusteltua kannustaa tavaramerkkioikeuden haltijaa investointeihin.

Mainostehtävän suoja laajenemassa
Näissä tilanteissa on johdonmukaista suojata myös tavaramerkin investointi- tai mainostehtävää. Pihlajarinne on kuitenkin huolestunut siitä, että tämänlainen suoja on laajenemassa.

Viitaten EUT:n L´Oréal-ratkaisuun (C-487/07, 18.6.2009) hän toteaa, että siinä on hyväksytty ajatus antaa identtisyyssuojaa pelkästään investointi- tai mainosfunktion vahingoittamisen perusteella. Tulkinta saattaa avata ovia erittäin laajalle tavaramerkkisuojalle, mikä on epätarkoituksenmukaista kilpailun turvaamisen kannalta.

Seurausten painottaminen ongelmallista
Toisena huolestuttavana piirteenä Pihlajarinne näkee EUT:n ratkaisulinjan, jossa painottuu tavaramerkin tehtäville aiheutuva vahinko. Hänen mielestään olisi tarkoituksenmukaisempaa, että tavaramerkin tehtävien vahingoittamisen sijaan EUT:ssa asetettaisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 – 2 kohtien soveltamisedellytykseksi tavaramerkin käyttö alkuperän osoittamistarkoituksessa. Käytön seurausten tarkastelu voi johtaa tavaramerkkisuojan koherenssi- ja ennustettavuusongelmiin eri jäsenvaltioissa.

Pihlajarinne toteaa lisäksi vaarana olevan, että seurausten tarkasteluun painottuvassa tavaramerkkioikeudessa painopiste saattaa siirtyä liiaksi tavaramerkkioikeuden haltijan asemaan. Hänen loppupäätelmänsä onkin, että käytön seurauksia tulee tarkastella siten, että haltijan intressien lisäksi otetaan huomioon käyttäjän ja kohderyhmän näkökulmaan liittyvät kilpailulliset intressit.

Eri lähestymistavat ja niiden edut ja haitat tulevat parhaiten esille konkreettista tapausta tarkasteltaessa. Juristi mielellään painottaa esimerkiksi tavaramerkin tehtäviä eli erottamis-, alkuperä- ja laatufunktiota sekä käsitteellistä lähestymistapaa eli käyttöä alkuperän erottamistarkoituksessa.

Taloustieteilijän fokuksessa sitä vastoin on tietyn käyttäytymisen seuraus. On vaikeata perustellusti lausua markkinoista ja niiden muuttumisesta sekä niillä toimivista yrityksistä tarkemmin, ellei kiinnitetä huomiota käyttäytymisen seurauksiin.
Tässä valossa EUT:n nykylinja näyttäisi olevan perusteltu. Haasteena on kuitenkin, että markkinat vaihtelevat ja muuttuvat. Tällöin juristin peräänkuuluttama systeemikoherenssi ja siten ennustettavuus saattaa joutua kovallekin koetukselle.
Seurauksiin keskittyvä tarkastelu antaa myös empiiristaloudelliselle näytölle tärkeämmän roolin, mikä sekin on haaste sekä tuomioistuimille että tapauksen osapuolille ja heitä edustaville lakimiehille.

Yksittäisessä tapauksessa suoritettavan seikkaperäisemmän tarkastelun tuloksena saattaa hyvinkin olla, että juuri investointi- tai mainosfunktion suojaaminen on omiaan tuomaan markkinoille kilpailun edistämää erottuvuutta. Kuluttajan käyttäminen mittapuuna EUT:n viimeaikaisessa ratkaisukäytännössä saattaa olla merkki tästä suuntauksesta.

Pihlajarinteen teos on sekä ajatuksia herättävä että oivallinen katsaus tärkeästä immateriaalioikeudellisesta aiheesta globalisoituneilla ja erittäin kilpailluilla markkinoilla. Pihlajarinteen sujuva, tarkka, johdonmukainen ja hyvin perusteltu teksti on nautittavaa ja myös erittäin hyödyllistä luettavaa. Suosittelen teosta lämpimästi jokaiselle tunnusmerkkioikeutta harjoittavalle juristille.

Max Oker-Blom
Dosentti, KTT, OTL