Patentit sammuvat USA:ssa entiseen tapaan – Quanta Computer vs. LG Electronics

(IPRinfo 4/2008)

USA:n korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu kyseenalaistaa käytännön, jossa patenttilisenssin osapuolet yrittävät estää lisensoitujen patenttien sammumisen.

USA:n korkeimman oikeuden paljon kohua herättänyt Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. -ennakkoratkaisu ei itse asiassa muuta mitään. Sen merkitys rajoittuu käytännössä vanhan patenttien sammumista koskevan ns. Univis Lens -doktriinin vahvistamiseen. Lisäksi siinä kyseenalaistetaan eräiden USA:ssa laajalle levinneiden lisensointikäytäntöjen merkitys.

Federal Circuit – erikoinen tuomioistuin
Presidentti Reaganin hallinto perusti vuonna 1982 the United States Court of Appeals for the Federal Circuit -nimisen tuomioistuimen (jäljempänä FC), jonka toimivaltaan kuuluvat patenttiasiat ensimmäisen asteen valitustuomioistuimena. Toisaalta se on toimivaltainen myös esimerkiksi sotaveteraanien korvausvaatimuksia koskevissa asioissa. Kyse on siis hyvin erikoislaatuisesta tuomioistuimesta.

FC on vienyt ratkaisuillaan USA:n patenttioikeutta patentinhaltijalle myönteiseen suuntaan. Se on luonut muun muassa doktriinin, jonka mukaan patentin lisenssinsaajalla ei olisi oikeutta yrittää mitätöidä lisensoimaansa patenttia, ellei lisenssinsaaja irtisano patenttilisenssiään. USA:n korkein oikeus kumosi tämän doktriinin MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. -ennakkoratkaisullaan.

FC:n erään toisen doktriinin mukaan patenttia USA:ssa loukkaava taho joutuisi maksamaan vahingonkorvausta maailmanlaajuisen myyntinsä perusteella, mikäli kyseinen myynti perustuisi Yhdysvalloissa kehitetyn ja sieltä ulkomaille toimitetun tietokoneohjelman ns. master-kopioon. Tämän doktriinin USA:n korkein oikeus kumosi Microsoft Corp. v. AT&T Corp. -ennakkoratkaisullaan.

USA:n korkein oikeus on viime aikoina kumonnut myös FC:n doktriinit, jotka koskivat kieltotuomioiden myöntämistä patentinloukkauksen perusteella (eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.) sekä keksinnöllisyyden tulkintaa (KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al.).

FC:n ratkaisuissa ristiriitaa korkeimman oikeuden kanssa.

Ei liene yllättävää, että FC:n näkemykset myös patenttien sammumisesta eivät ole täysin linjassa USA:n korkeimman oikeuden näkemysten kanssa.

Merkittävin korkeimman oikeuden patenttien sammumista koskeva ennakkoratkaisu on edelleen ratkaisu asiassa United States v. Univis Lens Co. Tapauksen mukaan patenttioikeudellinen yksinoikeus sammuu, mikäli joko patentinhaltijan itsensä toimesta tai hänen suostumuksellaan myydään sellainen tuote, joka joko hyödyntää patentoitua keksintöä (toteuttaa sen) tai jolla ei ole muuta kohtuullista käyttötarkoitusta kuin patentoidun keksinnön hyödyntäminen.

FC-tuomioistuimen sammumista koskeva oikeuskäytäntö
FC ei ole pitäytynyt Univis Lens -doktriinissa, vaan on ratkaisuissaan katsonut esimerkiksi, että:

i) patenttien ns. menetelmävaatimukset eivät sammuisi samalla tavalla kuin muut patenttivaatimukset, mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että niiden hyödyntäminen saattaisi vaatia erillistä suostumusta; ja
ii) patenttien sammuminen voitaisiin estää siten, että patenttilisenssin saaja myy lisensoituja tuotteitaan asiakkailleen ehdollisesti ilmoittaen heille siitä, että he eivät saa patenttilisenssin antajalta oikeuksia lisenssinsaajalta ostamaansa tuotteeseen – joko yleisesti tai tietyissä erityistilanteissa.

Myös Saksasta löytyy oikeuskäytäntöä, jonka mukaan ns. menetelmävaatimukset eivät sammuisi samalla tavalla kuin muut patenttivaatimukset. Toisaalta Saksasta löytyy myös päinvastaista oikeuskäytäntöä. Asiasta ei kuitenkaan ole Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisua.

Lienee joka tapauksessa ongelmallista, mikäli tuotteen toteuttamat patenttien menetelmävaatimukset eivät sammuisi esimerkiksi patentinhaltijan myydessä tuotteen itse. Tämä nimittäin tarkoittaisi käytännössä sitä, että tuotteen käyttäminen eli tietynlaisen menetelmävaatimuksen hyödyntäminen edellyttäisi erillistä patenttilisenssiä – siis siitä huolimatta, että menetelmän toteuttava tuote on ostettu laillisesti ja vieläpä suoraan patentinhaltijalta itseltään.

Lisenssinsaajien omille asiakkailleen antamien ilmoitusten korostaminen on sen sijaan tietääkseni puhtaasti yhdysvaltalainen ilmiö. Näiden ilmoitusten perustana on ajatus siitä, että lisenssinsaajan myydessä lisensoidun tuotteen ”ehdollisesti” omille asiakkailleen, patentin sammumista ei tapahtuisi. Näin siis siitä huolimatta, että patentinhaltija on antanut lisenssinsaajalle vastikkeellisen patenttilisenssin kyseisille tuotteille.

Korkein oikeus vahvisti jälleen patenttien sammumisperiaatteen
Uudessa Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc. -ennakkoratkaisussaan USA:n korkein oikeus on yksiselitteisesti jälleen vahvistanut, että patenttien sammuminen koskee myös menetelmävaatimuksia ja että sellaisen tuotteen luvallinen myyminen, joka olennaisesti toteuttaa patentin, johtaa kyseisen patentin sammumiseen myös tuotteen mahdollisesti toteuttamien menetelmävaatimusten osalta.

Ratkaisu vaikuttaa mielekkäältä, koska saman patentin epäitsenäiset tuote-, laite- ja menetelmävaatimukset ovat saman keksinnön eri sovellutusmuotoja.

Ennakkoratkaisu kyseenalaistaa myös USA:ssa laajalle levinneen ja FC:n aiempiin ratkaisuihin perustuneen käytännön, jossa patenttilisenssin osapuolet yrittävät vaikuttaa lisensoitujen patenttien sammumiseen sopimalla siitä, että lisenssinsaajan on esitettävä edellä selostetun kaltaisia ilmoituksia omille asiakkailleen. Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc. tapaus on kuitenkin tämän kysymyksen suhteen jossain määrin monitulkintainen.

Intelillä eli tapauksen lisenssinsaajalla oli LG:ltä eli patentinhaltijalta saatu lisenssiin perustuva oikeus myydä lisensoituja tuotteitaan myös sellaisille asiakkailleen, jotka yhdistävät niitä muihin tuotteisiin. Lisenssinsaajalle eli Intelille oli varsinaisesta patenttilisenssisopimuksesta erillisessä kehyssopimuksessa asetettu velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen, että sanotunlainen yhdistäminen ei kuitenkaan ollut LG:n lisensoimaa.

Tätä erillistä ilmoitusvelvollisuutta ei edes väitetty rikotun, eikä itse patenttilisenssin voimassaolo ollut riippuvainen ilmoituksen tekemisestä. Näin ollen eräät ennakkoratkaisua tulkinneet tahot ovat sitä mieltä, että sanotunlainen ilmoitus voisi jossain toisenlaisessa tilanteessa vaikuttaa patenttien sammumiseen vastikkeellisesta lisenssistä huolimatta.

Patenttien sammuminen yksinkertaistaa patenttioikeutta
Koska teknologiat kehittyvät ja monimutkaistuvat jatkuvasti, myös patentit muuttuvat monimutkaisemmiksi. Yhdessä patentissa saattaa nykyisin olla jopa satoja patenttivaatimuksia. Tämä luonnollisesti monimutkaistaa myös patenttioikeudenkäyntejä ja patenttien lisensointia.

Eräs harvoista patenttioikeutta yksinkertaistavista doktriineista on patenttien sammuminen. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että USA:n korkein oikeus ei lähtenyt FC:n viitoittamalla tavalla tarkastelemaan menetelmävaatimusten sammumista toisin kuin tuote- ja laitevaatimusten sammumista, sekä että se ei ainakaan tässä tapauksessa hyväksynyt FC:n näkemyksiä edellä selostettujen ilmoitusten merkityksestä patenttien sammumisen kannalta.

USA:n korkeimman oikeuden Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc. ennakkoratkaisu voidaan nähdä lähinnä sen aiemman ns. Univis Lens -doktriinin vahvistamisena. Kokonaan eri asia on, että USA:ssa on laadittu paljon lisenssisopimuksia, joiden taloudellinen merkitys on huomattava ja jotka perustuvat esimerkiksi ajatukseen siitä, että patentti voidaan lisensoida vastikkeellisesti sen menetelmävaatimuksia sammuttamatta. Tämä selittänee ainakin osittain sen, miksi ennakkoratkaisusta on keskusteltu niin paljon julkisesti.

Niklas Östman
Asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

Kirjoittaja toimi aiemmin useita vuosia Senior Licensing Managerina Nokia Oyj:ssä patenttilisensoinnin parissa.

Oikeustapausviitteet

Saksalaiset oikeustapaukset
Bundesgerichtshof: BGH, Urt. v. 24.9.1979 ,”Fullplastverfahren”, KZR 14/78
Landgericht: LG Düsseldorf, ”Levitationsmaschine”, Mitt. 1999
Landgericht: LG Düsseldorf, Urt. v. 10.05.2005, ”Dämmstoffbahn”, Mitt 2000
Bundesgerichtshof: BGH, Urt. v. 14.11.2000, ”Bodenwaschanlage” X ZR 137/ 99

Yhdysvaltain korkein oikeus
Supreme Court of the United States
Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc., et al.
No. 05-608, January 9, 2007
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/549/05-608/

Supreme Court of the United States
Microsoft Corp. v. At&T Corp.
No. 05-1056, April 30, 2007
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/05-1056/

Supreme Court of the United States
eBay Inc. et al. v. Mercexchange, L. L. C.
No. 05-130. May 15, 2006
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/547/05-130/

Supreme Court of the United States
KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al.
No. 04-1350. April 30, 2007
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/04-1350/

U.S. Supreme Court
United States v. Univis Lens Co.,
316 U.S. 241 (1942)
No. 855. May 11, 1942
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/241/case.html

Hyvä yleisesitys (2004) USA:n patentin sammumista koskevasta oikeuskäytännöstä:
John W. Osborne: A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness. Santa Clara Computer & High Tech Law Journal, Vol. 20, 2004, pp. 643-693.