Markkinaoikeus vai käräjäoikeus – Vertaileva mainonta ja tavaramerkkilaki

(IPRinfo 3/2006)

Suomessa tavaramerkin haltijan yksinoikeuden arviointi kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan, kun taas hyvän liiketavan vastaisuutta arvioi markkinaoikeus.

Vallitseva oikeustila tunnusmerkkioikeudellisissa asioissa on Suomessa selkiintynyt viime vuosina korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen myötä. Erityisesti tavaramerkin haltijan yksinoikeutta rajoittava säännös, jonka mukaan tavaroita ja palveluja markkinoitaessa kilpailijalla on tiettyjen kriteerien puitteissa oikeus viitata toisen tavaramerkkiin, on saanut uuden merkityksen KKO:n Gillette-ratkaisun myötä.

Ongelmalliseksi tavaramerkin haltijan tilanteen tekee kuitenkin se, että hän joutuu ratkaisemaan, lähdetäänkö tunnusmerkkioikeudellista riita-asiaa ajamaan Helsingin käräjäoikeudessa tavaramerkkilain nojalla vai markkinaoikeudessa SopMenL:n nojalla.

Mikäli kilpailija käyttää toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen markkinoinnissa, viittausoikeutta voidaan tarkastella sekä tavaramerkkilain että vertailevaa mainontaa koskevan sääntelyn näkökulmasta.
Tavaramerkkilain 4.2 §:n mukaan varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista markkinoitaessa toisen tunnusmerkkiin viittaaminen on sallittua, kunhan menettelystä ei saa vaikutelmaa, että liikkeelle laskettu tavara on peräisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen. Tavaramerkkilain soveltaminen kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan.

Kuluttajansuojalain 2:4 a §:ssä säädetään vertailevan mainonnan sallittavuudesta. Vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke. Elinkeinonharjoittajien välisissä suhteissa vertailevan mainonnan sallittavuuden arviointi kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Suomessa tunnusmerkkioikeutta arvioi kaksi tahoa, EU:ssa yksi
Gillette-tapaus (C-228/03 ja KKO 2006:17) on hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) tapa tulkita tunnusmerkkioikeutta eroaa Suomessa vallitsevasta traditiosta. EYT:n ratkaisukäytännölle on ominaista se, että se ei tee perusteluissaan eroa eri oikeudenalojen välille eikä se näin ollen erota toisistaan tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden laajuuden arviointia ja arviointia hyvän liiketavan mukaisuudesta.

Gillette-tapauksessa kannetta ajettiin tavaramerkkioikeutta koskevan sääntelyn perusteella. EYT otti vertailevaa mainontaa koskevan direktiiviin huomioon ja vahvisti, että hyvän liiketavan arviointi on osa tavaramerkkidirektiivin mukaista arviointia.
Suomessa tavaramerkin haltijan yksinoikeuden laajuuden ja sen sisällön arviointi on perinteisesti kuulunut tavaramerkkilain nojalla Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan, kun taas hyvän liiketavan vastaisuuden arviointi kuuluu SopMenL:n nojalla markkinaoikeuden toimivaltaan.

Esimerkkeinä voidaan mainita myös tapaukset Toshiba (C-112/99), Pippig (C-44/01) ja VIPA (C-59/05), joissa kanteita ajettiin vertailevaa mainontaa koskevan sääntelyn perusteella. Niiden osalta EYT totesi, että toisen tavaramerkin, kauppanimen tai muiden erottavien tunnusten käyttö ei riko tavaramerkkioikeutta, jos siinä noudatetaan vertailevaa mainontaa koskevassa direktiivissä säädettyjä edellytyksiä.

Markkinaoikeus vai käräjäoikeus – vai molemmat?
Tavaramerkkilain säännöksiä on aina noudatettava, mikäli toisen tavaramerkkiä käytetään markkinoinnissa. Mikäli toisen tavaramerkkiä käytetään (tunnistettavasti) kilpailijan omien hyödykkeiden markkinoinnissa, myös vertailevaa mainontaa koskeva säännökset tulevat sovellettaviksi.

Tavaramerkin haltijalla on näin ollen riita-asioissa mahdollisuus nostaa kanne tavaramerkkilain nojalla Helsingin käräjäoikeudessa tai viedä asia SopMenL:n nojalla markkinaoikeuteen. Tavaramerkin haltijan intresseissä voi olla myös kanteen nosto kummassakin foorumissa.

Ongelmat ”suotuisan” foorumin ja sovellettavan lain valinnassa liittyvät siihen, että yleisen tuomioistuimen ja markkinaoikeuden välinen toimivallanjako ei ole tunnusmerkkioikeudellisissa asioissa selvä. Aikaisemmin katsottiin, että tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden olemassaolon arviointi ei kuulu SopMenL:n soveltamisalaan eikä siten markkinaoikeuden toimivaltaan (ks. esim. MAO 192/03 ja MAO 229/03).

Oikeustila kuitenkin muuttui, kun vuonna 2004 KKO totesi kahdessa ratkaisussaan markkinaoikeuden toimivaltatulkinnan liian suppeaksi (ks. KKO 2004:4 ja KKO 2004:32). Oikeustila ei kuitenkaan ole tälläkään hetkellä yksiselitteinen. Sovellettavan lain ja foorumin valintaan nimittäin vaikuttavat lisäksi mm. riidan seuraukset, kesto, kustannukset ja tuomareiden ammattitaito.

MAO on nopea mutta ei käsittele vahingonkorvauksia
Muun muassa käsittelyn nopeus ja prosessin joustavuus puoltavat markkinaoikeuden valintaa foorumiksi. Markkinaoikeudessa asioiden käsittely on aikaisemmin kestänyt noin vuoden, joskin viime aikoina käsittelyajat ovat venyneet pitemmiksi. Sen sijaan esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessa ajetun Gillette-tapauksen käsittely valitusasteineen vei yli kuusi vuotta.

Markkinaoikeusprosessi on yleisesti ottaen halvempi vaihtoehto kuin yleinen tuomioistuinprosessi, koska se on joustava erityisesti todistelun osalta, ja tuomiot jäävät yleensä lainvoimaisiksi.

Markkinaoikeus ei tosin voi käsitellä vahingonkorvausvaatimuksia, mutta tällä ei välttämättä ole kovinkaan suurta merkitystä. Esimerkiksi Tradeka-tapauksessa (04/13640, 4.4.2005) Helsingin käräjäoikeus arvioi vahingon määräksi 1.000 euroa, mutta vastaajan korvattavaksi määrätyt oikeudenkäyntikulut olivat 25.000 euroa.

Toisaalta Suomessa pitkään vallinnut traditio tulkita tavaramerkkilakia tavaramerkin haltijalle myönteisesti saattaa puoltaa Helsingin käräjäoikeuden valintaa foorumiksi. KKO:n Gillette-tapauksesta antama tuomio voi jatkossa muuttaa tulkintatraditiota. Edellä kuvattu problematiikka osoittaa sen, että tunnusmerkkioikeuteen perustuvien kanteiden nosto vaatii tarkkaa prosessistrategian suunnittelua.

EYT tarkastelee toimintaa kokonaisuutena
EYT:n ratkaisukäytännöstä käy hyvin ilmi, mitä etuja seuraa siitä, että vain yksi taho arvioi tunnusmerkkioikeutta koskevaa sääntelyä. Esimerkiksi Toshiba-tapauksessa EYT totesi, että vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin sanamuodon mukainen tulkinta on ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin kanssa eikä tätä ristiriitaa tule hyväksyä.

EYT:n mukaan vertaileva mainonta on sallittua, mikäli mainonnassa verrataan puolueettomasti tavaroiden tai palvelujen ainakin yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustavaa ominaisuutta, joka voi olla myös hinta. Lainvastaisena olisi toisin sanoen pidettävä sellaista mainintaa, jossa vain yksinkertaisesti mainitaan alkuperämallin valmistajan tavaramerkki tai sellaisten mallien viitetiedot, joita varten valmistetaan varaosia ja käytössä kuluvia tarvikkeita.

EYT on kuitenkin antanut jo aikaisemmassa BMW-tapauksessa (C-63/97) Gillette-tapauksessa vahvistetun oikeusohjeen, jonka mukaan elinkeinonharjoittajalla on tavaramerkkidirektiivin nojalla oikeus viitata toisen tavaramerkkiin, mikäli se on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Koska tätä direktiivien sanamuotojen välistä ristiriitaa ei EYT:n mukaan voida hyväksyä, vertailevalle mainonnalle asetettuja edellytyksiä on tulkittava mainonnan kannalta kaikkein edullisimmalla tavalla.

EYT on vahvistanut tuoreimmassa VIPA-tapauksessa (C-59/05) myös sen, että tavaramerkin tai erottavan tunnuksen käyttö ei riko tavaramerkkioikeutta, jos siinä noudatetaan vertailevaa mainontaa koskevassa direktiivissä säädettyjä edellytyksiä. VIPA-tapauksessa oli muun ohessa kyse Siemensin tuotteiden maineen hyväksikäytöstä.

Ratkaisut ristiriitaisia
EYT:n Toshiba- ja VIPA-ratkaisuista antamia oikeusohjeita voidaan arvioida käyttämällä Gillette-tapausta esimerkkinä. Tapauksessa oli kyse siitä, että partakoneenterien pakkauksissa oli mainittu toisen, tunnetun partakoneen varsien valmistajan tavaramerkki (Gillette) yhteensopivuusilmoituksena, ja juuri varsia varten valmistettiin vaihto-osia.

Koska partakoneenterien valmistajan oli tavaramerkkilain 4.2 §:n tarkoittamalla tavalla tarpeen viitata Gillette-tavaramerkkiin partakoneen terien käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja hyvää liiketapaa oli noudatettu, valmistajan viittaus Gillette-tavaramerkkiin olisi mitä todennäköisimmin katsottava oikeutetuksi myös SopMenL:n nojalla. Sen sijaan markkinaoikeus tuskin tulisi toteamaan ratkaisussaan, että SopMenL:n ja tavaramerkkilain välillä olisi tulkinnallista ristiriitaa. Markkinaoikeushan tunnetusti pyrkii välttämään astumasta Helsingin käräjäoikeuden ”tontille” tunnusmerkkioikeudellisissa asioissa.

Toshiba- ja VIPA-ratkaisuista voisi tehdä sen johtopäätöksen, että toisen tavaramerkkioikeuden rikkominen käyttämällä hyväksi kilpailijan tavaramerkin mainetta on samalla myös vertailevaa mainontaa koskevassa direktiivissä kiellettyä menettelyä. Koska partakoneenterien valmistajan menettely oli hyvän liiketavan mukaista tavaramerkkilain nojalla, menettelyn voitaisiin edellä mainitun johtopäätöksen perusteella katsoa olevan sallittua myös SopMenL:n nojalla.
Suomessa erityisesti orjallista jäljittelyä koskevia asioita on ajettu sekä markkinaoikeudessa että Helsingin käräjäoikeudessa. ”Hullut Päivät” -ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi, että Maskun Kalustetalo Oy toimi hyvän liiketavan mukaisesti käyttäessään alennusmyyntimainoksissaan otsikkoa ”Hullut Ale Päivät!” ja ”6 Hulvattoman Hullua Päivää” (MAO 132/04).

Sen sijaan Helsingin käräjäoikeus katsoi (03/15378, 3.3.2005), että Maskun Kalustetalon mainonta ja Stockmannin Hullut Päivät -kuviomerkki olivat tavaramerkkilain nojalla sekoitettavissa ja Maskun Kalustetalon mainonta saattoi olla haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle. Toisen tavaramerkkioikeutta loukkaava mainonta oli siis hyvän liiketavan mukaista menettelyä. Tämä lopputulos on seurausta siitä, että Suomessa samaa tunnusmerkkioikeudellista kysymystä voi arvioida kaksi eri foorumia.

Sakari Salonen, OTK
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

KKO:2006:17 Gillette
(annettu 22.2.2006)
Suomalainen maahantuoja LA-Laboratories Ltd Oy oli myynyt partakoneenteriä tunnusmerkillä Parason Flexor. Myyntipakkauksiin oli kiinnitetty tarra, joka sisälsi seuraavan tekstin: ”Tähän terään sopivat kaikki Parason Flexor ja kaikki Gillette Sensor varret”. KKO pyysi EYT:ltä ennakkoratkaisua tavaramerkkidirektiivin 6.1(c) artiklan tulkinnasta.
KKO otti huomioon EYT:n ratkaisussa (C-228/03) esitetyt perustelut ja katsoi, että viittaus Gillette-tavaramerkkiin oli tarpeen LA-Laboratoriesin markkinoimien terien käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja että viittauksessa Gillette-tavaramerkkiin oli noudatettu hyvää liiketapaa.

Linkkejä:
KKO:2005:17 (Gillette-tapaus) Finlexissä:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2006/20060017

Markkinaoikeuden ratkaisut ovat haettavissa Finlexissä (Oikeuskäytäntö – Markkinaoikeus) hakusanoin tai numeron perusteella:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/mao/