Lyhyesti

(IPRinfo 3/2006)

Riita taskujen tikkauksesta
Tavaramerkin erottamiskyvyn menetystä arvioidaan loukkausajankohdantilanteessa.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu 24.4.2006, C-145/05

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin (89/104) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinta

Levi Strauss & Co oli rekisteröinyt vuonna 1980 Benelux-maissa ”mouette” (lokki) -nimellä kuviomerkin, joka muodostui viisikulmaisen taskun keskiosaan ommellusta kaksoistikkauksesta, joka kaartui keskeltä kohti taskun alakulmaa. Casucci-niminen yritys oli vuonna 1997 tuonut markkinoille farmarihousuja, joiden viisikulmaisessa takataskussa oli ylöspäin kaartuva kaksoistikkaus.

Levi Strauss katsoi, että Casucci loukkasi mainittuun tavaramerkkiin liittyviä oikeuksia ja vaati belgialaisessa alioikeudessa (tribunal de commerce de Bruxelles) Casuccin velvoittamista lopettamaan riidanalaisen merkin käyttämisen myymissään farkuissa sekä maksamaan korvausta.

Alioikeuden hylättyä vaatimukset Levi Strauss valitti valitustuomioistuimeen (Cour d’appel de Bruxelles). Valitustuomioistuinkin hylkäsi vaatimukset. Se piti merkkien välistä samankaltaisuuden astetta heikkona ja katsoi erityisesti, ettei Levi Straussin tavaramerkkiä enää voitu pitää erottamiskykyisenä.

Levi Strauss valitti edelleen Belgian korkeimpaan oikeuteen (Cour de cassation). Yhtiö katsoi, että tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi tuomioistuimen on tarkasteltava asiaa ajankohtana, jona kyseistä merkkiä alettiin käyttää eikä tuomion antamisen ajankohtaa. Tuomioistuin lykkäsi asian käsittelyn ja esitti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavanlaiset ennakkoratkaisukysymykset:

o Mikä ajankohta on ratkaiseva erottamiskyvyn menettämisen arvioimisessa: aika, jolloin loukkaavan merkin käyttö alkoi vai joku muu ajankohta tämän jälkeen?
o Voiko tuomioistuin kieltää loukkaavan merkin käytön, mikäli se toteaa merkin olleen erottamiskykyinen vielä loukkauksen alkaessa?
o Onko asiassa vaikutusta sillä, että merkin erottamiskyky on menetetty tavaramerkinhaltijan toiminnan tai toimimattomuuden seurauksena?

Arviointiajankohdasta EYT totesi, että rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys erottamiskyvystä sillä hetkellä, kun loukkaavan merkin käyttö aloitettiin. Lisäksi tuomioistuin totesi, että väite tavaramerkin erottamiskyvyn menetyksestä voidaan tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että erottamiskyvyn menettäminen johtuu tavaramerkinhaltijan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä.

Loukkaavan merkin käytön kieltämisestä EYT lausui, että todetessaan tavaramerkin loukkauksen kansallisen tuomioistuimen on toteutettava ne toimenpiteet, jotka ovat olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaiset tavaramerkin haltijan oikeuden takaamiseksi. Toimenpiteisiin voi kuulua myös merkin käytön kieltäminen.

Viimeistä kysymystä pohtiessaan EYT viittasi tavaramerkkidirektiiviin niiltä osin, jossa säädetään tavaramerkin käyttämättömyyteen liittyvistä seuraamuksista. Tavaramerkin haltijan oikeuksien suoja ei siten ole ehdoton, vaan eri osapuolten oikeuksien tasapainottamiseksi hänelle on asetettu toimimis- ja käyttämisvelvollisuus. Kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu tutkia, onko tavaramerkki menettänyt erottamiskykynsä ja mistä syystä. Mikäli tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimattomuuden seurauksena, ei kansallinen tuomioistuin voi kieltää toisen merkin käyttämistä, vaikka sekaannusvaara olisikin ollut olemassa silloin kun tällaista merkkiä alettiin käyttää.

EYT:n ratkaisussa korostuu tavaramerkin haltijan velvollisuus aktiivisesti valvoa tavaramerkin käyttämistä ja puuttua loukkauksiin välittömästi. Ratkaisu jättää kuitenkin avoimeksi sen, miten kansallisten tuomioistuinten tulee aktiivisuutta arvioida.

Tavaramerkin haltijoiden on vaikea ratkaisun perusteella arvioida omien toimenpiteidensä riittävyyttä tavaramerkin suojan säilymiseksi. (JL)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset (myös suomeksi):
http://curia.europa.eu/