Loppuvatko tavaramerkit?

(IPRinfo 2/2002)

Ennakkotutkimus on aina tarpeellinen ennen tavaramerkin suojausprosessia tai merkin käyttöön ottamista. Se edesauttaa suojaamisen onnistumista ja säästää kustannuksia.

Tavaramerkkeinä käytetään ja suojataan eniten sana- ja kuviomerkkejä tai niiden yhdistelmiä. Ennen suojausprosessiin tai merkin käyttöön ryhtymistä, tehdään yleensä ennakkotutkimus sillä alueella, jolla merkkiä on tarkoitus rekisteröidä ja käyttää.

Tavaramerkit voidaan suojaamisen ja käytön perusteella jakaa kahteen tyyppiin. Ensimmäinen tyyppi on merkit, jotka on tarkoitus rekisteröidä ja joita käytetään tai tullaan käyttämään. Tällöin tavaramerkin kohteen eli tavaran tai palvelun elinkaari on yleensä pitkä ja merkille on käyttöä vielä useita vuosia senkin jälkeen, kun merkki on jo rekisteröity.

Toinen tyyppi koskee eliniältään niin lyhytaikaisia tuotteita, että kaikki merkinhaltijat eivät pidä tavaramerkkisuojausta tarpeellisena tai järkevänä kustannussyistä. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi kosmetiikka-alan trendituotteet tai tuotteet, jotka ovat yhteydessä lyhytaikaiseen muoti-ilmiöön. Tavaramerkkisuojauksen tarpeellisuus sinänsä ei näissäkään tapauksissa ole varmasti kyseenalainen.

Kuuluipa merkin avulla tarjottava tavara tai palvelu kumpaan tahansa edellä mainituista ryhmistä, ennakkotutkimus on aina tarpeellinen. Rekisteröitäväksi tarkoitettujen merkkien osalta se on omiaan edesauttamaan suojausprosessin onnistumisessa, kun esteitä eli aikaisempia oikeuksia pystytään ennakolta välttämään ja kiertämään. Samalla säästyy huomattavasti kustannuksia. Sellaisten merkkien osalta, joita ei ole tarkoitus rekisteröidä, tutkimuksella voidaan selkeästi vähentää tavaramerkki- tai muun tunnusmerkkioikeuden loukkauksen todennäköisyyttä.

Sanamerkkejä helpompi tutkia

Sanamerkkejä koskevan ennakkotutkimuksen tekeminen maailmanlaajuisesti on helpompaa kuin kuviomerkkitutkimuksen, koska hakupalveluja sanamerkeille on enemmän saatavilla. Varsin usein merkinhaltijat haluavat myös suojata ainoastaan sanamerkin, joka voi johtua esimerkiksi siitä, että sitä on helpompi käyttää eri yhteyksissä – esimerkiksi kirjoitetussa tekstissä – kuin kuviomerkkiä. Kuviomerkkiä ei kenties ole lainkaan edes kehitetty.

Sanamerkkien kanssa joudutaan kuitenkin nykyään erittäin usein tilanteeseen, jossa ennakkotutkimuksen jälkeen todetaan, että merkki ei enää olekaan vapaana niille tavaroille ja palveluille, joille sitä oli tarkoitus käyttää ja/tai suojata. Jos haltija toimii esimerkiksi EU-laajuisesti ja sen lisäksi aikoo lähitulevaisuudessa laajentaa liiketoimintaansa Yhdysvaltoihin, on ennakkotutkimus kohdistettava alueelle, jossa on vilkas liike-elämä ja suuri määrä tavaramerkkejä ja niiden haltijoita. On erittäin todennäköistä, että ellei identtinen, niin ainakin samankaltainen tavaramerkki löytyy jonkin tutkimuksen kattaman maan rekisteristä.

On myös huomattava, että tutkimuksissa ei juuri kyetä selvittämään vakiintumisen kautta saavutettuja tavaramerkkioikeuksia, koska ne eivät näy lainkaan rekistereissä. Käytön ja rekisteröinnin esteitä voi siis olla olemassa kahdessa paikassa: rekistereissä ja niiden ulkopuolella.

Tutkitun merkin haltijalla voi olla useita merkkivaihtoehtoja, jotka erottamiskyvyltään saattavat olla varsin hyviä. Niiden keksimisessä on käytetty mielikuvitusta, eivätkä ne sisällä mitään kuvailevia piirteitä. Silti tällaistenkin merkkien osalta, jotka ensi näkemältä vaikuttavat hyvin ainutlaatuisilta ja erinomaisilta tavaramerkeiltä, tutkimuksissa voi paljastua aikaisempia merkkioikeuksia, jotka tekevät mahdottomaksi merkin rekisteröinnin ja/tai käytön. Tavaramerkkirekistereissä on mitä ilmeisimmin ”ruuhkaa”, josta on seurauksena uusien merkkien käyttöönoton olennainen vaikeutuminen.

Vaikeutuminen ei koske ainoastaan rekisteröinnin vaikeutta, vaan se tarkoittaa samalla myös tavaramerkkiloukkaukseen syyllistymisen todennäköisyyden kasvua. Yhä useammin käytännössä tavaramerkkien kanssa tekemisissä olevat joutuvatkin kuulemaan asiakkailtaan kysymyksen: ”Minkälaisen merkin sinne rekisteriin oikein saa?”

Lyhyitä merkkejä rekisteröity paljon

Erityisesti lyhyet, 2-4 kirjaimesta koostuvat merkit ovat ongelmallisia, koska niitä on rekisteröity paljon ja sekoitettavuuden riski on suuri. Valittavissa olevien merkkien määrä on sitä alhaisempi, mitä lyhyemmästä merkistä on kyse. Virasto- ja tuomioistuinkäytännössä on tämä seikka otettu huomioon siten, että varsin vähäisetkin eroavaisuudet merkeissä riittävät poistamaan sekoitettavuuden. Näin on uusien merkkien rekisteröintiä ja käyttöä hieman helpotettu.
Kuviomerkkien osalta vapaana olevien merkkien määrä on suurempi kuin sanamerkkien, koska mahdollisuudet muotoilla kuvioita ovat laajemmat. Lisäksi värien käyttö vähentää sekoitettavuutta.

Vapaana olevien sanamerkkien määrä vaihtelee tavara- ja palveluluokittain. Sellaisilla aloilla, joille on tyypillistä runsas tavaramerkkien käyttö, joissa elinkeinoelämä on vilkasta ja kilpailu yritysten välillä kovaa, on tyypillisesti myös eniten tavaramerkkirekisteröintejä tai vakiinnutettuja oikeuksia. Esimerkkeinä voidaan mainita lääke-, kosmetiikka- ja IT-ala.
Lääkealalla on valtavasti tavaramerkkejä, jotka suojataan yleensä luokassa 5, jos kyse on lääketuotteista. Alalla on olemassa lisäksi omat sääntönsä siitä, millainen tavaramerkki voi olla. Lääkelupaviranomaiset tutkivat uuden lääkkeen nimen hyväksyttävyyden ja vertaavat sitä aikaisempiin lääkemerkkeihin. Koska lääkemerkkien valintaa ohjaavat tietyt säännöt, myös tavaramerkkivalikoima, jonka puitteissa uusia tavaramerkkejä voidaan kehittää, on tavallista rajallisempi.

Kosmetiikka-ala on tyypillinen brandeihin ja tavaramerkkeihin rakentuva elinkeinotoiminnan sektori, jossa merkkejä on perinteisesti rekisteröity ahkerasti. Tyypillinen luokka suojauksessa on kosmetiikkatuotteille tarkoitettu luokka 3.
IT-alalla tavaramerkkien suojaus ja käyttö on hyvin aktiivista muun muassa siksi, että ala kehittyy kovaa vauhtia ja uusia tuotteita ja palveluita syntyy tiiviiseen tahtiin. Tietokoneohjelmat, tietokonelaitteet, telekommunikaatio ja tietokoneohjelmointi luokissa 9, 38 ja 42 ovat sellaisia luokkia, joissa on erittäin paljon rekisteröintejä ja monet niistä ovat iältään varsin nuoria.

Laaja suojapiiri ongelmallinen

Uutta tavaramerkkiä kehittävän ja käyttöönottavan kannalta ongelmallisia ovat tavaramerkit, joilla on laaja suojapiiri. Tavaramerkin laajalla suojapiirillä en nyt tarkoita niinkään merkin erottamiskykyä, joka sekin vaikuttaa suojapiirin laajuuteen, vaan tavara- ja/tai palveluluettelon muotoilua. Jos tavara- ja/tai palveluluettelo on muotoiltu hakemusvaiheessa hyvin laajaksi ja yleiseksi määrittelyiltään, rekisteröinti voi koskea suurta joukkoa erilaisia tuotteita.

Määritelmä ”elektroniset laitteet” on tyypillinen esimerkki laajasta määrittelystä luokassa 9. Tällä määrittelyllä rekisteröityä tavaramerkkiä saatetaan tosiasiallisesti käyttää vain yhdelle tietylle tuoteryhmälle, kuten elektronisille latureille. Tavaramerkkirekisteröinnillä on kuitenkin varattu suuri määrä tuotteita todellisen käytön ulkopuolelta oman tavaramerkkioikeuden piiriin.

Kun markkinoille pyrkivä kohtaa ennakkotutkimuksissa tällaisen rekisteröinnin, se hyvin usein estää sekoitettavissa olevan merkin käyttöönoton ja suojauksen aloittamisen. Jos aikaisempi oikeus on vanha, voidaan sitä vastaan ryhtyä menettämistoimiin sillä perusteella, että merkkiä ei ole käytetty kaikille niille tavaroille ja/tai palveluille, joille se on rekisteröity.

Positiiviseen lopputulokseen voidaan pyrkiä sopimus-, viranomais- tai tuomioistuinteitse. Asiasta aiheutuvien kulujen ja siihen kuluvan ajan vuoksi tähän ei kuitenkaan usein olla valmiita. Todennäköisempi toimintavaihtoehto on, että merkistä luovutaan ja ryhdytään kehittelemään ja tutkimaan uutta merkkivaihtoehtoa.

Eri maissa vallitsevalla luokitusta koskevalla viranomaiskäytännöllä on erittäin suuri merkitys uusien merkkien käyttöönoton ja suojauksen kannalta. Jos laajat ja toisinaan epämääräiset määrittelyt säännönmukaisesti hyväksytään, vaikeutuu myöhempien oikeudenhaltijoiden asema.

Tulevaisuuden ennakointi

Kansainvälisesti vertaillen tavaramerkkirekisteriviranomaiset voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka hyväksyvät laajat tavara- ja palvelumäärittelyt ja niihin, joissa on hyvin tiukat luokitusvaatimukset. On selvää, että ääripäiden väliin mahtuu monenlaisia virastoja, mutta olen asiaa paremmin havainnollistaakseni halunnut tehdä jaot ääripäiden mukaan.

Hyvin tiukan luokituskäytännön ryhmästä voidaan suomalaisellekin liike-elämälle tärkeänä maana mainita Yhdysvallat. Yhdysvaltain virasto ei hyväksy lainkaan sellaisia tavara- ja palvelumäärittelyjä, joista ei tarkkaan käy ilmi, millaisesta tavarasta tai palvelusta on kyse. Mainittakoon esimerkkinä ”tietokoneohjelmat”, joka hyväksytään sellaisenaan hyvin usean maan tavaramerkkirekisteriin, mutta joiden osalta Yhdysvalloissa tulee aina ilmoittaa ohjelman käyttötarkoitus tai -yhteys.
Yhdysvalloissa myös valvotaan sitä, mille tavaroille ja/tai palveluille merkkiä tosiasiassa käytetään. Hakemuksen jättötavasta riippuen tulee virastolle esittää käyttönäyttöä joko hakemusprosessin aikana tai rekisteröinnin jälkeen. Myös useassa muussa maassa – erityisesti Kaukoidän maissa – luokituskäytäntö on tiukka ja joissain maissa on lisäksi käyttönäyttövaatimuksia.

Mikä sitten on luokituskäytännön vaikutus, kun puhutaan vapaana olevien tavaramerkkien ja erityisesti sanamerkkien vähyydestä tietyissä luokissa? Kuten edellä on esitetty, laajat tavara- ja palvelumäärittelyt vievät suuremman osuuden vapaana olevasta tavaramerkkireservistä kuin suppeasti toteutetut suojaukset. Tämä liittyy luonnollisesti myös sekoitettavuusarviointia koskevaan viranomais- ja tuomioistuinkäytäntöön eri maissa.

Maissa, joissa on tarkka luokituskäytäntö ja joissa samassakin luokassa olevia – mahdollisesti toisiaan muistuttaviakin – merkkejä voidaan rekisteröidä rinnakkain, on luonnollisesti myös enemmän vapaana olevia tavaramerkkejä. Esimerkiksi paljon toisistaan poikkeaville tietokoneohjelmille voi rekisterissä olla samankaltaiset tavaramerkit ilman, että toinen olisi toisen este. Tavaramerkkirekisteröinti, joka on toteutettu tarkasti määritellyllä tavara ja/tai palveluluettelolla, kertoo myös enemmän siitä, mikä on tavaramerkin todellinen kohde markkinoilla. Tietokoneterminologiaa hyväksi käyttäen voidaan vertauskuvallisesti sanoa, että tällainen tavaramerkkirekisteri on hyvin ”pakattu ja se säästää tilaa”.

Vapaana olevien tavaramerkkien määrään vaikuttavat myös muut seikat. Erityisesti sellaiset maat, joissa aikaisemman oikeudenhaltijan suostumus ei auta tavaramerkkirekisteröinnin hakijaa saamaan omaa merkkiään rekisteriin, ovat ongelmallisia. Esimerkkinä voidaan mainita Kiina.

Kiina suojelee kuluttajiaan

Jos sekoitettavuusarviointi on lisäksi tiukka, aikaisemmat rekisteröinnit ja hakemukset varsin helposti tulevat esteiksi. Hakijan kannalta tilanne on varsin hankala, koska merkkien rinnakkaiselo markkinoilla ei läheskään aina haittaisi aikaisemman oikeuden haltijaa ja hakijaa.

Syynä tiukkaan linjaan saattaa olla maassa omaksuttu näkemys, jonka mukaan kuluttajia tulee niin hyvin kuin mahdollista suojata sekoitettavissa olevilta merkeiltä. Sekoitettavuusarvioinnissa omaksuttu tulkintalinja vaikuttaa luonnollisesti aina käytettävissä olevien tavaramerkkien määrään riippumatta siitä, ovatko suostumukset sallittuja.

Tavaramerkkirekisteröintien määrä kasvaa maailmanlaajuisesti hyvin suurella todennäköisyydellä koko ajan. Tämä on luonnollista seurausta elinkeinotoiminnan lisääntymisestä myös alueilla, joissa se on aiemmin ollut vähäistä kuten Venäjällä ja Kiinassa. Elinkeinotoiminnan vilkastuminen merkitsee samalla tavaramerkkien lisääntymistä, koska juuri niitä hyödyntäen tavaroita ja palveluita tarjotaan. Lisäksi saatetaan pitää voimassa sellaisia tavaramerkkejä, joilla ei välttämättä juuri tällä hetkellä ole käyttöä, mutta joille saattaa olla tarvetta tulevaisuudessa. Vanhoja tavaramerkkejä ei ilmeisestikään vapaudu kiertoon yhtä paljon kuin uusia tulee.

Tavaramerkkimaailmassa tällä on monenlaisia vaikutuksia:

• 1) rekisteröintiprosessit saattavat kallistua, koska suojaamisprosessin aikana tulee aikaisempaa enemmän välipäätöksiä ja väitteitä, jotka johtuvat aikaisemmista tavaramerkkioikeuksista,
• 2) vaara loukata toisen tavaramerkkiä tai todennäköisyys, että joku loukkaa omaa tavaramerkkiä kasvaa ja
• 3) hyvistä tavaramerkeistä käydään entistä kovempaa kamppailua.

Tavaramerkinhaltijoiden välisillä sopimuksilla sovitaan oletettavasti aikaisempaa enemmän merkkien välisestä rinnakkaiselosta markkinoilla ja ellei sopimuksiin päästä, mahdollisia riitoja joudutaan ratkomaan tuomioistuimissa. Tulevaisuus näyttää siis varsin haasteelliselta.

Markku Tuominen, VT
Lakimies
Benjon Oy

Linkkejä:
Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston (USPTO) tavaramerkkisivusto. Hakua varten napsauta Search trademarks TESS:
http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm