Korkein oikeus arvioi sekoitettavuutta

(IPRinfo 4/2004)

Korkein oikeus ratkaisi liikahappoisuuslääkkeiden sekoitettavuutta koskevan riita-asian siten, että sekaannusvaaraa koskevaa säädöstä pidettiin ensisijaisesti sovellettavana. Kirjoittajan mielestä KKO:n ratkaisu jättää paljon toivomisen varaa.

Tavaramerkkioikeudellisia korkeimman oikeuden ratkaisuja on Suomessa vähän, ja siksi annettujen ratkaisujen merkitys ennakkotapauksina on suunnattoman suuri. Ratkaisujen toivotaan antavan laintulkintaohjeita mahdollisimman moneen avoimeen kysymykseen.

Ratkaisun perusteluiden pituus ei tietenkään ole laadun tae, mutta ratkaisun perusteiden yksityiskohtaisella kirjaamisella on olennainen merkitys laintulkinnan ymmärtämisessä ja selkeyttämisessä. RENNIE -ratkaisun perusteluissaan korkein oikeus näyttää olevan entistä yksityiskohtaisempi mutta parantamisenkin varaa vielä löytyy.

Kantaja oli käyttänyt Suomessa tavaramerkkiä RENNIE liikahappoisuuslääkkeiden markkinoinnissa. RENNIE oli tavaramerkkinä vakiintunut, erittäin tunnettu ja alansa markkinajohtaja. Merkki RENNIE oli rekisteröity Suomessa luokkaan 5. RENNIE -lääkkeitä myytiin apteekissa ilman reseptiä. RENNIE -tavaramerkin oikeudenhaltija katsoi, että vastaajan tavaramerkki RENICHEW loukkasi kantajan yksinoikeutta.

Vastaaja markkinoi RENICHEW -merkillä luontaistuotekaupoissa myytävää, myös närästykseen ja liikahappoisuuteen tarkoitettua elintarviketuotetta. Kumpikin tuote sisälsi samoja vaikuttavia ainesosia ja niitä molempia markkinoitiin ns. imeskeltävinä tuotteina.

KKO hyväksyi oikeudenloukkauskanteen todeten, että tavaramerkit RENNIE ja RENICHEW ovat tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavoin sekoitettavissa keskenään. Arvioissaan KKO otti erityisesti huomioon tavaramerkin RENNIE omaperäisyyden, tunnettuisuuden sekä RENNIE ja RENICHEW -tuotteiden ja niitä vastaavien tunnusmerkkien samankaltaisuuden korkean asteen.

Sekaannusvaaran arvioinnista

Tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) mukaan sekaannusvaaran olemassaolo edellyttää tietyntasoista sekä merkkien että merkillä markkinoitavien tuotteiden samankaltaisuusastetta. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on otettava kaikki yksittäistapauksessa merkitykselliset seikat.
Sekaannusvaara-arvion osalta korkeimman oikeuden ratkaisua voidaan verrata esimerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) ratkaisukäytäntöön, jossa ratkaisu tehdään aina tutkimalla ensin tavaroiden/palveluiden mahdollinen samankaltaisuus ja määrittelemällä sen aste (vähäinen, jonkin asteinen, huomattava jne.). Tämän jälkeen arvioidaan merkkien keskinäinen samankaltaisuus tutkimalla merkkien mahdollista visuaalista, merkityssisällöllistä tai foneettista (auditiivista) samankaltaisuutta ja arvioimalla myös sen aste (vähäinen, jonkinasteinen, huomattava jne.).

OHIMissa merkkien ominaisuudet ja niiden vertailu kirjataan yksityiskohtaisesti ratkaisujen perusteluihin. Jos merkkejä on useita, jokaisen vertailu suoritetaan erikseen ja kirjataan myös perusteluihin pääsääntöisesti erikseen. Tämän lisäksi julkaistavaan ratkaisuun liitetään aina merkkien kuvat.

RENNIE -ratkaisussa KKO on arvioinut tuotteiden (tavaroiden) olevan niin samankaltaisia, että ne ovat jopa vaihtoehtoisia. Arvionsa KKO perustelee melko hyvin toteamalla mm., että kumpikin tuote on tarkoitettu käytettäväksi samoihin oireisiin ja että ne sisältävät samoja ainesosia. Lisäksi toista tuotetta myydään apteekissa, ja toinen on taas luokiteltu luontaistuotekaupassa myytäväksi erikoiselintarvikkeeksi, mutta KKO lausui, ettei tätä voida pitää yleisön näkökulmasta merkittävänä erona. Näin ollen tuotteiden kohderyhmä voi pitää tuotteita täysin vaihtoehtoisina.

Erikoista ratkaisun perusteluissa on kuitenkin se, ettei tässä yhteydessä arvioida esimerkiksi tuotteiden kohderyhmää ja sen ominaisuuksia. Se, onko kyse esimerkiksi suuresta yleisöstä vai erityisestä ammatti- tai harrastajajoukosta, saattaa olennaisesti vaikuttaa myös tavaroiden samanlaisuusarvioon.

Merkkien samankaltaisuusarviointi

Merkkien samanlaisuusarvioinnin perusteluissa KKO ei ole niin selkeä ja tyhjentävä kuin olisi toivottavaa. Merkkien vertailussa KKO on yhteisöjen tuomioistuinten ja OHIMin ratkaisujen perustelukäytäntöön nähden vähäsanainen, mutta jaottelee samanlaisuusarvioinnin useaan eri osaan (visuaalinen, merkityssisällöllinen ja foneettinen samankaltaisuus).
Korkeimman oikeuden ratkaisujen julkaisukäytännössä ihmetyttää myös se, ettei vertailtavien merkkien kuvia ole julkaistu missään muodossa. Oikeudenloukkausta koskevissa ratkaisuissa kuvien näkeminen on olennainen osa ratkaisun ymmärtämistä, myös siinä tapauksessa, että merkit on sanallisesti yksityiskohtaisesti kuvailtu.

KKO puhuu merkkien sisällöllisestä samankaltaisuudesta. Terminologisesti mielekkäämpää olisi kuitenkin puhua merkityksellisestä samankaltaisuudesta (tai merkityssisällöllisestä samankaltaisuudesta). Tavaramerkin sisällöllä voitaneen nimittäin tarkoittaa myös jotakin paljon epämääräisempää ja laajempaa käsitettä kuin tavaramerkin kielellinen merkityssisältö – esimerkiksi brandiin markkinointitarkoituksessa liitettyjä assosiaatioita, joita KKO tässä yhteydessä ei kuitenkaan tarkoittane.

Merkkejä vertaillessaan korkein oikeus toteaa, että kirjoitusasultaan merkkien kolme alkukirjainta ovat samat. Foneettisen vertailun osalta oikeus katsoo, että ruotsin ja englannin kielen ääntymistavalla arvioituna merkkien olennaiset osat (RENNIE ja RENI) ovat ääntymistavaltaan lähes identtiset, kun taas suomen kielessä tilanne on eri ja ääntämyksessä eroa. KKO ei kuitenkaan tarkemmin arvioi siitä, mikä on ollut näiden kolmen mainitun kielen keskinäinen suhde ja merkitys samanlaisuusarvion kannalta.

Arvioidessaan myöhemmin merkkien antamaa kokonaisvaikutelmaa, KKO toteaa, että keskivertokuluttaja on Suomessa yleensä suomenkielinen, mutta ”ei ole poissuljettua, että hän tunnusmerkkien vertailussa ottaisi huomioon myös ruotsin- ja englanninkielisessä ääntämistavassa havaitun foneettisen samankaltaisuuden, sitä suuremmalla syyllä, kun kumpikaan tunnus, RENNIE tai RENICHEW, ei ole tunnistettavissa ainakaan suomenkieliseksi nimeksi.”

Korkeimman oikeuden kannanotto kielikysymykseen on hämmentävä: onko toinen kotimainen vähemmistökielenä siis merkityksellinen vain koska suomenkielinen keskivertokuluttaja saattaa myös tulla ajatelleeksi ruotsinkielen ääntämistapaa? KKO jättää siten oikeusohjeen kovin avoimeksi. Toisaalta merkin RENICHEW jälkiosa ”CHEW” on jätetty huomioimatta vertailussa sen vuoksi, että sillä on englanninkielessä kuvaileva merkitys.

KKO siis ilmeisesti katsoo, että englantia ymmärretään kohderyhmän keskuudessa niin laajalti, että jälkiosaa voidaan pitää puhtaasti kuvailevana Suomessakin. Tämäkin ratkaisun arvioinnin kannalta keskeinen seikka olisi kuitenkin voitu nimenomaisesti lausua ratkaisun perusteluissa. Sinänsä korkeimman oikeuden loppupäätelmää voi pitää oikeana; englannin ymmärryksen taso Suomessa on niin korkea, että jopa sanaa CHEW voitaneen pitää kuvailevana täälläkin, ainakin tässä yhteydessä.

Merkin ja tuotepakkausten erot

Merkkien visuaalisen tarkastelun ja vertailun osalta RENNIE -ratkaisussa on hämmentävää se, että KKO arvioi ja vertailee tuotepakkauksia eikä sen sijaan lausu juuri mitään varsinaisten tavaramerkkien keskinäisestä vertailusta. KKO toteaa huomion kiinnittyvän ”tuotepakkauksessa käytettyyn kirjasinkokoon” ja lausuu ”tuotepakkausten yleisen värityksen olevan samantapainen kun taas niiden muodossa ja materiaalissa on eroa”.

Tavaramerkkilain mukainen oikeussuoja ei lähtökohtaisesti ole tuotepakkausten suojaa. Vaikuttaa siltä, kuin KKO samaistaisi merkkien visuaalisen vertailun tuotepakkausten vertailuun. Merkkien samanlaisuusarvioinnilla ei kuitenkaan tarkoiteta välttämättä lainkaan tai ainakaan pelkkää tuotepakkausten vertailua, vaikka pakkausten vertailu voi joissakin tilanteissa olla erityisesti kokonaisvaikutelman kannalta relevanttia. Merkkien samanlaisuusarviointia ei rinnasteta tuotepakkausten arviointiin, ellei kyseessä nimenomaisesti ole tavaramerkkinä suojattu tuotepakkaus. Korkeimman oikeuden antama oikeusohje on siten tältä osin harmillisen epäselvä.

Erityinen suoja – unohdettu osio?

KKO on ratkaissut oikeudenloukkausvaatimuksen soveltaen tavaramerkkien keskinäistä sekaannusvaaraa koskevaa tavaramerkkilain 4 §:ää ja 6 §:n 1 kohtaa. KKO on kuitenkin samalla todennut, että kantajan tavaramerkki oli niin tunnettu, että sitä voitiin pitää Suomessa vakiintuneena tavaramerkkinä. Siten oikeudenloukkauksen osalta kyseeseen voisi tulla myös laajalti tunnetuille merkeille tarkoitettu erityinen suoja. Vakiintumiseltahan edellytetään vielä laajempaa tunnettuisuutta kuin mitä käsitteellä ”laajalti tunnettu” on tavaramerkkilaissa ja direktiivissä tarkoitettu.

Koska KKO on jo sekaannusvaaraa koskevan lainkohdan perusteella hyväksynyt kanteen, voidaan ratkaisun lopputulosta siten pitää laajalti tunnettujen tavaramerkkien omistajien näkökulmasta erittäin toivottuna. Ratkaisussa hämmentää kuitenkin se, että vaikka kyseessä on vakiintunut eli siis myös laajalti tunnettu tavaramerkki, ratkaisu täysin vaikenee TML:n 6 §:n 2 momentin tarjoamasta ns. laajalti tunnettujen merkkien suojasta.

Korkeimman oikeuden vaikenemista voidaan tulkita siten, että KKO katsoo sekaannusvaaraa koskevan oikeussäännön ensisijaisesti sovellettavaksi oikeussäännöksi ja tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisen suojan tulevan arvioitavaksi vain tilanteessa, jossa sekaannusvaaraa (likelihood of confusion) ei jostakin syystä synny, esimerkiksi tavaroiden erilaisuuden johdosta. Eli kanteen menestyessä yhdellä kanneperusteella ei muiden perusteiden käsittely ole enää tarpeen. Toisaalta ratkaisusta ei suoraan ilmene, onko kantaja nimenomaisesti vedonnut 6 §:n 2 momentin mukaiseen suojaan kanteessaan.
Koska tunnettuisuuden vaikutus tavaramerkkisuojan laajuuteen ja toisaalta tavaramerkkilain sekaannusvaaraa ja laajalti tunnettuja merkkejä koskevien sääntöjen suhde on hyvin keskeinen kysymys, olisi ollut kuitenkin hyödyllistä, että KKO olisi nimenomaisesti lausunut jotakin asiasta ja näiden sääntöjen suhteesta.

Ratkaisua on siis tulkittava siten, että koska sekaannusvaaraa koskevaa sääntöä voitiin soveltaa, ei ollut tarpeen tutkia voisiko 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettujen merkkien suoja, tulla kyseeseen. Ennakkoratkaisuarvon kannalta olisi kuitenkin ollut ehkä mielekästä, että KKO olisi selkeyttänyt tavaramerkkilain säännösten suhdetta tältä osin ja nimenomaisesti ilmaissut perusteluissaan sen, miksi laajalti tunnettujen merkkien suojaa ei tässä tapauksessa sovellettu – tai vaihtoehtoisesti todennut myös sen, miten asia olisi arvioitu laajalti tunnettuja merkkejä koskevan 6 §:n 2 momentin mukaan.

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut ovat Finlex-tietokannassa. Ratkaisu KKO:2004:49 (antopäivä 27.5.2004, diaarinumero S2001/710)

Mia Pakarinen
Tutkija
IPR University Center