Kauttakuljetus ei loukkaa tavaramerkkiä
(IPRinfo 2/2008)
Kirjoittaja pitää selvänä, että tavaramerkkilain maininta kauttakuljetuksesta ulottuu vain sellaisiin tapauksiin, joissa kuljetetaan piraattituotteita tai tuoteväärennöksiä.
Henrik af Ursin arvioi ansiokkaasti IPRinfo -lehden numerossa 2/2007 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) Montex v. Diesel -päätöksen (C-281/05) vaikutusta tuoteväärennösten kauttakulun kiellettävyyteen tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 5 artiklan 3 kohdan ja tavaramerkkilain 4§:n valossa.
Tavaramerkkilain soveltuvuutta kauttakuljetustapauksiin kommentoi myöhemmin myös Hanna-Maija Elo IPRinfo-lehden numerossa 4/2007.
Johtopäätöksenään af Ursin totesi, ettei päätös vaikuta tuoteväärennösten kauttakulun kiellettävyyteen Suomen tai muiden yhteisömaiden kautta ns. ulkoisessa passituksessa, ja että ratkaisu soveltuu vain ulkoiseen passitusmenettelyyn.
Elo puolestaan totesi Helsingin hovioikeuden Adidas-kenkien pysäytystä koskevaan päätökseen (HelHO 2006:20, 5.10.2006) viitaten, että tavaramerkkilain (TML) 4 §:n 1 momentin säännöstä on tulkittava kauttakuljetusasioissa laajemmin kuin yhteisön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan vastaavaa säännöstä.
Molempien kirjoittajien johtopäätöksiin on (pienellä varauksella) helppo yhtyä. Aiheen tähän kirjoitukseen antaa kuitenkin Helsingin hovioikeuden 19.12.2007 antama, lainvoimaiseksi jäänyt päätös (HelHO 2007:4152).
Kysymys oli alun perin USA:ssa merkinhaltijan luvalla liikkeelle laskettujen merkkituotteitten kauttakuljetuksesta Suomen tullin kautta ulkoisessa passituksessa kolmansiin maihin. Hovioikeus nimittäin päätyi siihen, että TML 4 § 1 momentin säännöstä tulkittaessa on otettava huomioon tavaramerkkidirektiiviin tarkoitus ja sellaiset EYT:n ratkaisut, joissa on ollut kysymys alkuperäistavaroiden kauttakuljetukseen liittyvistä direktiivin tulkintalinjoista.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TML 4 § 1 momentin säännöksen sanamuodon mukainen tulkinta ei välttämättä tule sovellettavaksi kauttakulkutapauksissa, joissa on kyse ETA-alueen ulkopuolella oikeudenhaltijan luvalla vaihdantaan lasketuista tuotteista eikä varsinaisista tuoteväärennöksistä.
Tuoteväärennöksiä vai rinnakkaistuotteita?
Diesel-päätös on mielestäni moniin muihin EYT:n kauttakuljetusproblematiikkaa käsitelleisiin päätöksiin verraten perusteluiltaan valitettavasti varsin epämääräinen ja tulkinnanvarainen. Näyttää kuitenkin siltä, että EYT ei siinä käsitellyt Montexin tuotteita tuoteväärennöksinä, koska Montex oli tavaramerkin laillinen haltija tuote-erän lopullisessa kohdemaassa.
Voidaankin perustellusti kysyä, olisiko lopputulos ollut toinen, mikäli Diesel olisi alun perin vahvemmin perustellut hakemustaan sillä, että tuotteet oli valmistettu Dieselin tavaramerkkioikeutta loukaten.
Suurimmat tulkinnanvaraisuudet liittyvät päätöksen niihin kohtiin, joissa käsitellään tuotteitten valmistukseen ja sen laillisuuteen liittyviä seikkoja.
Päätöksen ymmärtää helpommin, kun ottaa huomioon, että EYT on ilmeisesti (valmistusolosuhteista riippumatta) rinnastanut kauttakuljetukseen sisältyneet tuotteet ns. rinnakkaistuotteisiin. Tapaukseen on siksi nähtävästi sovellettu niitä periaatteita, jotka EYT on aiemmin vahvistanut esimerkiksi tapauksissa RIOGLASS (C-115/02) ja CLASS INTERNATIONAL (C-405/03).
RIOGLASS-päätöksessään EYT totesi, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 30 artiklassa sallitaan poikkeaminen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevasta periaatteesta ainoastaan, jos se on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka ovat osa teollis- ja kaupallisten oikeuksien ydinsisältöä.
Kauttakuljetus ei ole myyntiä
Jossakin jäsenvaltiossa laillisesti valmistettujen tavaroiden kuljettaminen kolmanteen maahan yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta ei merkitse tavaroiden myyntiä, joten se ei voi loukata tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisältöä.
CLASS-päätöksessään EYT taas katsoi, että muita kuin yhteisötavaroita, jotka on asetettu ulkoiseen passitusmenettelyyn tai tullivarastointimenettelyyn, ei ole pidettävä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetuin tavoin maahantuotuina.
Tuomioistuin totesikin, että jos tavarat ovat tavaramerkillä varustettuja alkuperäisiä tavaroita, tavaramerkin haltijan oikeutta kontrolloida niiden ensimmäistä yhteisössä vaihdantaan saattamista ei loukata pelkästään sillä, että tuotteet kuljetetaan yhteisön tullialueen kautta kolmanteen maahan, tai että ne pidetään yhteisön tullialueella tullivarastossa.
Erityisesti CLASS-päätöksestä käy havainnollisesti ilmi se oikeushyvä, jota EYT on katsonut tavaramerkin alueellista sammumista koskevien säännösten suojaavan: merkinhaltijalle kuuluvan tavaramerkkioikeuden sisältö rajoittuu kauttakuljetustapauksissa oikeuteen määrätä tavaroiden ensimmäisestä vaihdantaan saattamisesta yhteisössä (”tavaramerkkioikeuden ydinsisältö”).
Käytännössä vaihdantaan saattaminen tapahtuu esimerkiksi ilmoittamalla tavarat tullattaviksi tai muulla vastaavalla toimenpiteellä, jonka seurauksena tavaroista tulee tullioikeudellisessa mielessä yhteisötavaroita.
Johtopäätöksenä on, että pelkkä ulkoinen passitus tai tullivarastointi ei rinnakkaistuonnin kohteena olevien alkuperäisten merkkitavaroiden osalta merkitse sellaista toimenpidettä, jonka perusteella niiden tulisi katsoa tulleen saatetuiksi yhteisössä vaihdantaan. Näin ollen rinnakkaistuontitapauksissa onkin jossain määrin yksioikoista tulkita ulkoiseen passitukseen tai tullivarastointiin sisältyvän tuontia yhteisöön tai vientiä yhteisöstä.
Tuoteväärennösasetus ei sovellu rinnakkaistuontiin
Yhteisöjen tuomioistuin on siis ratkaisukäytännössään katsonut varsin yksiselitteisesti, että kauttakuljetus ulkoisessa passituksessa ei rinnakkaistuotteitten osalta merkitse oikeudenhaltijalle kuuluvan yksinoikeuden loukkausta. Miten tätä tulkintaa on arvioitava TML 4 §:n 1 mom säännöksen valossa?
Liikkeellelaskupaikkaa, säilytystä, varastoimista ja ”edelleen kuljetusta” koskevien säännösten tosiasiallisen sisällön ymmärtämiseksi on syytä pitää mielessä, missä olosuhteissa tällaisten mainintojen lisääminen pykälään katsottiin tarpeelliseksi. Tavaramerkkilakiahan muutettiin vuosituhannen vaihteessa, kun alkuperäinen tuoteväärennösasetus oli ollut Suomessa voimassa viitisen vuotta.
Tuoteväärennösasetuksessa, jonka soveltamisala oli tiukasti rajattu ”väärennettyihin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin”, asetettiin EU:n jäsenvaltioille nimenomainen velvoite estää asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden maahantuonti, vapaaseen liikkeeseen luovutus, vienti, jälleenvienti, suspensiomenettelyyn asettaminen ja vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siirtäminen.
Kaksi viimeksi mainittua ovat tullioikeudellisia käsitteitä, jotka liittyvät kauttakuljetukseen ulkoisessa passituksessa ja tullivarastointiin ilman tavaroiden vaihdantaan laskemista yhteisössä.
Suomessa asetusta ryhdyttiin noudattamaan suuremmitta ongelmitta heti sen voimaan tultua, ja loukkauskanteita pantiin vireille myös kauttakuljetustapauksissa. Juttujen käsittelyssä oli kuitenkin kohtalaisen tyypillistä, että vastaajat vetosivat TML 4 §:n säännökseen, joka ei tuolloin sisältänyt mitään mainintaa kauttakuljetuksesta tai tullivarastoinnista.
Turhaa kirjelmöintiä tuomioistuimissa
Käytännössä asia ei juuri aiheuttanut ongelmia pääasian tulkinnassa; tuomioistuimet tulkitsivat lakia tuoteväärennösasetuksen edellyttämällä tavalla, ja kauttakuljetuksen kohteena olevia tavaraeriä kohdeltiin immateriaalioikeuksia loukkaavina edellyttäen, että tuoteväärennösasetuksen soveltamisalaa koskevat edellytykset täyttyivät.
Asia aiheutti kuitenkin jatkuvasti tuomioistuimissa turhaa kirjelmöintiä vastaajien vedotessa TML 4 §:n vanhaan sanamuotoon. Niinpä sanamuotoa koskeva muutosehdotus otettiin mukaan tavaramerkkilain muutoshankkeeseen, kun lakia harmonisoitiin mm. tavaramerkkisopimuksen (Trademark Law Treaty, TLT) mukaisesti.
Lainmuutoksen tavoite ilmenee selvästi hallituksen esityksestä (HE 1999/133), jonka mukaan pykälä sisältää kaikki ne tullitilanteet, joissa väärennetyt tavarat voidaan tuoteväärennösasetuksen nojalla pysäyttää. Näinollen TML 4 §:n soveltamisalan laajennuksen tarkoitettiin kattavan vain tuoteväärennösasetuksen soveltamisalaan kuuluvien väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden kauttakuljetuksen.
Kun lisäksi muistetaan, että merkinhaltijan kielto-oikeuden sisältö rajoittuu rinnakkaistuontitapauksissa määräämiseen niiden vaihdantaan laskemisesta yhteisössä, niin lainmuutoksen pontimena olleiden tarpeiden valossa on mielestäni selvää, että TML 4 §:n maininta kauttakuljetuksesta ei voi ulottua kuin sellaisiin tapauksiin, joissa kauttakuljetus koskee tuoteväärennösasetuksessa tarkoitettuja tuotetyyppejä (piraattituotteet, tuoteväärennökset).
Harmaatuotteet ja tuoteväärennökset pidettävä erillään
Olen aikaisempien kirjoittajien kanssa täysin samaa mieltä siitä, että EYT:n Diesel-päätöksellä ei ole mitään vaikutusta tuoteväärennösten ja/tai piraattituotteitten kauttakuljetuksen sallittavuutta koskeviin vakiintuneisiin tulkintoihin.
Tuoteväärennösten ja piraattien kauttakuljetus on edelleenkin kiellettyä riippumatta siitä, onko kulloinkin kyseessä olevia tuotteita tarkoitus laskea vaihdantaan yhteisössä vai ei. Selvää on, että immateriaalioikeuden haltija samoin kuin viranomaisetkin voivat puuttua kauttakuljetuksiin.
Helsingin hovioikeuden päätöksen 2007:4152 valossa on kuitenkin tärkeää, että immateriaalioikeudellista suojaa nauttivien tuotteitten kauttakuljetusta koskevissa asioissa muistetaan erottaa toisistaan tapaukset, joissa kauttakuljetuksen kohteena ovat toisaalta alkuperäiset, ETA-alueen ulkopuolella ensimmäistä kertaa vaihdantaan lasketut tavarat (rinnakkais-/harmaatuotteet) ja toisaalta ilman oikeudenhaltijan lupaa vaihdantaan lasketut tuoteväärennökset.
Koska merkinhaltijan kielto-oikeuden sisältö rajoittuu hänen luvallaan vaihdantaan laskettujen tuotteitten osalta pelkästään siihen, että hän voi määrätä tuotteiden ensimmäisestä vaihdantaan laskemisesta ETA-alueella, niiden kauttakuljetusta joudutaan arvioimaan eri kriteereillä kuin silloin, kun erityislainsäädännöllä on säädetty kielletyksi tietyt ehdot täyttävien tuotteitten (tuoteväärennökset/piraatit) kauttakuljetus ilman tarkoitusta vaihdantaan laskemisesta yhteisössä.
Pelkästään arvioimalla sitä, millainen toiminta kulloinkin on katsottava tuonniksi tai vienniksi, ei päästä oikeaan lopputulokseen.
Esa Korkeamäki
Asianajaja
Asianajotoimisto HHPartners Oy
LISÄTIETOJA:
Henrik af Ursinin artikkeli ”Iso riita farkuista” IPRinfo-lehden numerossa 2/2007
Hanna-Maija Elon artikkeli ”Lain koura ulottuu myös kauttakuljetuksiin” julkaistiin IPRinfo-lehdessä 4/2007
