Hyviä uutisia laajalti tunnetun tavaramerkin haltijoille – Brändi saa tukea

(IPRinfo 1/2010)

Samankaltaisen merkin käyttäminen voi heikentää tunnetun tavaramerkin houkuttelevuutta.

Euroopan unionin tuomioistuin EUT (tuolloin vielä nimeltään Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) antoi kesäkuussa 2009 ennakkoratkaisun asiassa C-487/07 (L’Oréal). Siinä oli kysymys muun muassa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta liittyen erityisesti laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettuun hyväksikäyttämiseen.

Ratkaisussa otetaan kantaa myös tavaramerkkien eri funktioiden merkitykseen ja vertailevaan mainontaan. Tuomioistuimen ratkaisua on yleisesti kiitelty selkeäksi ja laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa vahvistavaksi.

Vastaajat valmistivat ja markkinoivat hajuvesijäljitelmiä
L’Oréal ja eräät samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat laajalti tunnettujen tavaramerkkien Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa Noa haltijoita sekä näiden hajuvesien pakkauksia ja pulloja esittävien kuviotavaramerkkien haltijoita.

Yhtiöt nostivat tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Englannissa muun muassa Bellure-nimistä yritystä vastaan. Bellure valmisti ja markkinoi hajuvesiä, jotka jäljittelivät L’Oréalin tunnettujen hajuvesien tuoksua ja joiden pakkaukset muistuttivat L’Oréalin vastaavien tuotteiden pakkauksia. Bellure kuitenkin käytti hajuvesiensä markkinoinnissa sellaisia tuotemerkkejä, jotka selvästi erosivat L’Oréalin tavaramerkeistä. Esimerkiksi Trésoria jäljittelevää hajuvettä markkinoitiin nimellä La Valeur.

Pakkausten samankaltaisuudesta huolimatta kuluttajat eivät yleensä voineet erehtyä hajuvesijäljitelmien todellisesta alkuperästä. Asiassa oli myös muita vastaajia, jotka markkinoivat Belluren valmistamia hajuvesijäljitelmiä ja käyttivät erityisiä vastaavuusluetteloja osoittamaan, minkä tunnetun hajuveden jäljitelmästä kulloinkin oli kysymys. Vastaavuusluetteloissa käytettiin L’Oréalin laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.

L’Oréal vaati englantilaista tuomioistuinta vahvistamaan, että samankaltaisten pakkausten käyttäminen ja tavaramerkkien käyttäminen vastaavuusluetteloissa loukkasi sen tavaramerkkejä. Asia eteni valitusasteeseen, joka päätti esittää ennakkoratkaisukysymyksiä Euroopan unionin tuomioistuimelle tavaramerkkidirektiivin ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin tulkinnasta.

Ennakkoratkaisupyynnön mukaan pääasian vastaajat olivat tietoisesti pyrkineet luomaan mielleyhteyden L’Oréalin hajuvesien ja niiden jäljitelmien välille saadakseen siitä kaupallista hyötyä. Olennaista oli, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoi – tai ennakkoratkaisupyyntöä varten ainakin oletti – että vastaajien toiminta ei ollut aiheuttanut sekaannusvaaraa tai haittaa tavaramerkin maineelle taikka vähentänyt tavaramerkin haltijan myyntiä.

Vesittymisen ja turmelemisen kriteerit EUT:n mukaan
Tavaramerkkidirektiivi (5 art. 2 kohta) suojaa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä kolmentyyppisiltä haitoilta, nimittäin tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvalta haitalta (vesittyminen), tavaramerkin maineelle aiheutuvalta haitalta (pilaaminen, turmeleminen) ja tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetulta hyväksikäyttämiseltä (parasitismi, ”siipeily”). Yksikin näistä riittää, jotta tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohtaa voidaan soveltaa.

Vesittyminen ilmenee siten, että tavaramerkin kyky yksilöidä tavaroita tai palveluja heikentyy sen johdosta, että loukkaajan toimesta tapahtuva samankaltaisen tai samanlaisen merkin käyttäminen hämärtää tavaramerkin identiteettiä.

EUT on ratkaisussa C-252/07 (Intel) todennut, että tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvan haitan (vesittymisen) toteaminen edellyttää, että tavaramerkin haltija näyttää keskivertokuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttuneen myöhemmän merkin käyttämisen seurauksena, tai että on vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.
Tavaramerkin haltijan edellytetään siis näyttävän toteen, että tavaramerkille on aiheutunut haittaa, tai ainakin on vaara siitä, jotta vesittymisen olemassaolo voitaisiin todeta. Tunnetun tavaramerkin haltijoiden näkökulmasta Intel-ratkaisu oli luonnollisesti pettymys.

L’Oréal-ratkaisussa unionin tuomioistuin määrittelee, että tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta (turmeleminen) ilmenee siten, että samankaltaisen tai samanlaisen merkin käyttäminen heikentää tunnetun tavaramerkin houkuttelevuutta. Loukkaaja saattaa esimerkiksi käyttää merkkiä sellaisissa tavaroissa, joiden luonne tai laatu vaikuttaa negatiivisesti laajalti tunnetun tavaramerkin imagoon.

Hyväksikäyttämisen kriteerinä loukkaajan hyöty
Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttäminen ilmenee siten, että loukkaaja pyrkii hyötymään tavaramerkin herättämästä mielikuvasta tai heijastamaan tavaramerkkiin liittyvät ominaisuudet samankaltaisella tai samanlaisella merkillä varustettuihin tavaroihin.

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetussa hyväksikäyttämisessä ei varsinaisesti ole kysymys siitä, että laajalti tunnetulle tavaramerkille välttämättä aiheutuisi vahinkoa. Hyväksikäyttämisessä on ensisijassa kysymys siitä hyödystä, jonka väitetty loukkaaja saa käyttämällä samanlaista tai samankaltaista merkkiä.

Tämän havainnon perusteella EUT johdonmukaisesti päättelee, että hyväksikäyttämisen osoittamiseksi ei voida edellyttää näyttöä sekaannusvaaran olemassaolosta. Liioin ei vaadita näyttöä tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle taikka yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingonvaaran olemassaolosta.

Epäoikeutetun hyväksikäyttämisen kriteerit täyttyvät jo sillä, että loukkaaja pyrkii hyötymään laajalti tunnetun tavaramerkin vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan markkinointitoimia.

Ennen L’Oréal-ratkaisua oli selvää, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohta ei edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa. Uutta tässä ratkaisussa on nimenomaan se, että epäoikeutetun hyväksikäyttämisen toteamiseksi ei edellytetä näyttöä haitasta. Ratkaisu lämmittää laajalti tunnetun tavaramerkin haltijoita Intel-ratkaisun aiheuttamien kylmänväristysten jäljiltä.

Myönteisempi kanta tavaramerkin funktioihin
Tavaramerkin keskeinen tehtävä on osoittaa tavaroiden ja palveluiden alkuperä. Tätä kutsutaan vakiintuneesti tavaramerkin alkuperäfunktioksi. Sen lisäksi tavaramerkillä on muita funktioita, kuten tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointeihin ja mainontaan liittyvät tehtävät.

Tavaramerkkidirektiivin nojalla tavaramerkin haltija voi kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samanlaista merkkiä sellaisissa tavaroissa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (5 art 1 a). Kyseisessä kohdassa ei vaadita, että samanlaisen merkin käyttäminen aiheuttaisi sekaannusvaaran.

Unionin tuomioistuin on aikaisemmassa oikeuskäytännössä (muun muassa ratkaisussa C-206/01, Arsenal) todennut, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei voida soveltaa, jos samanlaisen merkin käyttäminen ei voi aiheuttaa vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä. Tuomioistuin on siten katsonut, että esimerkiksi puhtaasti kuvaileva käyttäminen (ratkaisu C-2/00, Hölterhoff) ei kuulu tämän säännöksen soveltamisalaan, koska se ei voi vaarantaa mitään tavaramerkin funktioista.

L’Oréal-asiassa ennakkoratkaisupyynnön esittänyt kansallinen tuomioistuin oli nimenomaisesti todennut, että hajuvesijäljitelmiä koskevassa vastaavuusluettelossa tavaramerkkiä oli käytetty tavalla, joka ei aiheuttanut sekaannusvaaraa eikä vaarantanut tavaramerkin keskeistä tehtävää eli alkuperäfunktiota.

Tätä taustaa vasten unionin tuomioistuin L’Oréal-ratkaisussa nimenomaisesti vahvistaa, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla kysymyksessä voi kuitenkin olla loukkaus, jos käyttämisellä vaarannetaan tai voidaan vaarantaa edes yksikin tavaramerkin muista tehtävistä.

Ratkaisu selkeyttää ja vahvistaa tuomioistuimen aikaisempaa oikeuskäytäntöä, jossa tuomioistuin on ottanut varovaisia askeleita myös tavaramerkin muiden funktioiden kuin alkuperäfunktion suojaamiseksi. Tämä on tervetullut kehityssuunta.

Sami Sunila
Senior associate, asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

EU-lainsäädäntö ja -oikeuskäytäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (Kodifioitu toisinto) EUVL L 299, 2008. Säädös ei muuttanut tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY sisältöä.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:fi:PDF

Euroopan unionin tuomioistuinten ratkaisut ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset suomeksi ovat myös EUT:n omilla sivuilla:
http://curia.europa.eu/