Hymiö tavaramerkkinä

(IPRinfo 3/2006)

Internet- ja matkapuhelinviestinnässä yleisen hymiö-merkin rekisteröinti tavaramerkiksi on kummastuttanut suomalaisia.

Tiedotusvälineissä on viime aikoina uutisoitu hymiökuvioiden rekisteröinnistä tavaramerkeiksi Suomessa. Moni tavaramerkkiasioihin perehtymätön kansalainen on varmasti hämmentynyt asiasta, eikä tilanne kaikille tavaramerkkiasioihin perehtyneillekään ole uskoakseni ollut aivan selkeä.

Miten rekisteröinnit erityisesti tietyissä viestintään liittyvissä luokissa ovat olleet mahdollisia? Mitä rekisteröinneillä oikein tosiasiassa on saavutettu? Ovatko rekisteröinnit harmittomia ilmiöitä vai voiko niihin liittyä joitain riskejä? Mihin rekisteröinnit voivat tarjota mahdollisuuden? Aihe on mielenkiintoinen, eivätkä sen kaikki piirteet välttämättä anna aihetta ”hymyyn”.

Yksityishenkilö rekisteröi Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin lukuisia hymiökuvioita eri tavara- ja palveluluokkiin. Vilkas keskustelu rekisteröinneistä nousi siinä vaiheessa, kun kaksi hymiötä oli rekisteröity viestintään liittyviin luokkiin ja asiasta uutisoitiin.

Rekisteröinnit koskevat esimerkiksi elektronisia viestintälaitteita (luokka 9), mainosalan palveluita, sähköisiin tietokantoihin liittyviä toimintoja, uutispalveluita (luokka 35) ja kaukoviestintää (luokka 38).

Väitteiden ennätys
Rekisteröinneistä ei aiheutunut pelkkää akateemista ja vähemmän akateemista keskustelua, vaan niistä poiki myös lukuisia väitteitä. Yhtä rekisteröintiä vastaan oli 18.8.2006 mennessä jätetty 11 väitettä, joka ainakin oman tietämäni mukaan on jollei Suomen ennätys niin ainakin varsin lähellä sitä.

Myös tietyt edunvalvontaa harjoittavat liitot ovat jättäneet väitteitä. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että hymiöiden rekisteröintiä tavaramerkeiksi ei ole nähty pelkkänä harmittomana ”temppuna”.

Hymiöitä on aikaisemmin rekisteröity muun muassa luokissa 21, 24, 25, 29, 30 ja 32, joiden suhteen kuvioiden rekisteröinneissä tavaramerkeiksi ei ole mitään epänormaalia. Hymiöihin liittyvä ongelma koskee nimenomaan viestintää, jossa niitä yleisesti käytetään.

Riskinä katteettomat lisenssimaksut
Tavaramerkkioikeudet liittyvät elinkeinotoimintaan, eikä rekisteröinnin tuottama kielto-oikeus koske hymiökuvioiden käyttöä yksityisessä viestinnässä. Jokainen voi siis edelleen vapaasti käyttää hymiöitä ystävilleen viestitellessään. Varsinaiset ongelmat alkavat vasta siinä vaiheessa, kun asiaa arvioidaan elinkeinotoiminnan näkökulmasta.

Hymiöiden rekisteröinti voi synnyttää sellaisen vaaran, että elinkeinonharjoittajilta aletaan vaatia lisenssimaksuja merkkien käytöstä. Osa elinkeinonharjoittajista on varmasti valveutuneita sen suhteen, millaiset merkit voivat nauttia perusteltua tavaramerkkisuojaa, ja miten joidenkin merkkien perusteella mahdollisesti esitettävät vaatimukset voidaan torjua. Perusteena torjumiselle voi olla esimerkiksi se, että kyseistä merkkiä käytetään niin yleisesti, että rekisteröinnistä huolimatta kielto-oikeutta ei ole.

Suurelle osalle elinkeinonharjoittajista tavaramerkkioikeus ja tavaramerkkisuoja ovat kuitenkin vieraita. Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä elinkeinonharjoittajia, joilla ei ole omaa tietämystä asian arviointiin tai joilla ei ole halua taikka resursseja kysyä neuvoa asiantuntijalta. Ei ole poissuljettua, että tällaiset elinkeinonharjoittajat maksavat tarpeettomasti lisenssimaksuja niitä vaadittaessa.

Outojen tavaramerkkirekisteröintien mahdollisesti synnyttämä riski riippuu luonnollisesti olennaisesti siitä, kenen hallussa rekisteröinti on. Rehellisen kansalaisen ja ammattirikollisen välinen ero on tässä suhteessa suuri.

Tavaramerkkirekisteröinti on vapaasti siirrettävissä, ja se voi olla kaupan kohteena. Vilpillisessä mielessä toimiva ja taloudellista voittoa tavoitteleva rekisteröinnin haltija voisi käyttää tavaramerkkirekisteröintiä rahastuskeinona.

Rahastuksen riski todellinen
Maailmalta löytyy esimerkkejä siitä, kuinka tavaramerkkirekisteröintien avulla yritetään rahastaa. Klassisin esimerkki rahastamisesta on tavaramerkkipiratismi, joka on erityisesti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden ongelma.

Monet tietyllä alueella hyvin tunnetut yritykset ovat laajentumaan pyrkiessään todenneet, että jokin ulkopuolinen taho on jo rekisteröinyt yrityksen merkin tuolla alueella. Venäjä, mutta myös useat muut maat, ovat saaneet negatiivista julkisuutta siitä, että tunnettujen merkkien rekisteröinnillä pyritään myöhemmin rahastamaan kyseiseen maahan laajentuvaa yritystä.
Esimerkiksi STARBUCKS-nimen käyttöoikeudesta Venäjällä Sergei Zuykov vaati 600 000 dollaria. Samalla henkilöllä on nimissään satoja muita rekisteröintejä.

OHIMissa tai WIPOssa rekisteröityjen tavaramerkkien haltijoille lähetetään usein huijauskirjeitä ja laskuja, joissa pyydetään maksamaan tietylle pankkitilille tietty määrä rahaa siitä, että tavaramerkkirekisteröinti pysyisi voimassa. Kirjeet laskuineen ovat erittäin virallisen näköisiä. Laskujen lähettäjistä ei saada koskaan mitään tietoa. Varsin todennäköistä on, että osa laskuista maksetaan tietämättömyydestä johtuen.

Erityisesti maissa, joissa englannin kielellä ei ole vahvaa asemaa, ja joissa on erityisiä kielilakeja turvaamassa oman kielen asemaa, on tullut ilmi useita tapauksia, joissa on tavaramerkeiksi rekisteröity sellaisia englanninkielisiä termejä ja sanoja, jotka ovat yleiskieltä ja erottamiskyvyttömiä. Näin on tapahtunut esimerkiksi Ranskassa.

Tällaiset vilpilliset rekisteröijät esittävät termejä ja sanoja käyttäville yrityksille maksuvaatimuksia oikeustoimilla uhaten. Osa yrityksistä maksaa vain siksi, että välttää kalliin oikeusprosessin.

Hymiöt nykyajan kuvakirjoitusta
Jokainen varmasti tuntee hymiökuviot. Niitä voidaan pitää nykyajan kuvakirjoituksena sekä yleiskäsitteenä viestinnässä. Jos selaa oman matkapuhelimensa valikoita, löytää varsin todennäköisesi toiminnon ”lisää hymiö”. Google-hakuohjelma tuottaa ”hymiö” hakusanalla 102 000 osumaa. Hymiökuvioiden käytöstä on annettu ohjeistusta, ja niiden käytöstä on laadittu oppaita ja sanastoja.

Hymiöt ovat Suomessa monella tapaa merkittävä ilmiö. Aiheesta on kirjoitettu jopa tutkielma Turun yliopistossa keväällä 2006 (Ilmari Vauras: Kuvakirjoituksen jälleensyntymä – tunneikonit kirjoitetussa puhekielisessä keskustelussa). Hymiöille on annettu siinä hyvin osuva yleisnimi. Kyse on nykyajan kuvakirjoituksesta.

Merkeistä koostuvien hymiökuvioiden käytön aloitti yhdysvaltalainen Scott Fahlman 19.9.1982. Hänen tarkoituksenaan oli merkitä vitsit hymiöllä (engl. ”smiley”). Suomeen hymiöiden käyttö levisi vuonna 1985. Se on lisääntynyt tietokonevälitteisen viestinnän yleistyessä, ja käyttö vakiintui tietokoneharrastajien piirissä jo 1990-luvulla.

Internetin nopea yleistyminen ja matkapuhelinten tekstiviestit ovat lisänneet hymiöiden käyttöä valtavasti. Vuonna 2005 Viestintäviraston Telepalvelututkimukseen vastanneista vain kahdella prosentilla ei ollut matkapuhelinta käytössään.
Hymiöiden käyttö ei rajoitu vain yksityisten väliseen viestintään. Esimerkiksi Renault-automainoksessa käytettiin ilmausta ”Euroopan ostetuin onkin yllättävän edullinen :-)”. Helsingin Sanomien toimittaja käyttää hymiöitä verkkoliitteen blogikirjoituksissaan. Hymiökuvioiden lisääminen matkapuhelinten valikkoihin on osoitus siitä, että niiden käyttö ei rajoitu yksityiselämään.

Erottamiskyky ehdoton edellytys tavaramerkille
Tavaramerkkioikeudellisesti hymiökuvioiden erottamiskyky on ongelmallinen. Tavaramerkki saattaa jo alun perin olla erottamiskyvytön tai se voi olla degeneroitunut eli menettänyt erottamiskykynsä ajan myötä. Hymiökuviot voidaan luokitella jälkimmäiseen ryhmään.

Hymiökuviot ovat nykyajan kuvakirjoitusta, ja vaikka tavaramerkkirekisteröintien kohteina olevat kuviot ovat saattaneet olla niiden keksimisen hetkellä erottamiskykyisiä, ne eivät ole sitä enää nykypäivänä.

Yhteisön tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 3 artiklan (1)(d) kohdan mukaan sellaisten merkkien rekisteröinti on julistettava mitätöidyksi, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi.

Sanamerkki voi käytön kautta degeneroitua ja muuttua yleiskielen sanaksi, jota ei voi rekisteröidä ja jota kaikki voivat käyttää. Lukuisissa yhteyksissä on esimerkkeinä mainittu NYLON, HETEKA ja BIKINI. Tavaramerkki saattaa jopa jo sen rekisteröintihetkellä olla degeneroitunut ja rekisteröintiviranomaisen erottamiskykyyn liittyvää käyttönäyttöä koskeva arviointi voidaan myöhemmin tuomioistuimessa todeta virheelliseksi.

Korkein oikeus totesi 20.10.2005 antamassaan ratkaisussa (KKO:2005:118), että yhtiön rekisteröityyn tavaramerkkiin sisältyi sana turvaura. Koska asiassa esitetty selvitys osoitti, että sanasta turvaura oli jo ennen tavaramerkin rekisteröinnin hakemista tullut yleiskielen ilmaisu kuvaamaan auton tuulilasiin tuulilasinpyyhkijöiden puhdistamiseksi tehtyä uraa, KKO vahvisti, ettei sana turvaura kuulunut tavaramerkin tuoman suojan piiriin.

Jotakin on pidettävä vapaana
Myöskään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti ei ole mahdollista, joita koskee vapaana pitämisen tarve. Niitä on jokaisen voitava vapaasti käyttää elinkeinotoiminnassa. Hymiökuvioiden vapaana pitämisen tarve on seurausta niiden degeneroitumisesta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) 6.5.2003 antamassa tavaramerkkidirektiiviin 3 artiklan (1)(c) kohtaa koskevassa ratkaisussa C-104/01 (Libertel) käsiteltiin perusteellisesti tavaramerkin (oranssi väri) rekisteröintiä, johon kohdistui vapaana pitämisen tarve. EYT totesi muuan muassa, että tavaramerkin rekisteröintimahdollisuudelle voidaan asettaa yleiseen etuun perustuvia rajoituksia.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisteröintiesteitä on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena. Merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää.

EYT:n mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin he voivat tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä.

Tavaramerkin perusteella on erotettava, että tavarat tai palvelut ovat peräisin tietystä yrityksestä. Tältä osin on otettava samalla huomioon se, käytetäänkö tavaramerkkejä tavanomaisesti alkuperän ilmaisemiseen asianomaisilla toimialoilla ja se, kuinka kohdeyleisö mieltää tavaramerkin. Oranssi väri ei ollut erottamiskykyinen.

Oranssissa värimerkissä ja laajalti käytetyissä hymiökuvioissa on yhtäläisyyksiä, kun niitä arvioidaan tavaramerkin perustehtävän näkökulmasta. Hymiökuvioihin kohdistuu vahva vapaana pitämisen tarve, eivätkä ne kykene yksilöimään tuotteen tai palvelun alkuperää.

On hyvin mielenkiintoista seurata, kuinka PRH suhtautuu väitteisiin, ja kuinka rekisteröintien oikein käy. Oli lopputulos mikä tahansa, hymiökuviot ovat antaneet aihetta pohtia tavaramerkkien perustehtävää ja sitä, millaiset merkit perustehtävän kykenevät täyttämään.

Markku Tuominen, OTL, VT,
Benjon Oy