Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

(IPRinfo 4/2006)

Erottamiskyky on tavaramerkin rekisteröinnin ehdoton edellytys. Rekisteröitävän tavaramerkin tulee erottaa haltijansa tavarat muiden tavaroista. Erottamiskyvyttömyys ei kuitenkaan välttämättä ole lopullista. Merkki voi olla alun perin erottamiskyvytön, mutta muuttua merkin käytön myötä erottamiskykyiseksi.

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan merkin erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki mahdolliset seikat, mutta ennen kaikkea se, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty. Ratkaisijalle jää erittäin paljon harkintavaltaa, mistä saattaa aiheutua epätietoisuutta siitä, miten merkin erottamiskyky käytön kautta saavutetaan.

KHO.n ratkaisukäytäntö niukkaa
Korkeimman hallinto-oikeuden erottamiskyvyn saavuttamista koskevia ratkaisuja on niukasti. Esimerkkinä käytetään useimmiten Kymppikuva-tapausta (KHO:1985-A-II-123).

Kymppikuva oli alun perin erottamiskyvytön ilmaisu osoittaessaan vain valokuvan kokoa. Yrityksen käytettyä Kymppikuva-nimitystä tarpeeksi laajalti ja kauan ilmaisu tuli Suomessa valokuvausalalla yleisesti tunnetuksi nimenomaan tuon yrityksen markkinoimien valokuvien tunnuksena. Merkki tuli siten vakiinnuttamalla erottamiskykyiseksi.

Kiitolinja-sanaa käytettiin kuljetusalalla yleiskielen tavoin 1940-1960 -luvuilla kuvattaessa kuorma-autojen kaukorahtilinjaa. Vuonna 1952 merkittiin kaupparekisteriin Kiitolinja Oy, mutta kiitolinjasta ja kiitolinja-autosta puhuttiin edelleen yleisesti yhdistämättä sitä varsinaisesti tämän yhtiön toimintaan.

Kiitolinja-sanaa koskevan rekisteröintiprosessin yhteydessä PRH:n valituslautakunta totesi vuonna 2002, että vaikka sanaa voitiin edelleen pitää kuljetuspalveluja kuvailevana, merkkiä oli käytetty niin kauan ja laajalti hakijan palveluiden tunnuksena, että sana oli muodostunut erottamiskykyiseksi merkinosaksi. Näin Kiitolinja-tavaramerkki voitiin rekisteröidä ilman erottamislausumaa kiitolinja-sanaan. (2002/T/144).

Erottamiskyky vastaan kilpailijoiden käyttötarve
Arvioitaessa erottamiskyvyn saavuttamista on ratkaisevana pidetty sitä, että kohderyhmässä tiedetään tietyllä merkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat monet seikat. Ensiksi on otettava huomioon merkin alkuperäinen erottamiskyky.

Puhtaasti kuvailevien merkkien, tai ääritapauksissa yleisnimitysten, vakiinnuttaminen erottamiskykyiseksi on erittäin vaikeaa. PRH:sta tai oikeuskäytännöstä ei juuri löydy esimerkkejä tällaisten rekisteröintien onnistumisesta.

Kuvailevan ilmauksen vapaanapitotarve on yleensä niin suuri, että yksinoikeutta siihen ei voida pääsääntöisesti myöntää oli merkki kuinka vakiintunut tahansa. Näin vaikka asianomainen kohderyhmä jo tunnistaisi sanan tai ilmaisun “toissijaisen merkityksen”.

Yritystä ei tosin ole puuttunut. KHO myönsi, että Seitsemän Uutiset -tunnus on notorisesti tunnettu, mutta rekisteröintiä ei hyväksytty, sillä ilmaisun tuli olla vapaasti kilpailijoiden käytettävissä (KHO 21.4.1999/taltio855). Myös ilmaisujen Musta multa (KHO 10.5.1999/taltio1041) ja 1.uokan kirje (KHO 29.09.1999/taltio 2607) kohdalla tarve saada käyttää ilmaisuja vapaasti muodosti rekisteröimiselle esteen.

Täysin kuvailevien merkkien osalta ei rekisteröintiin näyttäisikään riittävän perinteinen toissijainen merkitys (secondary meaning). Merkin tulisi ilmeisesti saavuttaa asema, jossa sillä ei ainoastaan ole toissijaista merkitystä, vaan ensisijainen ja ainoa merkitys. Tällöin ei sanan tai ilmaisun pitämiselle vapaana ole enää tarvetta, sillä sen yleiskielisyys on poistunut kokonaan.

Esimerkkinä tästä on edellä mainittu Kiitolinja-tapaus. Koska kiitolinjalla ymmärretään nykyään vain kyseisen yrityksen tarjoamia palveluja, muilla yrityksillä ei enää ole tarvetta käyttää ilmaisua palveluitansa kuvaillessaan.

Vastaavanlainen oli myös PRH:n valituslautakunnan ratkaisu 2000/T/116, jonka perusteella sian etuselkäpaistia tarkoittava sana Kassler rekisteröitiin tavaramerkiksi luokassa 24 (marinoidut ja jalostetut lihatuotteet). Myös alkuperäisesti erottamiskyvytön ilmaisu vuoden graafikko oli valituslautakunnan (2000/T/30) mukaan saavuttanut erottamiskyvyn 12 vuoden käytön perusteella (rekisteröitiin luokkaan 41, palkintojenjako).

Tarve pitää ilmaisu vapaana ratkaisee
Tarve pitää ilmaisu vapaana näyttäisikin oikeuskäytännön valossa olevan tärkein este alkuperäisesti erottamiskyvyttömien merkkien rekisteröimiselle. Jos haetun tavaramerkin ilmaisu ei ole sellainen, jota muiden elinkeinonharjoittajien tulisi saada käyttää, merkki voi saavuttaa erottamiskyvyn vähäisemmälläkin tunnettuisuudella. Tällöinkin on tosin oikeuskäytännön valossa epäselvää, kuinka laajalti merkin tulee olla tunnettu.

KHO piti värillistä kuviotavaramerkkiä “deitti.net” (KHO 27.10.2005/taltio 2744) erottamiskyvyttömänä sen ilmaistessa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen lajia ja käyttötarkoitusta: sana “deitti” viittaa seuranhakupalveluihin ja sana “net” Internetiin.

Kolme vuotta kestänyt käyttö ja ilmaisjakelulehdissä mainostaminen ei riittänyt saamaan tunnettuisuutta niin korkealle, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi. Ratkaisuaan KHO ei kuitenkaan perustellut sillä, että “deitti.net”-ilmaisu tulisi pitää vapaasti kilpailijoiden käytettävissä. Muut elinkeinonharjoittajat eivät kyseistä ilmaisua todennäköisesti tarvitsekaan.

Vakiintumisen ja erottamiskyvyn saavuttamisen suhde epäselvä
Jos haluaa yksinoikeuden erottamiskyvyttömään tavaramerkkiin, on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin voi odottaa merkin olevan niin tunnettu, että se saavuttaa uuden yleiskielestä poikkeavan merkityksen ja muuttuu erottamiskykyiseksi. Tämän jälkeen merkin voi rekisteröidä. Toinen vaihtoehto on odottaa merkin olevan niin laajalti tunnettu, että yksinoikeus saavutetaan vakiintumisen kautta.

Kymppikuva-tapauksessa KHO totesi, että erottamiskyky oli saavutettu nimenomaan vakiinnuttamalla. Erottamiskyvyn saavuttamisen arvioinnissa normaali vakiintumispohdinta nostaakin esiin kysymyksen tavaramerkin vakiintumisen ja erottamiskyvyn saavuttamisen suhteesta.

Tavaramerkkiin voidaan TMerkkiL 2 § 3 momentin mukaisesti saada yksinoikeus myös vakiinnuttamalla, jos tavaramerkki on tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Toisaalta samaa määritelmää voitaisiin käytännössä käyttää myös erottamiskyvyn saavuttamisen edellytyksenä, sillä sekä vakiintumisessa että erottamiskyvyn saavuttamisessa ratkaisevana on pidetty merkin tunnettuisuutta asianomaisessa kohderyhmässä.

Jotta alkuperäisesti erottamiskyvytön merkki muuttuisi erottamiskykyiseksi, sen tulee ikään kuin irtautua yleiskielen mukaisesta merkityksestään ja saada uusi, omaperäinen merkitys.

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että saavuttaakseen erottamiskyvyn tavaramerkin ei tarvitse olla niin laajalti tunnettu, että sitä voitaisiin pitää vakiintuneena, vaan vähempikin käyttö saattaa riittää. Kynnystä erottamiskyvyn saavuttamiselle on siis pidetty alempana kuin tavaramerkin vakiintumista arvioitaessa.

Kumpi saavutetaan ensin: erottamiskyky vai vakiintuminen?
KHO:n TELE-ratkaisu (29.12.2000/taltio3411) onkin mielenkiintoinen juuri merkin erottamiskyvyn saavuttamisen ja vakiintumisen välisen erottelun kannalta. Tapauksessa sekä PRH että valituslautakunta olivat päätyneet siihen, että kuviomerkki TELE tuotti yksinoikeuden myös sanaan TELE, koska se oli käytön kautta saavuttanut erottamiskyvyn tietoliikennemarkkinoilla.

KHO totesi, että sana TELE ei ole alalla käytettynä yleiskäsitteenä erottamiskykyinen, eikä se voi vakiinnuttamallakaan tulla erottamiskykyiseksi. Sen sijaan kuvioon yhdistettynä sana TELE voi muodostaa erottamiskykyisen ja siten rekisteröitävän kokonaisuuden. Tapauksessa oli kysymys myös vakiintumisen ajankohdasta verrattuna hakemuksen jättämisen ajankohtaan.

Selvää on, että vakiintumisnäyttö ja erottamiskyvyn saavuttaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tuomioistuimissa ja viranomaisissa erottamiskykyä arvioitaessa vakiintumisnäyttöä arvioidaankin usein rinnakkain erottamiskyvyn kanssa samojen todisteiden avulla. Lopputuloksena onkin usein päätelmä, jonka mukaan sana tai ilmaisu on “vakiinnuttamalla saavuttanut erottamiskyvyn”.

PRH:n valituslautakunta on viimeisen kymmenen vuoden aikana parisenkymmentä kertaa arvioinut tavaramerkin erottamiskykyä käyttönäytön perusteella. Silti valituslautakunnan ratkaisukäytännöstä ei kovin hyvää tuntumaa arviointikriteereihin saa. Useimmiten valituslautakunta on täysin ilman perusteluja päätynyt kielteiselle kannalle erottamiskyvyn saavuttamisen suhteen. Myönteisissäkin päätöksissä perustelut ovat usein verrattain niukat.

Myös KHO:n ratkaisujen perustelut erottamiskyvyn saavuttamista koskevissa ratkaisuissa ovat usein suppeita. Ratkaisujen ennakkopäätösarvo jääneekin siksi alhaiseksi.

EOT:n käytäntö paremmin perusteltua
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (EOT) yhteisötavaramerkkiin liittyvät erottamiskykyä koskevat ratkaisut perustellaan yleisesti suomalaisia ratkaisuja paremmin. Ratkaisuista saakin hyviä viitteitä siihen, mitä voitaisiin ottaa huomioon myös kansallisessa erottamiskykyarvioinnissa.

BSS-sanamerkkiä koskevassa ratkaisussaan (T-237/01, 5.3.2003) EOT listasi yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännön perusteella erottamiskykyä arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja:
1. markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus;
2. merkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto;
3. missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen;
4. missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi sekä mahdollisesti
5. kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

Teemu Veijola
Oikeustieteen ylioppilas, Helsingin yliopisto

Kirjoittaja oli harjoittelijana IPR University Centerissä kesällä 2006.