Domain-nimiriidat ja urheilun tavaramerkit

(IPRinfo 2/2002)

Urheilu on nykyisin selkeästi liiketoimintaa ja sen vuoksi myös kaupallisten tunnusmerkkien käyttö urheilussa on tarpeen. Urheilutapahtuman järjestäjän tulisi muistaa huolehtia merkkinsä suojaamisesta jäljittelijöiltä.
Urheilukilpailun järjestäminen on viihdepalvelu, jonka markkinoinnissa käytettävään tunnukseen on luonnollisesti voitava saada samanlainen yksinoikeus kuin minkä tahansa muun palvelun markkinointia koskevaan tunnukseen.
Urheilukilpailujen nimeksi valitaan kuitenkin usein tunnus, joka on kuvaileva ja myös urheilukilpailun nimenä melko tavanomainen (World Cup, Champions League, jne.). Tavaramerkkioikeudessa tällaisia tunnuksia pidetään erottamiskyvyltään heikkoina ja sen johdosta helposti degeneroituvina. Joitain tällaisia tunnuksia voidaan pitää myös niin kuvailevina, ettei niihin voi saada lainkaan tavaramerkkioikeudellista yksinoikeutta tai ainakin rekisteröinniltä edellytetään sitä edeltävää käyttöä ja sen kautta hankittua erottamiskykyä.

Tämän säännön taustalla on tavaramerkkioikeudessa tunnettu mainosvapauden periaate: Tietyt yleiskieliset sanat on pidettävä vapaana, jotta kaikki elinkeinonharjoittajat voivat tarpeellisin tavoin kuvata tuotteitaan. Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus itse tuotetta suoranaisesti kuvailevaan tai nimittävään sanaan antaisi tavaramerkin oikeudenhaltijalle kilpailua häiritsevää epäoikeutettua etua.

Jos urheilutapahtuman järjestäjä haluaa varmistaa urheilutapahtumansa nimen vahvan tavaramerkkioikeudellisen suojan, tapahtuman järjestäjän tulee paitsi suojata merkkinsä kattavalla rekisteröinnillä, myös alun perin valita tapahtuman nimeksi tunnus, joka on tavaramerkkioikeudellisesti erottamiskyvyltään vahva. Lisäksi erottamiskyvyn ja suoja-alan säilymisestä täytyy huolehtia määrätietoisella tavaramerkin käytön valvonnalla.

UDRP mahdollisuutena kontrolloida tunnusten käyttöä

Urheilutapahtumien suosio ja niissä liikkuvat valtavat rahamäärät houkuttelevat myös ulkopuolisia hyödyntämään urheilutapahtumien tunnuksia. Yksi tapa yrittää hyötyä toisen tunnusmerkin maineesta on verkkotunnuspiratismi, jossa toisen tavaramerkki sisällytetään oikeudettomasti ja vilpillisessä mielessä omaan verkkotunnukseen. Tarkoitus on tunnusmerkin tunnettuisuuden ja maineen avulla houkutella kävijöitä omalle Internet sivulle.

Domain -nimipiratismia varten kehitetyssä UDRP (Unified Dispute Resolution Policy) -riitojenratkaisumenettelyssä on annettu jo koko joukko ratkaisuja, joissa kiistan kohteena on ollut urheiluun liittyvä tavaramerkki kuten urheilutapahtuman nimi ja sen sisällyttäminen domain-nimeen.

Osa tapauksista kuuluu selkeisiin piratismitapauksiin, joissa erittäin tunnetun urheiluun liittyvän tunnuksen avulla on houkuteltu kävijöitä esimerkiksi pornografisille sivuille. Osa tapauksista on kuitenkin oikeudellisesti monimutkaisempia, ja niissä Internetin myötä ajankohtaiseksi tulleet vaikeat tavaramerkkioikeudelliset kysymykset ovat vahvasti mukana.
Useat urheilukilpailun nimiä koskevista UDRP-ratkaisuista ovat liittyneet siihen, että joku kolmas taho on alkanut ylläpitää ko. urheilutapahtumasta kertovaa Internet-sivustoa, jonka domain-nimeen on sisällytetty urheilutapahtuman nimi tai tapahtumaan viittaava tunnus. Tällöin tapahtuman järjestäjän on mahdollista yrittää UDRP-menettelyn avulla saada peruutettua kyseinen domain-rekisteröinti tai mahdollisesti jopa siirtää kyseiset domain-nimet suoraan itselleen.

Useimmissa urheilua koskevissa UDRP-ratkaisuissa tämä on onnistunut. Jos kilpailun tunnus on rekisteröity tavaramerkkinä, on vaatimusten menestyminen todennäköistä. Tällä tavoin tapahtuman järjestäjät voivat tavaramerkkirekisteröinnin avulla kontrolloida paitsi merchandising-toimintaa myös käytännössä hyvin pitkälle kisatapahtumaan liittyvää sähköistä julkaisutoimintaa.

Tavaramerkkioikeudellisesti tapauksissa voidaan katsoa olevan kyse siitä, onko urheilukilpailun nimi (tai muu ko. tunnus) kussakin tapauksessa katsottava tavaramerkkioikeudellisella yksinoikeudella suojatuksi tunnukseksi ja toisaalta onko tunnuksen käyttö domain-nimenä tai sen osana katsottava tavaramerkkioikeuden loukkaukseksi vai onko kyseessä esimerkiksi toisen tavaramerkin tavaramerkkioikeudellisesti sallittu eli ns. informatiivinen käyttö.

UDRP:n soveltamisalasta

UDRP-menettelyssä tavaramerkkioikeus on vasta toissijainen (mahdollinen) oikeuslähde. Järjestelmässä sovelletaan ICANN’in hyväksymään Unified Dispute Resolution Policy -säännöstöä, jonka mukaan kantajan vaatimusten hyväksyminen edellyttää seuraavien ehtojen toteutumista:

Tavaramerkin ja domain-nimen on oltava samankaltaisia, vastaajalla ei saa olla hyväksyttävää oikeusperustetta ko. tunnuksen valintaan domain -nimeksi ja vastaajaa tulee olla sekä rekisteröinyt/hankkinut että käyttänyt domain-nimeä vilpillisessä mielessä. Lisäksi tietysti kantajalla on oltava rekisteröintiin tai vakiintumiseen perustuva oikeus ko. tavaramerkkiin. Vasta kaikkien neljän ehdon täytyttyä, domain-nimen rekisteröinti voidaan kantajan vaatimuksesta joko peruuttaa tai siirtää domain-nimi kantajalle. (Uniform Domain name Dispute Resolution Policy (As Approved by ICANN on October 24, 1999) kohta 4. a. Applicaple Disputes).

Kenelle kuuluu “f1.com”?

Formulaan liittyvä UDRP -tapaus “f1.com” osoittaa, kuinka keskeistä on urheilutapahtumaan liittyvän tunnuksen suojaaminen tavaramerkkinä ja suojan johdonmukainen ylläpitäminen. Ilman rekisteröintiä ja määrätietoista tavaramerkkipolitiikkaa voidaan jäädä suojaa vaille.

Tapauksessa kantajana on Formula One Licensing BV -niminen yhtiö, joka osana suurempaa konsernia organisoi “Formula One Auto Racing Championchips” -autokilpailua eli siis juuri sitä Formula 1:stä, joka saa sunnuntaisin suomalaisetkin tv:n ääreen. Tapauksessa kantaja katsoi, että sillä on tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus tunnukseen “F1”. Olihan kyseinen autokilpailu tunnettu juuri tavaramerkillä “F1”. Rekisteröintiä yksinoikeuden tueksi ei kuitenkaan ollut esittää vaan kantaja vetosi vain vakiintuneeseen ja tunnettuun tavaramerkkiin yksinoikeuden perusteena.

Kantajan onnistui joidenkin maiden osalta näyttää toteen, että ainakin vuonna 1995 sillä oli ollut tunnettuisuutta (engl. reputation) ko. alueella ja merkki oli selkeästi yhdistetty kantajan liiketoimintaan tavaramerkkinä. Kantaja ei kuitenkaan onnistunut näyttämään toteen, että tavaramerkin “F1” maine olisi ollut sillä tavoin vakiintunut, ettei muille olisi ollut lainkaan oikeutta käyttää termiä internetiin ja ko. autourheiluun liittyvässä toiminnassa, eikä panelisti siksi pitänyt ko. domain nimen -nimen rekisteröintiä kantajan yksinoikeuden loukkauksena.

Kantajan vaatimukset hylättiin UDRP -menettelyssä mm. siksi, että panelisti katsoi “F1” tunnuksen kuvaavan tiettyä urheilulajia eli olevan yleiskielinen nimitys kyseiselle urheilulajille ja sen johdosta myös muilla kuin väitetyllä oikeudenhaltijalla saattoi olla perusteltu oikeus käyttää tunnusta esimerkiksi domain -nimessä.

Tapauksen ratkaisuissa on siis otettu huomioon se, että runsaan yleiskielisen käytön myötä tunnus “F1” on muuttunut alkuperäisestä erisnimiluonteisesta tavaramerkistä yleiskieliseksi sanaksi. Koska merkkiä ei ollut suojattu rekisteröinnillä, oli yksinoikeuden olemassa olo sinänsäkin kyseenalainen.

F1- tapaukseen liittyy myös mielenkiintoinen yrityskauppaa koskeva tapahtumankulku, joka osaltaan kuvaa urheilukilpailua koskevan tavaramerkin erityispiirteitä kaupallisena tunnuksena. Urheilukilpailun tunnuksena käytettävän merkin kaupallinen arvo ei nimittäin aina yksinomaan perustu merkin maineeseen ja tunnettuisuuteen vaan lähinnä siihen sosiaaliseen tapahtumaan itsessään, jota merkki symboloi.

F1:een liittyvässä yrityskaupassa mediaguruna tunnetun saksalaisen Leo Kirchin omistama yhtiö Kirch Group osti helmikuussa 2001 merkittävän osan yhtiöstä, joka hallitsi F1 -autokilpailun kaupallisia oikeuksia. F1 -autokilpailujen perustajina ja kantavana voimana olleet autotehtaat vastustivat kuitenkin Kirchin mukaantuloa, koska tämä oli Saksan kaupallisen tv-yhtiön omistajana uhka kisojen laajalle televisioinnille. Autotehtaiden nimenomaisena motiivina osallistua merkittäviä investointeja edellyttävään kilpailuun, oli juuri niiden laaja televisiointi ja sitä kautta tuleva julkisuus.

Voimassaolevien sopimusjärjestelyjen johdosta autotehtaat ja niiden teamit ovat kuitenkin sidottuja F1 -kilpailuun osallistumiseen aina vuoteen 2007 asti. Economist -lehden mukaan autotehtaita (BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford ja Renault) edustava taho on kuitenkin uhannut luopua kilpailusta heti tämän jälkeen ja perustaa oman kilpailun nimellä “the Grand Prix World Championship”. Tämän seurauksena Kirchin hallinnoima F1-tunnus muuttuisi käytännössä lähes arvottomaksi – ainakin verrattuna siihen, että Kirch maksoi osuudestaan F1 merkkiä hallinnoivassa yhtiössä 1,54 miljardia dollaria.*

Yrityskauppaa koskeva tapahtumankulku osoittaa, että tunnuksen F1 luonne autokilpailun tavaramerkkinä on tavanomaisesta tavaramerkistä jokseenkin poikkeava. Kuten muidenkin tavaramerkkien kohdalla, tässäkin tapauksessa saman palvelun markkinointi toisella tunnuksella näyttänee olevan mahdollista. Kuitenkin toisin kuin “tavallisten” tavaramerkkien kohdalla, merkin arvo näyttää olevan täysin riippuvainen siitä sosiaalisesta tapahtumasta (autotehtaiden kesken järjestetty autokilpailu), johon se liittyy eikä niinkään siitä kuinka tunnettu merkki on. Äärimmäisen tunnettunakin merkki saattaa siten olla käytännössä lähes arvoton, ilman jatkuvaa yhteyttä itse urheilutapahtumaan. Toisaalta voidaan myös ajatella, että se seikka, etteivät tietyt autotehtaan ole mukana kilpailussa, on juuri merkin maineeseen vaikuttava tekijä ja siten tyypillinen tavaramerkin arvon määrittäjä.

World Cup rekisteröity

IFA (eli The Federation Internationale de Football Association) on sen sijaan hyödyntänyt tuloksekkaasti UDRP -menettelyä. FIFA käyttää jalkapallotapahtumansa tunnuksena merkkiä WORLD CUP, joka on myös rekisteröity tavaramerkkinä sekä kansainvälisenä rekisteröintinä että kansallisena rekisteröintinä Sveitsissä.

Merkkiä koskevassa UDRP -tapauksessa oli kyse useista domain-nimien rekisteröinneistä, jotka lähes kaikki sisälsivät sanan “worldcup” ja lisänä vuosilukuun viittaavia numeroita sekä joissakin oli lisänä esim. sana promotions, news, update tai online. Näiden kaikkien sanan world cup sisältävien domain-nimien katsottiin olevan sekoitettavissa kantajan sveitsiläiseen tavaramerkkiin “WORLD CUP”. Kantaja oli merkin “WORLD CUP” lisäksi rekisteröinyt mm. Japanissa ja Koreassa merkit “WORLD CUP JAPAN 2002” ja “2002 WORLD CUP KOREA”.

Ratkaisun perusteluissa viitataan siihen, että tunnus “WORLD CUP” oli laajalti tunnettu yhdistettynä kyseisiin tavaroihin ja palveluihin. Samoin oli laajalti tunnettua se, että kantajan “WORLD CUP” jalkapalloturnaukset järjestettiin tiettyinä vuosina eli neljän vuoden välein. Siksi näihin vuosiin viittaavien numeroiden, ei katsottu erottaneen domain -nimiä riittävästi kantajan merkistä vaan itse asiassa päinvastoin lisänneen assosiaatiota kantajaan.

Sen sijaan saman vastaajan rekisteröimien domain-nimien wc2002.com ja wc02.com ei katsottu olevan kantajan merkin kanssa samankaltaisia tai sekoitettavissa, vaikka voitiinkin väittää kirjainten wc olevan lyhennys sanoista world cup. Ratkaisun mukaan kyseiset kirjaimet saattoivat olla lyhenne tai symboli myös muille sanoille tai vailla merkityssisältöä. Edes yhdistettynä world cup -kilpailun järjestämiseen liittyvään vuosilukuun, ko. tunnusta ei pidetty sekoitettavana kantajan merkkiin.

Tarkastellessaan kysymystä, onko vastaajalla laillinen oikeus rekisteröimiinsä domain -nimiin, paneeli on todennut, että sanaa world cup käytettiin world cup’n mukaan ainakin kuudentoista erilaisen urheilulajin yhteydessä mukaanlukien jalkapallo. Sanat world cup eivät siten ainakaan urheilun kohdalla assosioidu välttämättä juuri kantajaan (FIFA) järjestämään tapahtumaan. Domain -nimien worldcup.2002.com, -org, ja -net osalta vastaaja oli ilmoittanut, että niillä ylläpidettiin online-palvelua, jossa tarjottiin tietoa FIFA’n World Cup 2002 kilpailusta. Vastaaja katsoi, että kyseessä oli tunnusten ei-kaupallinen käyttö, joka sellaisenaan oli sallittua ja vastaajalla siten laillinen oikeus domain -nimien käyttöön. Vastaaja siis viittasi siihen, että kyseessä olisi toisen tavaramerkin informatiivinen käyttö, joka on tavaramerkkioikeudellisesti pääsääntöisesti sallittua. Asian ratkaissut panelisti ei kuitenkaan katsonut käytön olevan oikeutettua tai niin sanottu fair use -käyttöä. Syynä tähän oli se, ettei vastaajan sivuilla paneelin arvion mukaan tarjottu vaihtoehtoista ja uutta informaatiota kantajan järjestämästä kilpailusta, jonka vastaaja ilmoitti olevan perusteena domain -nimien sallitulle käytölle. Sen sijaan vastaajan sivuilla oli kehyslinkitetty (framing) suoraa kuvaa ja orjallisesti kopioituja tietoja suoraan kantajan (FIFA) omilta internetsivuilta.

Sinänsä panelisti olisi siis pitänyt vaihtoehtoisen informaation tarjoamista sellaisena perusteena, joka olisi oikeuttanut tunnusten käytön domain -niminä. Panelisti kuitenkin katsoi vastaajan sekä rekisteröineen että käyttäneen domain -nimiä vilpillisessä mielessä, koska vastaaja oli rekisteröinyt varastoon useita kantajan tavaramerkin sisältäviä nimiä ja toisaalta kopioinut materiaalia kantajan sivuilta. Perusteet kantajan vaatimusten hyväksymiseen olivat siten panelistin mukaan olemassa ja domain -nimet siirrettiin kantajalle.

Arvioitaessa ratkaisua voidaan kysyä, onko tapauksessa kyse sellaisesta selvästä domain -nimi piratismista, jota varten UDRP -menettely on luotu. On selvästi kyse FIFA:n oman tiedotustoiminnan kanssa kilpailevasta liiketoiminnasta, mutta onko sen yhteydessä tapahtuvan kehyslinkityksen ja tietojen kopioinnin sallittavuus, sellainen kysymys jota yleensä voidaan arvioida ja ratkaista UDRP -riitojenratkaisumenettelyssä?

Voitaisiin myös pohtia sitä, onko tunnus “WORLD CUP” yleensä erottamiskykyinen tavaramerkkinä eli voidaanko sen käyttöön saada yksinoikeus ja toisaalta onko tämä oikeus edelleen voimassa vai mahdollisesti degeneroitunut.

Verkkotunnusriidat ja tiedonvälityksen kontrolli

Urheilukilpailujen järjestäjät eivät perinteisesti ole – televisiointia lukuunottamatta – puuttuneet urheilutapahtumiin liittyvään tiedotustoimintaan eivätkä järjestäjät ole voineet rajoittaa esimerkiksi sanomalehdissä tai muulla vastaavalla tavoin tapahtuvaa tiedottamista. Internetissä tapahtuvaan julkaisutoimintaan liittyvät kaupalliset mahdollisuudet ovat kuitenkin saaneet myös monet urheilutapahtumien järjestäjät heräämään.

Järjestäjät ovat havahtuneet viimeistään silloin, kun sponsoriyritykset ovat reklamoineet siitä, että heidän pahimmat kilpailijansa mainostavat vapaasti samaan urheilutapahtumaan liittyvillä suosituilla nettisivuilla. Internetosoitteeseen on voitu sisällyttää kyseisen urheilutapahtuman nimi tai muu tunnus vaikka sivun ylläpitäjä on joku täysin ulkopuolinen taho.
Urheilutapahtumasta kertovan Internet-sivuston ylläpitäjän motiivina on lähes aina saada mahdollisimman paljon kävijöitä ja sitä kautta myös mainostajia sivuilleen. Sivuston ylläpitäjän tavoitteena on siis jollakin tavoin kaupallisesti hyötyä urheilutapahtumasta. Tämä hyötyminen ei kuitenkaan välttämättä olennaisesti eroa siitä, miten esimerkiksi perinteinen lehdistö hyötyy urheilusta. Samalla tavoin suosittuun urheilutapahtumaan liittyvä sanomalehden kansikuva tai lööppi on hyvä väline saada lehdelle lukijoita ja sitä kautta mainostajia.

Internet-julkaisun markkinoinnissa kansikuvalla tai otsikolla ei kuitenkaan ole samanlaista roolia, koska ne eivät näy internetin kuvitteellisessa “lehtihyllyssä”. Internetissä lehtihyllyä ehkä vastaakin lähinnä hakukone, joka käyttää metatagien lisäksi juuri domain -nimeä keskeisenä osumien valikoijana. Siksi urheilutapahtuman nimen sisällyttäminen domain -nimeen (tai hakusanoina käytettäviin metatageihin) voi olla tärkeä verkkojulkaisun markkinointikeino. Epäselvää on, onko se – kuten lehden kansikuva tai näyttävä otsikko – oikeudellisesti sallittu markkinointikeino.

World Cup -tapaus on mielenkiintoinen esimerkki siitä, missä kulkee tunnusmerkkioikeudellisen suojan raja ja missä taas on kyse kilpailevasta liiketoiminnasta, joka sinänsä tulisi olla sallittua. Tapaus olisi yhtä hyvin voitu ratkaista toisin. Joka tapauksessa kysymys tavaramerkkisuojan ulottuvuudesta tässä yhteydessä on mielenkiintoinen ja periaatteellisesti tärkeä. Sanan vapaus edellyttää mahdollisuutta tiedottaa toisen liiketoimintaan liittyvistä seikoista ja käyttää tässä yhteydessä myös toisen tunnusmerkkejä informatiivisessa tarkoituksessa. Myös tavaramerkkioikeudellisten sääntöjen takana on ajatus ostajan tiedonsaannin turvaamisesta.

Piratismia vastaan ansiokkaasti toimiva UDRP -järjestelmä voi siis ehkä huomaamattomasti venyttää tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa ja siten tuoda ajankohtaiseksi vanhan peruskysymyksen: voiko sanoja todella omistaa ja missä määrin? Internetin myötä tulleiden uusien kysymysten myötä on syytä laajemminkin pohtia, miten laaja tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala on oikeastaan yritystoiminnan ja koko yhteiskunnan kannalta edullinen.

Mia Pakarinen
Tutkija
IPR University Center

* The Economist, December 1st 2001, sivu 61

Linkit:
F1-tapaus (Administrative panel decision 28.5.2000; Formula One Licensing BV v. Formula One Internet; Case No. D2000-0193):
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0193.html

UDRP, World Cup -päätökset (Administrative panel decision ; ISL Worldwide and The Federation Internationale de Football Association v. Netplus Communication; Case No. D2001-0097):
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0097.html