Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi neljännen piirituomioistuimen tuomion tavaramerkkitapauksessa

Yhdysvaltain korkein oikeus totesi yli 20-vuotta pitkässä kiistassa DEWBERRY GROUP, INC., FKA DEWBERRY CAPITAL CORP. v. DEWBERRY ENGINEERS INC., että sanalla vastaaja viitataan vain erikseen kanteessa nimettyihin vastaajiin. Määrittäessä vastaajan tavaramerkkiloukkauksella saavutettuja voittoja, ei voida ottaa huomioon vastaajan kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden voittoja.

Tilanteessa, jossa vastaajan todetaan loukanneen kantajan tavaramerkkiä Lanham Actin 1117a §:n mukaisessa kanteessa, tuomioistuin voi Yhdysvalloissa määrätä vastaajan maksamaan kantajalle vastaajan voitot, jotka ovat syntyneet tavaramerkin väärinkäytöstä (improper use of mark). Tässä tapauksessa korkein oikeus totesi, että määrätessään vastaajan voitot maksettavaksi kantajalle, tuomioistuin voi määrätä vain vastaajalle itselleen kuuluvia voittoja maksettavaksi. Korkein oikeus katsoi, että sanalla ”vastaaja” on sen tavanomainen oikeudellinen merkitys ”osapuoli, jolta vaaditaan korvausta”. Tässä tapauksessa kantaja oli nimennyt vastaajaksi vain konsernin emoyhtiön. Sen vuoksi tytäryhtiöiden voittoja ei otettu huomioon laskiessa vastaajan voittoja, joista korvaus määritetään. Korkein oikeus ei kuitenkaan todennut, että tällaisessa kanteessa kantajalle maksettu korvaus ei voisi olla suurempi kuin nimetyn vastaajan voitot.

Dewberry Groupin oli todettu loukanneen Dewberry Engineersien tavaramerkkiä, Dewberry Group tuottaa palveluita, joiden avulla saadaan sen tytäryhtiöiden omistamista vuokrakiinteistöistä tuloja. Dewberry Group saa palveluistaan vain sovitut alihinnoitellut maksut ja sen vuoksi se on säästynyt konkurssilta vain omistajansa käteissiirtojen kautta. Sama omistaja omistaa tytäryhtiöt. Piirituomioistuin oli laskenut tytäryhtiön ja emoyhtiön voitot yhteen ja sen perusteella määrittänyt korvauksen.

Korkeimman oikeuden tuomiossa eräs tuomari kuitenkin huomautti, että periaate konsernin yhtiöiden erillisyydestä ei estä kuitenkaan tuomioistuimia huomioimasta taloudellista todellisuutta. Tuomioistuimen ei tarvitse hyväksyä yrityksiä piilottaa vastaajan todellista taloudellista hyötyä.

Ratkaisu löytyy täältä.

Toinen uutinen aiheesta löytyy täältä.

Kuva: Unsplash/Josh Appel