Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisu estoppel-doktriinin soveltumisesta patenttioikeuden luovutusta koskevassa asiassa

Csaba Truckai oli keksinyt 1990-luvulla lääkinnällisen laitteen, jossa käytettiin kosteutta läpäisevää annostelukärkeä kohdun limakalvolla sijaitsevien solujen kohdistettuun tuhoamiseen. Truckai oli hakenut keksinnölleen patenttia ja luovuttanut patenttihakemuksen sittemmin Novacept-yritykselleen. Keksinnölle oli myönnetty patentti, minkä jälkeen nyt kyseessä olleen asian kantaja Hologic oli ostanut Novaceptin patenttiportfolioineen.

Truckai oli perustanut vuonna 2008 Minerva Surgical-yrityksen (”Minerva”), nyt kyseessä olleen asian vastaajan, jossa tämä oli kehittänyt edellä mainitusta tuotteesta uuden version. Laitteessa käytettiin niin ikään kosteutta läpäisevää annostelukärkeä solujen tuhoamiseen, ja sille oli myönnetty sittemmin patentti. Hologic oli hakenut samoihin aikoihin niin kutsuttua jatkopatenttihakemusta lisätäkseen vaatimuksia omaan patenttiinsa. Yksi vaatimuksista oli muotoiltu kattamaan annostelukärjet yleisesti riippumatta siitä, läpäisevätkö ne kosteutta. Hologicille oli myönnetty muutettu patentti vuonna 2015.

Hologic oli sittemmin haastanut Minervan oikeuteen patentinloukkauksesta. Minerva oli pitänyt Hologicin patenttia vastauksessaan mitättömänä sen seurauksena, ettei uusi patenttivaatimus ollut vastannut keksinnön selitysosaa, jossa annostelukärkien osoitettiin läpäisevän kosteutta. Hologic vetosi omassa vastauksessaan assignor estoppel -doktriiniin katsoen, että koska Truckai oli luovuttanut alkuperäisen patenttihakemuksen, eivät tämä tai Minerva voineet kiistää Hologicin patentin pätevyyttä. Alemmat oikeusasteet olivat katsoneet asiassa, että doktriini esti Minervaa vetoamasta patentin mitättömyyteen, minkä seurauksena Minerva pyysi SCOTUS:ta hylkäämään tai rajoittamaan doktriinin soveltamisen.

Assignor estoppel -doktriinin perusajatus muotoiltiin SCOTUS:n vuoden 1924 Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co. -ratkaisussa oikeudenmukaisuuden periaatteeseen (principle of fairness) nojautuen seuraavasti: “If one lawfully conveys to another a patented right, fair dealing should prevent him from derogating from the title he has assigned.” Doktriini siis estää patenttioikeuden luovuttajaa lähtökohtaisesti myöhemmin vetoamasta luovutetun patentin mitättömyyteen.

SCOTUS totesi doktriinin perustuvan vuosisatoja vanhoihin oikeudenmukaisuuden periaatteisiin. Se kuitenkin huomautti doktriinin soveltuvan ainoastaan tilanteisiin, joissa luovuttajan mitättömyyttä koskeva vaatimus on ristiriidassa sellaisten eksplisiittisten tai implisiittisten esitysten kanssa, joita tämä on tehnyt luovuttaessaan patenttia.

SCOTUS huomautti, että tuomioistuimet ovat soveltaneet doktriinia jo pitkään käsitellessään ristiriitaisia esityksiä patenttien pätevyydestä. SCOTUS hylkäsi Minervan vaatimuksen doktriinin hylkäämisestä todeten, että doktriini heijastaa vaatimusta johdonmukaisuudesta kauppasuhteissa. Luopuessaan patenttioikeudestaan, myyjä ilmoittaa ostajalle vähintään implisiittisesti, että kyseinen patentti on pätevä. Nostamalla myöhemmin mitättömyyskanteen luovuttaja kiistäisi tuomioistuimen mukaan ristiriitaisesti tämän niin kutsutun implisiittisen takuunsa.

SCOTUS kuitenkin huomautti, että doktriinilla on myös rajansa, ja että se soveltuu ainoastaan sen taustalla vaikuttavan oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteen tullessa kyseeseen. Tuomioistuin huomautti nyt kyseessä olleen asiaan liittyen, että patentin myöntämisen jälkeinen patenttivaatimusten muuttaminen voi poistaa perusteen doktriinin soveltamiselle. Tällaisesta tilanteesta on tuomioistuimen mukaan kyse usein, kun luovutuksen kohteena on ollut patenttihakemus, jonka mukaisia vaatimuksia luovutuksensaaja voi muuttaa patentin myöntämisen jälkeen. Mikäli uudet vaatimukset ovat olennaisesti laajempia kuin luovutuksen kohteena olleet vanhat vaatimukset, ei luovuttaja ole antanut takuutaan uusien vaatimusten pätevyydestä, ja hän voi haastaa uudet vaatimukset oikeudenkäynnissä. Koska kantojen välillä ei ole ristiriitaa, ei estoppel-doktriini sovellu: ”Because there is no inconsistency in his positions, there is no estoppel.”

SCOTUS päätyi katsomaan, että liittovaltion valitustuomioistuin ei ollut ottanut ratkaisussaan huomioon edellä mainittua rajanvetoa, vaikka Minerva oli esittänyt, ettei doktriinia tulisi soveltaa, koska kiistan kohteena oleva patenttivaatimus oli olennaisesti laajempi kuin Truckain alun perin luovuttaman patenttihakemuksen vaatimukset. SCOTUS kumosi valitustuomioistuimen päätöksen ja palautti asian uudelleenkäsiteltäväksi sen tutkimiseksi, onko Hologicin uusi vaatimus olennaisesti laajempi kuin Truckain luovuttamat vaatimukset.

Koko ratkaisu on luettavissa täältä.

(JT)