Unionin yleinen tuomioistuin: Kolmiulotteinen tavaramerkki ja sekaannusvaara

Kolmiulotteinen tavaramerkki (T-700/21)

Saksalainen yritys Voco GmbH pyrki vuonna 2019 rekisteröimään kolmiulotteisen tavaramerkin lääketieteelliselle pakkaukselle. Kyseisin rekisteröinti koski luokan 5 (hammashoitovalmisteet ja -tarvikkeet) ja luokan 16 (pakkausmateriaalit) kuuluvia tavaroita

Sekä tarkastaja sekä EUIPO:n valituslautakunta (Board of Appeal) hylkäsivät EU-tavaramerkkihakemuksen vedoten puutteelliseen erottamiskykyyn (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta). Kyseessä oli näin ollen ehdoton hylkäämisperuste. Yhtiö kuitenkin katsoi, että tavaramerkki oli riittävän erottamiskykyinen ja valitti päätöksestä unionin yleiseen tuomioistuimeen

Unioin yleinen tuomioistuin vahvisti kuitenkin tuomiossaan valituslautakunnan päätöksen. Arvioinnissaan tuomioistuin korosti, että kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa sovelletaan samoja vaatimuksia kuin muun tyyppisiin tavaramerkkeihin. Lopputuloksessaan kuitenkin katsottiin, että suurella yleisöllä voi olla vaikeampaa erottaa tuotteen kaupallinen alkuperä ainoastaan kyseisen pakkauksen muodon perusteella. Tämän lisäksi tuomioistuin totesi, että tuotteen muoto oli hyvin samanlainen kuin markkinoilla jo oleville tuotteille luokassa 5, eli lääkinnällisille tuotteille. Näiden syiden perusteella katsottiin, että kolmiulotteinen tavaramerkin avulla ei pystytty tunnistamaan tavaroiden kaupallista alkuperää. Näin ollen yhtiön valitus hylättiin.

ITINERANT (T-417/21)

Italialainen Itinerant Show Room Srl -yhtiö (jäljempänä Itinerant) oli jättänyt EU-tavaramerkkihakemuksen kuviollisesta tavaramerkistä, tavaroille luokissa 18 ja 25 (nahka, vaatetus, takit, saappaat jne.). Tavaramerkki koostui mustasta ankasta ja sanaelementistä ”ITINERANT”. Italialainen yritys Save the Duck SpA (jäljempänä Duck) vastusti rekisteröintiä vedoten sekaannusvaaraan (EU-tavaramerkkiasetuksen 8.1 art. ja b kohta sekä 8.5 art.) heidän oman merkkinsä kanssa. Duck:n merkki koostui mustan ankan siluetista oranssilla taustalla. Tavaramerkki oli rekisteröity tavaroille samoissa luokissa, kun riidanalainen merkki.

EUIPO:n valituslautakunta totesi merkkien välillä olevan jonkin verran samankaltaisuutta ja vahvisti Duck:n esittämän kannan. Kantaja valitti asiasta unionin yleiseen tuomioistuimeen ja korosti, että hallitsevana tekijänä tuli arvioinnissa nähdä olevan merkin suullinen elementti, jota yhtiö piti hyvin erottamiskykyisenä.

Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan päätöksen. Tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tuomioistuin huomautti, että merkkien vertailun on perustuttava kokonaisvaikutelmaan. Kyseisessä tapauksessa tuomioistuin totesi, että visuaalisesti merkeillä oli yhteinen hallitseva elementti eli musta ankka. Vaikka merkkien välillä oli pieniä eroja, kuten esimerkiksi sanallinen elementti ja ankan suunta, tämä ei riittänyt poissulkemaan samankaltaisuutta. Foneettisuuden kannalta merkit eivät olleet samanlaisia, sillä aikaisempi merkki oli puhtaasti kuviollinen. Molemmat merkit kuitenkin viittasivat samaan käsitteeseen (ankka) riippumatta siitä, että toinen sisälsi sanallisen elementin. Tuomioistuin myös huomioi arvioinnin yhteydessä aikaisemman tavaramerkin tunnettavuuden Italiassa. Aikaisempi merkki on tunnettu laadusta, kestävyydestä, ympäristönsuojelusta sekä hyväntekeväisyydestä. Näin ollen voitiin katsoa, että merkkien sekä tavaroiden samankaltaisuuden perusteella oli olemassa riski, että suuri yleisö yhdistäisi riidanalaisen tavaramerkin aikaisempaan merkkiin ja sen maineeseen. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin vahvisti väitteen ja toistesi, että merkkien välillä olevan sekaannusvaara, joka voisi aikaisemman merkin maineen epäoikeutettuun hyväksikäyttöön.

Lisätietoa molemmista tapauksista pääset lukemaan täältä.

Kuva: Unsplash, S. Tsuchiya