Tavaramerkkejä koskevan tosiasiallisen käytön vaatimuksen sisältö tarkentui

Ratkaisunumero: C-12/12
Ratkaisun päivämäärä: 18.4.2013
Asetus N:o 40/94 15 artikla 1 kohta, 7 artikla
Colloseum Holding AG (Colloseum) vastaan Levi Strauss & Co (Levi Strauss)
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin: Bundesgerichtshof (Saksa)

Levi Strauss on rekisteröidyn sana- ja kuviomerkki nro DD 641 687 (tavaramerkki nro 3) haltija. Merkissä on taskun vasemmassa yläreunassa punainen suorakulmainen osa, jossa lukee LEVI´S. Yhtiö on myös värillisen kuviomerkin nro 2 292 373 (tavaramerkki nro 6) haltija. Tavaramerkki nro 6 on rekisteröity sen tultua käytössä erottamiskykyiseksi (tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdtan) mukaisesti. Tavaramerkki nro 6 on sijaintimerkki, joka muodostuu punaisesta suorakulmaisesta kangaslipukkeesta, joka on ommeltu takataskun vasempaan yläosaan ja joka työntyy näkyviin ommelten alta.

Colloseum oli tuonut markkinoille housuja, joissa on oikeanpuoleisen takataskun kohdalla on punainen suorakulmainen kangaslipuke ommeltuna taskun oikeanpuoleisen ulkosauman yläosaan. Lipukkeessa ilmaistaan merkki tai merkintä SM JEANS. Levi Strauss oli nostanut ensimmäisessä oikeusasteessa kanteen, jossa se vaati muun muassa, että Colloseumia kielletään tarjoamasta tai markkinoimasta kyseisiä housuja sekä varastoimasta niitä kaupallisiin tarkoituksiin. Colloseum oli vastustanut kannetta muun muassa sillä perusteella, että tavaramerkkiä nro 6 ei ollut käytetty riittävästi. Ensimmäinen oikeusaste oli hyväksynyt Levi Straussin vaatimuksen, ja muutoksenhakutuomioistuin oli hylännyt Colloseumin päätöksestä tekemän valituksen. Colloseum oli hakenut muutosta valituksella kaksi kertaa.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan jälkimmäisen valituksen ratkaisu riippuu tavaramerkkiasetuksen (N:o 40/94) 15 artiklan 1 kohdan tulkinnasta. Se oli myös todennut, että tavaramerkin nro 6 ja Colloseumin markkinoimien housumallien välillä on kyseisen asetuksen artiklan 9 alakohdan b mukainen sekaannusvaara (tavaramerkkiasetuksen artiklan 9 alakohta b), mikäli tavaramerkki nro 6 on edelleen voimassa. Artiklan 15 mukaan tavaramerkki tulee ottaa tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä asetuksen mukaisten seurauksien välttämiseksi. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin oli todennut, että Levi Strauss on käyttänyt tavaramerkkiä nro 6 ainoastaan tavaramerkin nro 3 mukaisessa muodossa. Tuomioistuin tiedusteli ennakkoratkaisupyynnössään EUT:lta, täyttyykö artiklan 15 kohdassa 1 tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallisen käytön vaatimus silloin, kun rekisteröity tavaramerkki on osa toista moniosaista tavaramerkkiä ja on tullut erottamiskykyiseksi vain tämän moniosaisen tavaramerkin käytön yhteydessä, tai kun merkkiä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja molemmat tavaramerkit on myös yhdessä rekisteröity tavaramerkiksi. 

EUT totesi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisen asetuksen 7 artiklassa tavaramerkin erottamiskyvyllä tarkoitetaan, että tavaramerkki pystyy yksilöimään kuluttajien keskuudessa yrityksen, josta tavara on peräisin (asetuksen 7 artikla). EUT katsoi, että oikeuskäytännön mukaan merkki voi tulla erottamiskykyiseksi, jos sitä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai jos erillistä tavaramerkkiä käytetään yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Sen mukaan käytön osalta on kummassakin tapauksessa riittävää, että kohderyhmässä tiedetään hakemuksen mukaisella tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (C-353/03, Nestlé SA v. Mars).

EUT:n mukaan tavaramerkin käytön käsitteeseen sisältyy jo sanan merkityksen perusteella sekä itsenäinen käyttö että käyttö toisen tavaramerkin osana tai merkin käyttäminen yhdessä kyseisen toisen tavaramerkin kanssa.  Se totesi myös, että käytön kriteeriä ei voida arvioida toisistaan poikkeavin perustein sen mukaan, onko ratkaistavana kysymys tavaramerkkioikeuksien syntymisen vai voimassa pysymisen kriteeristä. Kun merkki saa suojaa tietynlaisen käytön perusteella, myös suojan voimassa pysyttämisen on oltava mahdollista samanlaisella käytöllä. EUT katsoi, että 15 artiklan 1 kohdan tosiasiallisen käytön vaatimus on analoginen niihin vaatimuksiin nähden, jotka koskevat merkin tulemista erottamiskykyiseksi käytön perusteella sen rekisteröintiä varten (7 artiklan 3 kohtdassa) tarkoitetulla tavalla. EUT painotti myös, että rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan toisen moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, tulee mieltää osoitukseksi kyseessä olevan tuotteen alkuperästä, jotta sen käyttö vastaisi 15 artiklan 1 kohdan tosiasiallisen käytön käsitettä. Ratkaisussaan EUT totesi, että asetuksen 15 artiklan 1 kohdan tosiallista käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä, kun tavaramerkkiä on käytetty ennakkoratkaisupyynnössä määritellyillä tavoilla.  (SL)

Ratkaisu C-12/12 kokonaisuudessaan Curia–tietokannassa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/