Sky v SkyKick – vain taivas ja vilpillinen mieli ovat rajana tavaramerkkien rekisteröinnissä
Tapauksessa Iso-Britannian korkeimman oikeuden tuli arvioida tavaramerkkiloukkausta sekä tavaramerkkilainsäädännössä käytetyn termin ”vilpillinen mieli” merkitystä. Lisäksi tapauksessa käsiteltiin kysymyksiä Brexitin vaikutuksesta tuomioistuimen toimivaltaan.
Iso-Britannian korkein oikeus (the UK Supreme Court) antoi päätöksensä 13. marraskuuta asiassa SkyKick UK Ltd and another (SkyKick) v Sky Ltd. and others (Sky) (2021/0181) . Tapauksen käsittely on kestänyt jo kahdeksan vuoden ajan ja siihen sisältyy perustavanlaatuisia kysymyksiä tavaramerkkisuojasta. SkyKick syytti, että Sky haki liian laajoja tavaramerkkejä tavaroille ja palveluille, joita se ei myynyt ja joille sillä ei ollut tulevaa mahdollista kaupallista perustetta. Arviointi keskittyi kysymykseen siitä, hakiko Sky tavaramerkkejä Iso-Britannian tavaramerkkilain (1994) 3 § 6 momentissa tarkoitetussa ”vilpillisessä mielessä”, jolloin haetut tavaramerkit olisivat pätemättömiä.
Asian taustaa
Media- ja teleyhtiö Sky haki sanamerkille ”SKY” laajasti tavaramerkkejä, jotka olivat kaukana sen tarjoamista tavaroista ja palveluista. Tämän seurauksena Sky:lle muodostui monopoli ”SKY”-sanamerkin käyttöön. Lisäksi yhtiö tunnettiin strategiastaan suojella aktiivisesti brändiään. Yhdysvaltalainen yhtiö SkyKick, joka tarjoaa pilvipohjaisia tietotekniikan siirto-, varmuuskopiointi- ja hallintapalveluja nimellä ”SkyKick”, laajensi toimintaansa Iso-Britanniaan. Sky otti yhteyttä SkyKickiin syyttämällä heitä tavaramerkkiloukkauksesta, sillä samankaltaisen tuotemerkin käyttö saattaisi aiheuttaa kuluttajien keskuudessa sekaannusvaaraa. Sky haastoi vuonna 2016 SkyKickin oikeuteen tavaramerkkioikeuksien loukkaamisesta. Syytteet perustuivat neljään EU-tavaramerkkiin sekä yhteen Iso-Britanniassa rekisteröityyn tavaramerkkiin. SkyKick esitti vastaväitteitä High Courtille, että Sky oli vilpillisessä mielessä hakenut tavaramerkkejä tavaroihin ja palveluihin, joita sillä ei ollut edes tarkoitusta käyttää. Lopulta High Court totesi, että SKY-tavaramerkkejä oli loukattu SkyKickin toimesta ja tuomioistuin esitti lisäksi Euroopan unionin tuomioistuimelle (EUT) ennakkoratkaisupyynnön.
EUT antoi ratkaisunsa asiassa C-371/18 vuonna 2020. EUT:n mukaan vilpillisessä mielessä tehty hakemus on sellainen, joka on tehty ilman perusteita ja sen osoittamiseksi tulee olla objektiivisia, merkityksellisiä ja johdonmukaisia viitteitä vilpillisestä mielestä. Lisäksi EUT totesi, että vilpillisessä mielessä tehty hakemus ei vaikuta koko rekisteröintiin, vaan rekisteröinti voidaan julistaa pätemättömäksi vain tiettyjen tavaroiden ja palveluiden osalta.
Asia palautettiin High Courtin käsittelyyn (2020, EWHC 990), jossa Skyn katsottiin tehneen hakemuksen vilpillisessä mielessä. Perusteluiden mukaan Skylla ei voitu katsoa olevan tarkoitusta käyttää tavaramerkkejä tiettyihin tavaroihin ja palveluihin, joihin niitä oli haettu. Lisäksi High Court totesi SkyKickin loukanneen Skyn tavaramerkkejä niiden rajoitetussa muodossa. Asia siirtyi valitustuomoistuimeen (Court of Appeal), joka suhtautui kriittisesti High Courtin tuomioon ja katsoi, ettei Sky ollut toiminut vilpillisessä mielessä ja hylkäsi SkyKickin loukkausta koskevan valituksen. Tuomiota perusteltiin sillä, ettei jokaiseen luokkaan kuuluvalle kohteelle tarvinnut olla kaupallisia perusteita.
Korkeimman oikeuden ratkaisu
Korkein oikeus kumosi valitustuomioistuimen päätöksen ja päätyi pitämään High Courtin tuomion voimassa. Korkeimman oikeuden mielestä Skylla ei ollut aikomustakaan myydä tai tarjota palveluita ja tavaroita, joille se oli hakenut tavaramerkkejä. Korkein oikeus vahvisti, että hakijalla ei tarvitse olla tulevaa tavaramerkin kaupallista käyttöä kaikissa mahdollisissa luokitelluissa tavaralajeissa ja palveluissa. Tavaramerkin haltijan voidaan kuitenkin katsoa toimineen vilpillisessä mielessä, jos laajaan kuvaukseen sisältyy tavaroiden ja palveluiden alaluokkia.
Korkein oikeus piti voimassa valitustuomioistuimen tuomion SkyKickin tavaramerkkiloukkauksen osalta. Osan SkyKickin tavaroiden ja palveluiden katsottiin olevan sekoitettavissa SKY-tavaramerkin kanssa. Lisäksi asiassa arvioitiin Brexitin vaikutusta tuomioistuimen toimivaltaan ja korkein oikeus pitäytyi EUT:n oikeuskäytännön linjassa. Sky väitti, ettei Iso-Britannian tuomioistuimilla ole enää toimivaltaa muissa EU:n jäsenvaltioissa tehtyihin tavaramerkkien rekisteröinteihin. Korkein oikeus katsoi, että erosopimuksen mukaisesti tietyillä laeilla kuten EU:n tavaramerkkiasetuksella on edelleen välitön oikeusvaikutus ennen siirtymäkauden päättymistä (31.12.2020) vireille pantujen menettelyjen osalta.
Kirjoittajat
