Mitättömyyskanteen nostaminen ennen loukkauskannetta ei ole välttämätöntä – EUT:n ratkaisu 21.2.2013
Asia C-561/11
Fédération Cygnologique v. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza
Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä, artikla 9, kohta 1
Fédération Cynologique Internationale (FCI) omistaa yhteisön tavaramerkiksi 5.7.2006 rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin nro 4438751 FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Merkki on rekisteröity muun muassa koiriin liittyvien näyttelyjen järjestämiseen ja toteuttamiseen kaupallisissa tarkoituksissa, sekä koirien kasvatukseen ja jalostukseen.
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (FCIPPR) omisti seuraavat kansalliset tavaramerkit: kansallinen sanamerkki nro 2614806 FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I (rekisteröity 20.6.2005), kansallinen sana- ja kuviomerkki nro 2786697 ”FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA” (rekisteröity 12.3.2008), sekä kansallinen sana- ja kuviomerkki nro 2818217 ”FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.” (rekisteröity 26.8.2008). FCIPPR oli myös hakenut yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä kuviomerkille nro 759729 (kuviomerkistä erottuu selvästi kirjainyhdistelmä F.C.I) 12.2.2009. Tavaramerkki rekisteröitiin 3.9.2010. Tavaramerkit koskivat vastaavia tavaramerkkiluokkia kuin FCI:n rekisteröity yhteisön tavaramerkki.
FCI oli vastustanut merkin nro 759729 rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, mutta väite oli jätetty tutkimatta väitemaksun laiminlyönnin vuoksi. FCI nosti 18.6.2010 asiassa kanteen FCIPPR:ää vastaan espanjalaisessa tuomioistuimessa (Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante). FCI nosti loukkauskanteen koskien yhteisön tavaramerkkiään nro 4438751 ja mitättömyyskanteen FCIPPR:n kolmea kansallista tavaramerkkiä vastaan, jotka FCI:n mielestä aiheuttivat sekaannusvaaraa FCI:n yhteisön tavaramerkin kanssa. FCIPPR kiisti sekaannusvaaran ja nosti vastakanteen vaatien FCI:n yhteisön tavaramerkin julistamista mitättömäksi, koska se oli rekisteröity vilpillisessä mielessä ja aiheutti sekaannusvaaran FCIPPR:n aikaisemman kansallisen tavaramerkin nro 2614806 välillä.
Kansallinen tuomioistuin pyysi EUT:lta ennakkoratkaisua tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan tulkinnasta. Tulkinnanvaraista oli voidaanko yhteisön tavaramerkin haltijalle eli FCI:lle antaa oikeus vedota yksinoikeuteen yhteisön tavaramerkkinsä hyväksi kolmatta eli FCIPPR:ää vastaan, jos myöhempää tavaramerkkiä ei ole julistettu mitättömäksi. Asetuksen 9 kohtaa 1 voidaan tulkita myöntävästi tai kieltävästi.
EUT totesi perusteluissaan, ettei asetuksen 9 artiklan 1 kohdan tulkintaan vaikuta onko kolmas rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija vai ei, siten yhteisön tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassaan merkkejä, jotka ovat omiaan loukkaamaan sen tavaramerkkejä. Se seikka, että myös myöhemmällä yhteisön tavaramerkin haltijalla on asetuksen 9 nojalla yksinoikeus, ei aseta tätä päätelmää kiistanalaiseksi. EUT totesi, että tapaukseen sovelletaan aikaprioriteettiperiaatetta, jonka mukaan aikaisemmin rekisteröidyllä yhteisön tavaramerkillä on etusija myöhemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nähden. EUT hylkäsi FCIPPR väitteen, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn ominaispiirteet edellyttävät, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijan käyttöoikeuden voi kyseenalaistaa vain Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV) tehdyllä mitättömäksi julistamista koskevalla kanteella. EUT katsoi, että mikäli aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan pitäisi odottaa kolmannelle myönnetyn tavaramerkin julistamista mitättömäksi ennen kuin hän voi kieltää kolmatta käyttämästä tavaramerkkiään loukkaavaa merkkiä, heikentyisi ensimmäisen tavaramerkin haltijalle myönnetty suoja huomattavasti. Näin ollen asetuksen 9 artiklan kohtaa 1 tulee tulkita siten, että yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassaan samankaltaisia merkkejä ulottuu myös myöhemmän tavaramerkin haltijaan, vaikka myöhempää merkkiä ei olisi julistettu ensin mitättömäksi. (JA)