Markkinaoikeuden tavaramerkkiratkaisuja maalis-toukokuulta 2015

1.7.2015
Markkinaoikeuden tavaramerkkejä koskeneissa ratkaisuissa käsiteltiin mm. erottamiskykyä, sekoitettavuutta sekä asiamiehen asettamista.

MAO:175/15: Kansainvälinen rekisteröinti – asiamiehen asettaminen

Antopäivä: 11.3.2015

Asiassa oli kysymys siitä, tuleeko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla asiamies, joka voidaan merkitä Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä pidettävään luetteloon.

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) oli ilmoittanut PRH:lle, että haltijan Mexon OOD:n kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti VIR nro 1068629 luokissa 3 ja 5 koski Madridin pöytäkirjan perusteella muun ohessa Suomea. PRH oli 27.3.2014 antamallaan päätöksellä kokonaisuudessaan hylännyt Hypred SAS:in (kantaja) väitteen siitä, että merkki oli sekoitettavissa kantajan aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin. Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti VIR koski Suomea.

Hypred SAS vaati MAO:ssa, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti VIR koske Suomea väitemenettelyssä esitetyistä syistä.

PRH:n totesi lausunnossaan, että asiamiesedellytys koskee vain kansallisen tavaramerkin haltijaa. PRH ei edellytä, että jokaisella kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla olisi asiamies, joka asuu Euroopan talousalueella. Myöskään valituksessa esitetyt lisäperustelut koskien sekoitettavuutta eivät antaneet aihetta muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksenalaisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ollut kotipaikkaa Suomessa. MAO katsoi, että PRH oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta kansainvälisen rekisteröinnin haltija olisi asettanut asiamiehen edustamaan itseään.

MAO kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi. PRH:n oli selvitettävä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalta, asettaako tämä asiamiehen edustamaan itseään. Ellei rekisteröinnin haltija ilmoittanut asiamiestä, PRH:n tuli ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ollut enää voimassa Suomessa.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1426494977144.html

MAO:209/15: Kansainvälinen rekisteröinti – sekoitettavuus

Antopäivä: 24.3.2015

Susino Umbrella Co. Ltd (valittaja) vaati, että PRH:n päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin nro 1077250 SUSINO (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea. Valittajan mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ollut sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin nro 5070248 SUSINO, koska merkit eivät kattaneet samoja tai samankaltaisia tavaroita.

PRH totesi lausunnossaan, että valituksessa ei esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa päätöstä. PRH:n mukaan merkit eivät kattaneet samoja tavaroita, mutta etenkin yhteisön tavaramerkin kattamat tavarat ”walking sticks” luokassa 18 olivat samankaltaisia kuin kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat luokassa 18.

Valittaja esitti lausumassaan, että yhteisön tavaramerkin kattamat tavarat ”kävelykepit” ja kansainvälisen tavaramerkin kattamat tavarat ”sateen- ja päivänvarjot ja niiden lisä- ja varaosat” eivät olleet samankaltaisia, vaikka ne kuuluivat samaan luokkaan Nizzan luokituksessa. Tavaroiden luonne ja käyttötarkoitus olivat erilaisia, ja tavaroiden jakelukanavat eivät olleet samoja.

MAO totesi myös, että tavaroiden samankaltaisuutta määritettäessä voitiin antaa merkitystä sille, että tavarat oli luokiteltu samaan luokkaan Nizzan luokituksessa. Molempien merkkien hakemushetkellä voimassa olleiden Nizzan luokitusten luokan 8 luokkaotsikko oli ollut ”sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit”, mikä puhui samankaltaisuuden puolesta. MAO:n mukaan aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan tulisi tämän perusteella voida luottaa siihen, että hänen tavaramerkkinsä voisi saada suojaa myöhemmin haettua merkkiä vastaan, joka on rekisteröity sateen- ja päivänvarjoille. MAO katsoi, että kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat olivat samankaltaisia yhteisön tavaramerkin kattamien kävelykeppien kanssa.

Merkkien vertailun osalta MAO totesi, että merkeillä ei ollut merkityssisältöä, ja että merkkien ainoana erona oli kansainvälisen rekisteröinnin O-kirjaimen vähäinen kuviomaisuus. Merkkien välinen sekoitettavuus oli MAO:n mukaan ilmeinen. MAO katsoi, että kansainvälinen rekisteröinti nro 1077250 SUSINO (kuvio) oli kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin nro 5070248 SUSINO.

MAO hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1427952994334.html

MAO:278/15, MAO:279/15, MAO:280/15, MAO:281/15, MAO:282/15, MAO:283/15, MAO:284/15, MAO:285/15, MAO:286/15, MAO:287/15, MAO:288/15: tavaramerkki – sekoitettavuus

Antopäivä: 23.4.2015

MTV Oy (valittaja) vaati, että PRH:n päätökset kumotaan ja asiat palautetaan PRH:lle kuviotavaramerkkien mtvSPORT, mtv MAX, mtv SARJA, mtv FAKTA, mtvKATSOMO, mtv LEFFA, mtvTOTAL, mtv KOMeDIA, mtv juniori, mtv FAKTAXL ja mtvUUTISET rekisteröimiseksi. Valittajalla oli pitkään ollut aiemmat tavaramerkit nro 78951 MTV (kuvio) ja nro 120306 MTV-KANAVA, ja tämän lisäksi häiriöttä käyttänyt toiminimeä MTV Oy ja tunnusmerkkejä MTV, MTV Media sekä MTV3. Valittajalla oli näiden perusteella aikaisempi oikeus MTV merkkiin kuin rekisteröintien esteiksi asetettujen tavaramerkkien haltijalla. Sana MTV oli näiden kaikkien hallitseva osa, ja lisäksi tunnus MTV oli tunnettu Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Kahta MTV-tavaramerkkiä oli käytetty Suomessa pitkään samanaikaisesti ja vilpittömästi, ja rekisteröitäväksi haettu merkki oli täysin erilainen kuin esteeksi asetetut merkit. Esteeksi asetettujen merkkien haltijan Music Television -palvelut olivat erotettavissa MTV Oy:n palveluista joten tunnuksien välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

Valittaja vetosi tavaramerkkilain 7 §:stä ilmenevään aikaprioriteettiperiaatteeseen ja totesi, että periaatetta tulisi tulkita unionin oikeuden mukaisesti eli EUT:n tuomiota C-561/11 seuraten. Tunnettuuden osalta valittaja vetosi EUT:n tuomioon C-482/09. Aikaprioriteettisäännöksen osalta MAO viittasi KHO:n ratkaisukäytäntöön ja totesi, että säännöksestä ei voida johtaa oikeutta rekisteröidä aikaisemmalla rekisteröinnillä suojatun merkin variaatio rekisteröintiesteestä huolimatta. MAO totesi myös, että valittajan vetoamissa tuomioissa ei ollut kyse uuden tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksistä, jonka johdosta tuomiot eivät antaneet aihetta arvioida asiaa KHO:n ratkaisukäytännöstä poikkeavalla tavalla. MAO katsoi, ettei valittajan aikaisemmille tavaramerkkirekisteröinneille, toiminimelle tai käyttöön perustuville oikeuksille ollut annettavissa merkitystä kyseessä olevien asioiden sekoitettavuusarvioinneissa.

Rekisteröitäväksi haetut merkit kattoivat televisiomainontaan ja televisioviestintään liittyviä palveluita luokissa 35, 38 ja 41. Valittaja ei esittänyt, etteivät merkkien kattamat palvelut olisi samoja tai samankaltaisia kuin esteeksi asetettujen merkkien kattamat palvelut. MAO katsoi asiassa olevan selvää, että rekisteröitäväksi haetut merkit kattoivat samoja ja samankaltaisia palveluita kuin rekisteröintien esteiksi asetetut yhteisön tavaramerkit nro 180943 MTV, nro 3572518 MTV ja nro 8696701 MTV.

Merkkien vertailun osalta MAO totesi, että kirjainyhdistelmä mtv oli pidettävä erottamiskykyisenä ja rekisteröitäväksi haettujen merkkien hallitsevana osana. Kirjainyhdistelmä mtv esiintyi sekä haetuissa merkeissä että rekisteröintien esteiksi katsotuissa tavaramerkeissä. MAO piti merkkien muita sanoja palveluja kuvailevina ja siten erottamiskyvyttöminä (lukuun ottamatta sanat faktaxl ja katsomo, joita MAO piti heikosti erottamiskykyisinä). Sanojen tyylitellyt kirjaimet tai merkissä olevat yksinkertaiset geometriset peruskuviot eivät lisänneet merkkien erottamiskykyä.

MAO katsoi, että merkit olivat keskenään samankaltaisia ja kattoivat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haetut merkit olivat sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityihin yhteisön tavaramerkkeihin.

MAO hylkäsi valitukset.

Ratkaisut luettavissa: MAO:278/15, MAO:279/15, MAO:280/15, MAO:281/15, MAO:282/15, MAO:283/15, MAO:284/15, MAO:285/15, MAO:286/15, MAO:287/15, MAO:288/15.

MAO:304/15: tavaramerkki – erottamiskyky

Antopäivä: 30.4.2015

Kolster Oy Ab (valittaja) vaati, että PRH:n päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle tavaramerkin nro 254065 SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ rekisteröinnin kumoamista varten luokan 30 tavaroiden ”jäätelöt” osalta. Valittajan mukaan rekisteröinti antaisi haltijalleen kohtuuttoman aseman samankaltaisia merkkejä vastaan. Rekisteröinnin haltija voisi rekisteröinnin nojalla puuttua ilmaisun ”Suomen rakastetuin jäätelö” käyttöön, vaikka PRH totesi tämän kuvailevan kyseessä olevia tavaroita. Merkissä oleva sana ”pakastetuin” viittasi välittömästi ja suoraan jäätelöihin sekä jäätelön säilytystapaan. Jäätelön pakastettavuutta tulisi valittajan mukaan pitää jäätelöön liittyvänä erityisenä ominaisuutena, ja merkki kuvaili näin ollen kysymyksessä olevia tuotteita.

PRH totesi lausunnossaan, että valituksessa ei esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa päätöstä. PRH ei ollut katsonut ilmaisun ”Suomen rakastetuin jäätelö” olevan erottamiskyvytön, vaan ainoastaan todennut, että kohderyhmä helposti yhdistäisi kyseessä olevan tavaramerkin tähän ilmaisuun.

Société des Produits Nestlé S.A. (vastaaja) vaati, että valitus hylätään. Iskulauseella ei ollut mitään merkityssisältöä, eikä se kuvannut jäätelön lajia, laatua, paljoutta tai käyttötarkoitusta. Merkki oli pidettävä kekseliäänä sanaleikkinä, joka loi mielikuvan ilmaisuun ”Suomen rakastetuin jäätelö”. Iskulauseen vapaana pitämiselle ei ollut tarvetta, ja tämän lisäksi pakastaminen on säilytystapa eikä jäätelöön liittyvä erityinen ominaisuus. Merkki oli ainutlaatuinen ja erottamiskykyinen.

MAO totesi, että sana ”suomen” ilmaisi tavaroiden maantieteellistä alkuperää, kun taas sana ”jäätelö” suoraan kuvaili tavaroita. Myös merkin viittaus pakastamiseen voitiin MAO:n mukaan katsoa kuvailevan tavaroiden ominaisuuksia. Sanaa ”pakastetuin” ei kuitenkaan yleisesti käytetä alan tuotteita markkinoidessa, joten keskivertokuluttaja ei tunnistaisi sanan osoittavan tuotteen ominaispiirrettä. Vaikka merkki kokonaisuudessaan voitiin katsoa viittaavan jäätelöihin, se ei suoraan kuvailut näitä tavaroita tai niiden ominaisuuksia. MAO katsoi, että tavaramerkki oli omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista.

MAO hylkäsi valituksen. Asiassa äänestettiin.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1431082611416.html

MAO:352/15: tavaramerkki – tosiasiallinen käyttö – rekisteröinnin menettäminen – toiminimi – aputoiminimi – käyttö – rekisteröinnin kumoaminen

Antopäivä: 22.5.2015

Lounea Oy (valittaja) vaati, että MAO kumoaisi Elisa Oyj:lle rekisteröidyn tavaramerkin nro 241721 lounet ensisijaisesti kokonaisuudessaan tai toissijaisesti siltä osin kuin merkin ei katsota olleen tosiasiallisessa käytössä. Valittaja vaati myös, että MAO kumoaisi JMS Group Oy:lle rekisteröidyn aputoiminimen ensisijaisesti kokonaisuudessaan tai toissijaisesti siltä osin kuin rekisteröinnin voisi kumota käyttämättömyyden perusteella.

Tavaramerkkirekisteröinnin menettämistä koskevan vaatimuksen osalta valittaja esitti, että Elisa ei tosiasiallisesti ollut käyttänyt tavaramerkkiä viimeisten viiden vuoden aikana niille tavaroille ja palveluille luokissa 9, 38 ja 42 joille tavaramerkki oli rekisteröity. Merkin käyttö ei ollut aitoa, ja Elisan esittämä käyttönäyttö oli laadultaan ja laajuudeltaan ollut hyvin suppeaa. Aputoiminimen kumoamista koskevan vaatimuksen osalta valittaja esitti, että JMS Group ei ollut tosiasiallisesti käyttänyt aputoiminimeä Lounet viimeisten viiden vuoden aikana. Elisan tytäryhtiö JMS Group oli 26.8.2014 tehnyt toimialamuutoksen, mutta muutos oli näennäinen ja tehty ainoastaan aputoiminimen käyttöä koskevan vaatimuksen kiertämiseksi.

Elisa Oyj ja JMS Group Oy (vastaajat) vaativat, että MAO hylkäisi tavaramerkkirekisteröinnin kumoamista koskevan vaatimuksen tiettyjen tavaroiden ja palveluiden osalta luokissa 9, 38 ja 42. Lisäksi vastaajat vaativat, että MAO hylkäisi kanteen aputoiminimen rekisteröinnin kumoamisesta. Elisa oli käyttänyt tavaramerkkiä lounet vuosina 2009–2014, ja käyttö oli ollut tosiasiallista. Elisalla oli ollut oikeus käyttää merkkiä myös sanamerkkinä, koska kuvio oli sanamerkkiä muistuttava. JMS Group oli käyttänyt Lounet aputoiminimeä.

MAO viittasi ratkaisussaan EUT:n oikeuskäytäntöön ja totesi, että tosiasiallista tavaramerkin käyttöä ei ole pelkästään symbolinen käyttö, jolla pyritään säilyttämään oikeudet tavaramerkkiin. EUT on myös katsonut, että kaupankäynnissä käytetyn merkin erotessa rekisteröidystä muodostaan ainoastaan vähän siten, että merkit voidaan kokonaisuutena arvioiden katsoa samanlaisiksi, voi tavaramerkin käyttöä osoittaa näytöllä, joka koskee markkinoilla käytettyä muotoa. Elisa oli tavaramerkin käytön osalta esittänyt näyttönä laskuja, joissa rekisteröityä kuviotavaramerkkiä ei ollut käytetty sellaisenaan vaan sanamerkkinä ilman kuvioelementtejä. MAO katsoi, että merkin kuviollisuus oli olennaisessa asemassa, ja että tämä puute vaikutti merkin erottamiskykyyn. Laskuissa ei näin ollen ollut kyse tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Elisan esittämän LinkedIn-käyttäjäprofiilin ja sanomalehtiuutisen osalta MAO totesi, että merkkiä oli käytetty yhtiön yksilöimiseen eikä tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden alkuperää osoittamiseksi. Elisan esittämä näyttö ulkomainoksesta osoitti MAO:n mukaan ainoastaan huomattavan vähäistä ja rajoitettua tavaramerkin käyttöä. Elisan liiketoiminnan koko huomioon ottaen MAO katsoi, ettei kysymys ollut tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, ja rekisteröinti oli näin ollen määrättävä menetetyksi.

Aputoiminimen kumoamista koskevan vaatimuksen osalta MAO:n oli otettava kantaa siihen, oliko toimialan muutoksesta alkanut uusi aputoiminimen käyttöpakon kannalta merkityksellinen viiden vuoden ajanjakso. Toiminimilain esitöiden mukaan niin sanotun paperiyhtiön rekisteröinti ei ole hyväksyttävä syy toiminimen käyttämättömyydelle, vaan käyttö edellyttää, että toiminimi on käytetty esim. mainoksissa tai liikeasiakirjoissa. MAO totesi, että toimialan muutoksesta ei seuraa, että aputoiminimen rekisteröintiä olisi muutoksen johdosta pidettävä JMS Groupin väittämällä tavalla uutena rekisteröintinä. Käytön arvioinnin kannalta merkityksellinen viiden vuoden ajanjakso oli siis käsillä. Aputoiminimen käytön osalta MAO totesi, että pääosa esitetystä käyttönäytöstä liittyi Elisan laskutukseen, eikä näytöstä ilmennyt mitään sellaista, jonka perustella sanaa ”lounet” olisi voitu katsoa käytetyn JMS Groupin aputoiminimenä. Lisäksi asiassa ei ollut näytetty, että JMS Group olisi myynyt palveluita aputoiminimellä Lounet. MAO katsoi, ettet JMS Group ollut käyttänyt aputoiminimeään Lounet asian kannalta merkityksellisenä aikana.

MAO määräsi tavaramerkin nro 241721 lounet (kuvio) rekisteröinnin menetetyksi ja kumosi JMS Group Oy:n aputoiminimen Lounet rekisteröinnin.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1432535381249.html

(HG)

Share: