Laaja-alainen ja pitkäaikainen käyttö takasi erottamiskyvyn – KHO:n ratkaisu 20.5.2013

PRH oli hylännyt LU Suomi Oy:n tekemän hakemuksen (nro T200700871) keksien ulkomuodon rekisteröimiseksi yhtiön tavaramerkiksi luokassa 30. Hakemuksen mukainen merkki muodostuu neliömäisen muotoisesta keksistä, jossa on aaltoilevat reunat. PRH oli perustellut hylkäämistä sillä, että kyseinen ulkomuoto on tavanomainen kekseille. Kokonaisuutena arvioiden keksin ulkoasu ei erottanut hakijan tavaroita muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista. Hakija oli toimittanut PRH:lle näyttöä merkin käytöstä, mistä osa koski hakemuksen tekopäivän (14.3.2007) jälkeistä aikaa. PRH oli katsonut, ettei hakemuksen tekopäivän jälkeistä käyttöä voida huomioida erottamiskykyä arvioitaessa, eikä muu aiempi näyttö ollut riittävän laajaa osoittamaan käytön kautta saavutettua erottamiskykyä hakemuksen jättöpäivänä. Myös PRH:n valituslautakunta oli hylännyt LU Suomi Oy:n kyseisestä päätöksestä tekemän valituksen ja pysyttänyt päätöksen.

Kraft Foods Finland vaati valituksessaan, että KHO kumoaa asiassa aikaisemmin annetut päätökset ja palauttaa asian PRH:een uudelleen käsiteltäväksi sekä määrää tavaramerkin rekisteriin merkittäväksi. Yhtiö kiisti viraston väitteen siitä, että kyseessä olisi kekseille tavanomainen ulkoasu. Yhtiön mukaan keksi poikkeaa mittasuhteiltaan, muodoltaan ja reunuksiltaan muista markkinoilla olevista kekseistä ja on näin ollen omintakeinen. Yhtiö vaati koko aineiston huomioon ottamista merkin erottamiskykyä arvioitaessa, koska sen mielestä aineisto osoitti, että haettu merkki on kokonaisuutena jo hakemuksen jättöhetkellä ollut käytön perusteella vakiintunut, hyvin tunnettu ja erottamiskykyinen.

Yhtiön mukaan tunnettuus on seurausta vuosikymmeniä kestäneestä käytöstä, eikä vakiintuminen ole tapahtunut hakemuksen jättöpäivän ja markkinatutkimuksen tekopäivän välisenä aikana. Se väitti, että PRH:n tulkinta siitä, että hakemuksen jälkeistä aineistoa ei voitaisi ottaa huomioon arvioinnissa, oli EUT:n oikeuskäytännön, OHIM:in ohjeistuksen ja KHO:n aiemman ratkaisukäytännön vastainen. Yhtiön käsityksen mukaan haettu ulkoasurekisteröinti on sellaisenaan erottamiskykyinen tavaramerkkilain, tavaramerkkidirektiivin ja EUT:n ratkaisukäytännön valossa arvioituna. Mikäli oikeus ei kuitenkaan katsoisi merkin olevan alun perin erottamiskykyinen, yhtiön mukaan merkki oli todettava erottamiskykyiseksi tavaramerkkilain 13 §:n nojalla. Yhtiö väitti merkin vakiintuneen sen erityiseksi tunnukseksi tavaramerkkiL 2§:n mukaisesti. 

PRH:n valituslautakunta katsoi lausunnossaan, että keksin ulkoasua esittävä merkki koostuu ainoastaan sellaisista erottamiskyvyttömistä ulkoasun piirteidenyhdistelmästä, jotka ovat ilmeisiä ja tyypillisiä kyseisten tavaroiden kohdalla. Carneval-keksien ulkoasu kokonaisuudessaan muodostuu muistakin piirteistä kuin neliömäisyydestä ja aaltoilevista reunoista. PRH:n mukaan kuluttajat tunsivat tämän kokonaisuuden jo hakemuksen tekohetkellä, mutta sen mielestä kokonaisulkoasun erottamiskykyisyydestä ei ollut mahdollista tehdä johtopäätöstä merkin erottamiskykyisyydestä hakemuksen tekoaikaan. PRH:n mukaan hakemuksen mukainen merkki ei vastannut kuluttajien tuntemaa kokonaisuutta. Yhtiö kiisti tämän väitteen ja vetosi EUT:n aikaisempaan ratkaisuun (C-353/03, Nestlé SA v. Mars), jossa oli todettu, että tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi sen seurauksena, että sitä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa.

KHO katsoi, ettei ulkoasu muodostu tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ja ole sillä perusteella erottamiskyvytön. Toisaalta se totesi, että ulkoasua ei myöskään voitu pitää sillä tavoin omintakeisena ja epätyypillisenä keksin muotona, että se itsessään olisi omiaan erottamaan haetun rekisteröinnin haltijan ja kilpailijoiden keksit toisistaan. KHO totesi, että kyseinen ulkoasu on rekisteröitävissä ainoastaan, jos sen osoitettiin muuttuneen käytön perusteella erottamiskykyiseksi.

KHO totesi, että pääsääntöisesti tavaramerkin rekisteröitävyyden edellytyksenä olevan erottamiskyvyn tuli olla täytettynä jo silloin, kun hakemus tehdään. Hakemushetken jälkeistä markkinatilannetta koskevan selvityksen perusteella oli kuitenkin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tietyin edellytyksin mahdollista tehdä päätelmiä tavaramerkin tunnettuudesta jo
hakemushetkellä. Kyseinen keksimuoto oli ollut käytössä vuosikymmenten ajan. Asiassa ei ilmennyt, että hakemuksen jättöpäivän jälkeisessä tutkimuksessa näkyvä korkea tunnettavuus olisi hakemushetken ja tutkimuksen suorittamisen välisenä aikana merkittävästi muuttunut. KHO katsoi, että hakemuksen mukainen keksimuoto oli tullut hakemuspäivää edeltävän laajan ja pitkäaikaisen käytön perusteella erottamiskykyiseksi. KHO kumosi PRH:n ja PRH:n valituslautakunnan päätökset ja palautti asian hakemuksen mukaisen ulkoasutavaramerkin rekisteröintiä varten. (SL)

KHO:n ratkaisu 2013:94 (20.5.2013/1723) kokonaisuudessaan:

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2013/201301723