Kuka arvioi kansallisen tavaramerkin kelpoisuuden toimia esteenä haettavalle yhteisön tavaramerkille – EU-tuomioistuimen ratkaisu 24.5.2012
Asia C-196/11 P Formula One Licensing BV v OHIM
Neuvoston asetus yhteisön tavaramerkistä (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
Racing-Live SAS oli hakenut vuonna 2004 yhteisötavaramerkkiä kuviomerkille ”F1-LIVE”. Formula One Licensing BV vastusti rekisteröintiä ja oli tehnyt sitä vastaan väitteen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1-b ja 5 kohtien perusteella. Formula One Licensing:lle oli rekisteröity kansainvälinen sanamerkki ja kaksi kansallista sanamerkkiä ”F1”.
2008 antamassaan ratkaisussa OHIM hylkäsi Formula One Licensingin väitteen katsoen, ettei merkkien välillä ollut olemassa todennäköistä sekaannusvaaraa. OHIM katsoi myös, että sanaelementti ”F1” oli kuvaileva osa haettua merkkiä, ja että sitä käytetään yleisesti kuvailemaan tietynlaista autourheilua. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti helmikuussa 2011 antamallaan tuomiolla (T-10/09) OHIM:n ratkaisun.
24. toukokuuta antamassaan ratkaisussa Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) huomautti ensinnäkin, ettei yhteisömerkki korvaa jäsenvaltioiden kansallisia tavaramerkkejä. Tässä dualistisessa järjestelmässä kansallisten merkkien rekisteröinti kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden päätäntävaltaan ja sen vuoksi OHIM tai yleinen tuomioistuin eivät ole toimivaltaisia arvioimaan merkkien mahdollista pätemättömyyttä. Tämän vuoksi kansallisen merkin pätevyyttä ei voida kyseenalaistaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, vaan tämän tulee tapahtua jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitätöintimenettelyssä.
EUT totesi, että väitteen tueksi vedottua kansallista tavaramerkkiä on pidettävä arvioinnissa ainakin jossain määrin erottamiskykyisenä. Asetuksen 8 artiklan 2a-kohdassa säädetään nimenomaisesti, että jäsenvaltioissa rekisteröidyt tavaramerkit otetaan väitemenettelyssä huomioon aikaisempina tavaramerkkeinä. Yleinen tuomioistuin oli kyseenalaistanut aikaisempien kansallisten tavaramerkkien erottamiskyvyn ja siten rikkonut asetuksen 8 artiklan 1b-kohtaa. EUT katsoi, että unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa oli oikeudellinen virhe ja kumosi tuomion. Asia palautettiin takaisin yleiselle tuomioistuimelle. (HKM)