Julkisasiamies täydensi aikaisempaa ratkaisuehdotustaan Louboutin-tapauksessa

Luokittelua koskevia täydentäviä pohdintoja

Julkisasiamies oli täydentävän ratkaisuehdotuksensa mukaan entistä vähemmän taipuvainen luokittelemaan riidanalaista tavaramerkkiä, punaista kengänpohjaa, väristä sellaisenaan muodostuvaksi tavaramerkiksi. Hänen mielestään riidanalainen tavaramerkki olisi rinnastettava tavaran muodosta muodostuvaan merkkiin, jolla haetaan suojaa tähän muotoon liittyvälle värille.

Julkisasiamies vetosi aikaisempaan ratkaisuehdotukseensa Hauck, jossa hän oli ollut sitä mieltä, että arvio siitä, vaikuttaako kyseinen muoto ”olennaisesti tavaran arvoon” esimerkiksi muodon esteettisillä piirteillä, edellyttää keskivertokuluttajan näkökulman huomioon ottamista. Kuluttajan mielikuva kyseisestä muodosta ei kuitenkaan ollut hänen mukaansa määräävä peruste tässä arvioinnissa. Tavaramerkkidirektiivin rekisteröimisen estettä käsiteltäessä tarkoitetun tavoitteen – eli varmistetaan yleisön silmissä houkuttelevien muotojen pysyminen markkinatoimijoiden saatavilla – saavuttamiseksi on julkisasiamiehen mukaan lisäksi otettava huomioon ne taloudelliset seuraukset, joita aiheutuu siitä, että merkki varataan ainoastaan yhdelle yritykselle.

Julkisasiamiehen mukaan, siitä hetkestä lähtien, kun ominaisuudella ei enää ole erityinen vaikutus tavaran arvoon, tavaramerkkiin ei enää voitaisi soveltaa tavaramerkkidirektiivin ominaisuutta kuvaavaa muotoa koskevaa kieltoa. Tällaisessa tapauksessa olisi seurauksena se, että tavaramerkkidirektiivin kohta, jossa kielletään tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa kuvaavan tavaramerkin rekisteröinti, koskisi ulkosyntyisistä tekijöistä riippuvaisia ominaisuuksia, toisin kuin muut kyseisessä artiklassa tarkoitetut esteet ja mitättömyysperusteet.

Se, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavat ominaisuudet määräytyisivät osittain yleisön mielikuvan perusteella, ei julkisasiamiehen mukaan anna oikeutta ottaa huomioon tavaramerkin tai sen haltijan mainetta arvioinnissa, jolla pyritään selvittämään, vaikuttaako muoto ”olennaisesti tavaran arvoon”. Jos näet katsottaisiin, että käsite ”tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto” määräytyy ainakin osittain ominaisuuksilla, jotka yleisö mieltää houkuttelevina, tällöin tavaramerkin tai sen haltijan maineeseen liittyvät ominaisuudet olisi välttämättä suljettava pois, jotta maineen synnyttämää houkuttelevuutta ei liitettäisi muotoon, joka itsessään ei ole houkutteleva. Muutoin tarkoitettua rekisteröinnin estettä ja mitättömyysperustetta saatettaisiin tulkita hyvin laajasti ja epätarkoituksenmukaisesti suhteessa sen tavoitteeseen.

Riidanalaisen tavaramerkin luokittelu erottamiskyvyttömyyteen perustuvan rekisteröimisen esteen näkökulmasta

Julkisasiamiehen mukaan seuraavat lisähuomiot voivat osoittautua hyödyllisiksi ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin katsoisi tulevassa tuomiossaan, ettei tavaramerkkidirektiivin tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa koskevaa kohtaa, voida soveltaa käsiteltävässä asiassa.

Ensimmäisessä ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies totesi, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja etenkin tuomiosta Libertel ilmenee, että väristä sellaisenaan muodostuvan merkin erottuvuuden tarkastelussa on aiheellista arvioida, onko sen rekisteröinti ristiriidassa sen yleisen edun kanssa, jonka mukaan saman tyyppisiä tavaroita tai palveluja tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa. Julkisasiamies päätteli tämän lähtökohdan perusteella, että kun kyse on tavaran ulkomuotoon sekoittuvista merkeistä, niiden rekisteröintiä on arvioitava ottamalla huomioon samat näkökohdat kuin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla olevat näkökohdat.

Julkisasiamies huomautti, että merkin erottuvuuden arvioinnissa olisi otettava huomioon myös kolmiulotteisia merkkejä koskeva oikeuskäytäntö, jonka mukaan on niin, että koska keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet arvailemaan tavaroiden kaupallista alkuperää sellaisten merkkien perusteella, joissa merkit sekoittuvat näiden samojen tavaroiden ulkonäköön, tällaisilla merkeillä on erottamiskyky ainoastaan, jos ne poikkeavat merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta.

Lopuksi julkisasiamies nosti esiin sen, että – toisin kuin olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavasta muotoon perustuvasta rekisteröinnin esteestä ja mitättömyysperusteesta –  tavaramerkkidirektiivin erottamiskyvyn vaatimuksesta voidaan poiketa, kun merkistä on tullut erottuva sen jälkeen, kun kohdeyleisö on voinut normaalisti tutustua siihen. Yleistä etua, jonka mukaan ei pidä rajoittaa muiden markkinatoimijoiden mahdollisuuksia käyttää yleisön hakemaa ja arvostamaa ominaisuutta ja joka sisältyy direktiivin mitättömyysperusteeseen, joka koskee tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa, ei siten julkisasiamiehen mukaan voida pysyvästi varmistaa tämän direktiivin erottamiskyvyttömyyteen perustuvan kohdan nojalla.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan käsiteltyä direktiivin kohtaa voidaan soveltaa tavaran muodosta muodostuvaan merkkiin, jolla vaaditaan suojaa tietylle värille. Käsite tavaran ”arvoon olennaisesti vaikuttava muoto” tässä säännöksessä tarkoitetussa mielessä koskee julkisasiamiehen mukaan yksinomaan muotoon olennaisesti liittyvää arvoa, eikä siinä voida ottaa huomioon tavaramerkin tai sen haltijan mainetta.

(EH)

Ratkaisu luettavissa täältä:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199102&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=383830