Julkisasiamies: Vilpillisen mielen arvionnissa tavaramerkkiä hakevan taloudellisilla tavoitteilla on ratkaiseva merkitys
Julkisasiamies antoi 4.4.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C-104/18 P Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, jossa oli kyse vilpillisen mielen arvioinnista julistaessa tavaramerkkiä mitättömäksi. Ratkaisuehdotuksessa todettiin, että kaikki merkitykselliset seikat hakemuksen jättöhetkellä tulee huomioida eikä arvioinnissa ratkaise ainoastaan sekoitettavissa olevan merkin käyttö samaa tai samankaltaista tavaraa ja palvelua varten. Merkittävä osatekijä arvioinnissa on hakijan taloudelliset tavoitteet hakemuksen jättämishetkellä.
Joaquín Nadal Esteban oli jättänyt vuonna 2011 hakemuksen tavaramerkin rekisteröimiseksi kuviomerkille, joka sisältää sanaosat ”STYLO & KOTON” Nizzan sopimuksen mukaisissa luokissa 25, 35 sekä 39. Valittaja Koton oli esittänyt väitteen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta sille aiemmin rekisteröityjen tavaramerkkien perusteella (kaksi kuviomerkkiä, joissa sana KOTON), jotka olivat vastaavasti rekisteröity luokissa 25 ja 35. Valittajan väite menestyi luokkien 25 ja 35 osalta, mutta luokan 39 osalta riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin.
Käsiteltävässä asiassa Koton vaati kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ja EUIPO:n valituslautakunnan antaman päätöksen sekä julistamaan tavaramerkin mitättömäksi, sillä edellä mainitut toimielimet olivat hylänneet Kotonin vaatimuksen Nadal Estebanin tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan. Kyseisen säännöksen mukaan tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi taannehtivasti, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Valituksenalaisessa tuomiossa on katsottu, ettei Nadal Esteban ollut jättänyt hakemusta tavaramerkin rekisteröimiseksi vilpillisessä mielessä, sillä rekisteröintiä oli haettu eri luokassa kuin valittajan tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut.
Valituksenalaisen tuomion kohtien 44 ja 60 osalta julkisasiamies totesi, että niitä rasittaa vakava oikeudellinen virhe, koska vilpillisen mielen edellytykseksi on katsottu ainoastaan yksi osatekijä, joka on tosin otettava erityisesti huomioon arvioinnissa, mutta vilpillistä mieltä arvioidessa on huomioitava asiassa kaikki merkitykselliset tekijät hakemuksen jättämishetkellä. Tuomiossa tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on sovellettu siten, että edellytyksenä vilpilliselle mielelle on se, että kolmas henkilö käyttää samaa tai samankaltaista tavaraa tai palvelua varten samaa tai samankaltaista merkkiä, joka voi olla sekoitettavissa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaan merkkiin, minkä perusteella on katsottu, ettei hakemusta ole jätetty vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin ollessa rekisteröity eri luokkaan. Julkisasiamies kuitenkin huomautti, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ei ole syytä moittia, sillä huomioon on otettu kuitenkin myös muita näkökohtia edellisen lisäksi.
Muiden osatekijöiden osalta julkisasiamies katsoi, että unionin yleinen tuomioistuin oli ottanut kattavasti huomioon valittajan esittämät väitteet, mutta EUIPO:n esittämää täydentävää osatekijää päällekkäisyydestä puolestaan ei oltu huomioitu. Tavaramerkkiä oli alkuperäisesti haettu vastaavissa luokissa kuin valittajan tavaramerkit ja tätä päällekkäisyyttä koskeva arviointi on merkittävä osatekijä, koska se osoittaa Nadal Estebanin aikomuksista hakemuksen jättämishetkellä ja Nadal Estevanin velvollisuutena on täten vilpittömyyden osoittaminen. Hakijalta edellytetään, että hakemus on noudattanut järkevää ja perusteltua taloudellista tavoitetta, jotta epäilykset vilpillisyydestä voidaan poistaa. Valituksenalaisessa tuomiossa näitä ei kuitenkaan osoitettu esitetyn.
Julkisasiamies katsoo, että riidanalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus on siten tehty vilpillisessä mielessä ja ehdottaa valituslautakunnan päätöksen ja valituksenalaisen tuomion T-687/16 kumoamista, koska tuomiossa ei ole otettu huomioon kaikkia merkityksellisiä tekijöitä vilpillisen mielen arvioinnissa.
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täältä.
(LT)